作者:徐静 金杜律师事务所知识产权诉讼

概述

2011年4月20日,最高人民法院发布了《知识产权案件年度报告(2010)》(“年度报告”),年度报告中,最高人民法院对2010年36个已有最终结论性意见的案件作出了43条简短评析。根据知识产权争议的性质,年度报告分成了七个主要部分:(1)专利案件;(2)著作权案件;(3)商标案件;(4)不正当竞争案件;(5)知识产权合同案件;(6)知识产权侵权责任承担;(7)知识产权诉讼证据与程序。

这是自2008年以来最高人民法院第三次针对上年度知识产权案件发布年度报告,希望籍此指导国内的知识产权审判工作。中国虽是典型的成文法国家,但最高人民法院发布的案例汇编和案例评析在司法实践中具有判例法国家“先例”的指导作用,法院审判时会参照其中的判例和观点。因为大多数案件的全部档案还未公开,本文仅就年度报告中最高人民法院意见和解释进行评述。

一、 专利案件

专利案件可以细分为专利民事案件和专利行政案件:

1、 专利侵权

最高人民法院关于专利侵权案件的七条评析涉及以下四个问题:专利申请范围,禁止反悔原则,等同原则,方法专利的扩大保护。前三个问题主要对相关司法解释进行了阐述和总结,而方法专利权的扩大保护则进一步厘清了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(“《解释》”)第十三条所规定的“依照专利方法直接获得的产品”的定义,值得重点关注。

在张喜田与欧意公司专利侵权案【(2009)民提字第84号】中,最高人民法院认为,方法专利权的保护范围只能延及“依照专利方法直接获得的产品”,即使用专利方法获得的“原始产品”,而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的“后续产品”。

如果把专利的排他性纳入考量,“原始产品”和“后续产品”的区分就变得很重要。若一项产品属于“原始产品”,则意味着禁止未经专利权人许可制造、使用、销售、许诺销售和进口该项产品。相比之下,如果一个产品属于“后续产品”,通过加工“原始产品”获得“后续产品”行为是被禁止的,对“后续产品”本身并没有上述禁止性规定。

案件的另一争议在于如何界定“后续加工”行为。由于最高人民法院年度报告并没有界定“后续加工”原始产品的范围,很难确定装配、改进、包装原始产品是否构成报告中所禁止的“后续加工”行为。在张喜田与欧意公司专利侵权案中,被诉产品是原始产品的合成品,最高人民法院驳回原告关于该产品是使用专利方法直接获得的产品的主张。依据最高人民法院的审判意见和主流学术观点,我们认为,只有该后续加工改变了原始产品的物理或化学性状,换言之, 后续产品拥有与原始产品完全不同的物理和化学性质,才可能被 认为是“后续加工”行为。当然,在最高人民法院给出明确解释之前,如何确定是否存在“后续加工”行为仍是一个争议问题。

2、 专利行政案件

最高人民法院关于专利行政案件的三条解析涉及以下两个问题:对专利说明书能否支持权利要求的审查判断及如何判断外观设计专利与现有设计之间的相似性。

最高人民法院认为,在判断外观设计是否相同或相近似时,因产品的共性设计特征对于一般消费者的视觉效果的影响比较有限,应关注更多地引起一般消费者注意的其他设计特征的变化。(本田株式会社与专利复审委员会案【(2010)行提字第3号】)

依据最高人民法院的判决逻辑和进路,外观设计专利权人需要就同类产品的共性设计特征提供证据,以证明该外观设计专利和现有设计不具有相似性。

上述审判逻辑和方法体现在最高人民法院审理的一例专利行政案件里,也同样适用于专利民事纠纷。被告也可以提供证据证明自己使用的设计具有同类产品的共性设计特征,因此与专利设计和现有设计具有一定的相似性。如果涉嫌侵权产品对消费者更具有影响力,应作为法院在判定是否构成外观设计侵权的考量因素。

二、 著作权案件

本部分最高人民法院发表了5条案件评析,其中中凯公司与水木年华网吧著作权侵权案【(2010)民提字第39号】的判决意见对境外著作权人的意义尤为重大。最高人民法院认为,境外影视作品著作权人维护自己的合法权益不以获得行政审批为条件。境外电影或电视节目进口未获得行政审批不影响境外著作权人在中国主张自己的合法权益。

上述最高人民法院意见是对中国新修订著作权法的反映,新修订的著作权法删除了原来对非法出版物不予以保护的规定。在盗版猖獗的中国著作权市场,特别是大量盗版光碟在中国的大肆流通,本条修订将鼓励境外著作权人对中国境内的盗版侵权行为进行追究。

三、 商标权案件

与专利案件类似,商标案件可以细分为商标侵权案件和商标行政案件两类:

3、 商标侵权案件

对于如何判断注册商标与侵权商标之间的近似性,最高人民法院强调应关注引起“混淆”的近似。根据案件评析,最高人民法院把是否足以引起市场混淆作为判断不同品牌之间是否相似的重要和最终依据。
除了商标近似性问题,最高人民法院评析还涉及商业字号与他人在先注册商标冲突的处理规则,指出禁止被告使用侵权商业字号与责令被告正确使用商业字号是两种不同的责任方式,并明确了适用这两种责任方式的具体情形。(李惠廷与大连王将公司商标侵权案【(2010)民提字第15号】)因上述案件的完整判决尚无法查阅,最高人民法院对待这两种情形的不同审判思路尚须进一步通过案件判决加以确认。

4、 商标行政案件

(1) 相似商标的在先注册是认定有关商标是否侵犯他人驰名商标的决定因素

在一起商标异议复审行政案中,最高人民法院认为在判断被异议商标是否为复制、摹仿驰名商标时,如果在申请注册被异议商标前,被异议商标所有人在同类别商品上已经拥有近似的注册商标,不应认定被异议商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿。

最高人民法院对该案的意见确认了在先注册商标所有人有正当理由在同类别商品上注册类似商标。这就是说,一旦商标所有人获得了产品在某个领域的注册商标,他人很难对其在同类别商品上注册的类似商标提出异议。因此,一方以侵犯驰名商标为由对商标所有人后续注册商标提起异议前应设法撤销对方的在先注册商标。

(2) 对争议标识或名称的实际使用是权利要求人对标的物享有权利的必要条件

在“索爱”商标争议行政案【(2010)知行字第48号】的评析中,最高人民法院认为,本案争议商标“索爱”,无论是作为实际使用的未注册的商标简称,还是作为企业名称或产品名称,其受法律保护的前提是,对该标识主张权利的人必须有实际使用该标识的行为。而在争议商标申请日前,索尼爱立信公司并无将争议商标作为其商业标识的意图和行为,媒体对产品的相关报道并不意味着该公司对该标识享有民事权益。

此案反映了最高人民法院一直以来主张的商标主动使用原则,当事人可能不会因为被动使用而取得对标识的商标权。为了避免因被动使用商标抢注所带来的法律风险,企业应主动对公众广泛使用的产品名称或简称予以注册以获得法律对其商标所有权的全面保护。

四、 反不正当竞争案件

最高人民法院确认,企业名称,特别是字号所产生的相关权益可以承继(伟雄集团公司与顺德正野公司等不正当竞争案【(2008)民提字第36号】),并进一步解释了反不正当竞争法主要条款第二条的适用标准,及商业外观保护的相关规定。关于第二个问题,下面会详细谈及。

5、 进一步解释了适用反不正当竞争法认定不正当竞争行为的标准

在“海带配额”不正当竞争案中,最高人民法院认为,适用反不正当竞争法第二条的原则规定认定构成不正当竞争应当同时具备以下条件:

(1) 反不正当竞争法的其他法律条文对该种竞争行为未作出特别界定;
(2) 其他经营者的合法权益确因该竞争行为而受到了实际损害;
(3) 该种竞争行为因确属违反诚实信用原则和公认的商业道德。

通过上述案例可以看出最高人民法院强调应谨慎应用反不正当竞争法第二条并更偏重保护雇员利益。最高人民法院认为,如缺乏对雇员的竞业禁止义务的规定,雇员在职期间筹划设立与所在单位具有竞争关系的新公司,并不必然违反反不正当竞争法。雇员与前雇主竞争商业机会的行为是被允许的,除非他/她试图对前雇主有任何违法行为。最高人民法院进一步确认了雇员可以自由使用其从以前工作获得的知识、经验和技术。所以,如果雇主希望阻止前雇员进入其他竞争公司,最好与雇员订立竞业禁止合同。否则,雇员离职后,雇主很难阻止其从事竞业活动。

6、 获得外观设计专利的知名产品在专利权终止后还可因特有包装、装潢得到保护

在“晨光笔特有装潢”不正当竞争案【(2010)民提字第16号】中,最高人民法院认为,知名产品的特有包装、装潢在专利权终止后,还可以依据反不正当竞争法相关规定获得保护。
本案解决了在商品外观专利领域长期的争论,获得外观设计专利的商品外观在专利权终止后,并不当然进入公有领域,在符合条件时还可以依反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的规定得到保护。

值得注意的最高人民法院对“晨光笔特有装潢”的意见进一步确认了如果知名产品的形状构造具有区别于一般常见设计的显著特征,并且获得了第二含义,则可以获得法律保护。知名产品的形状构造的解释很接近其他国家对商业外观的保护,同时最高人民法院进一步厘清了产品形状构造在反不正当竞争法下得到保护的标准。

五、 知识产权合同案件审判

对于广西高院请示案【(2010)民三他字第18号】,最高人民法院批复,行政法规中的强制性规定可以分为两种:管理性强制性规定和效力性强制性规定。违反行政法规中的管理性强制性规定并不必然导致特许经营合同无效,而违反效力性强制性规定则必然导致特许经营合同无效。

行政法规中的管理性强制性规定通常指行政法规中对商业特许经营条件的规定;而效力性强制性规定主要特许经营合同当事人适格的条件。最高人民法院对此给予明确的分类增加了知识产权合同可预测性和可执行性,合同双方能正确估计相关法律风险。

六、 知识产权侵权责任

对于知识产权侵权诉讼中的损害赔偿责任的确认和承担,最高人民法院意见表明,损害赔偿责任的承担应与侵权行为的确认范围相对应。因此,当出现共同侵权或出现多个侵权人,他们承担的损害赔偿责任应分别计算并与其侵权行为相当。

七、 诉讼证据及程序

在华盖公司与重庆外运公司著作权侵权案【(2010)民提字第199号】中,最高人民法院认为,在未提交相反证据的前提下,从互联网下载的图片也可作为证明涉案作品已公开发表及权属的证据,并且认定下载图片的署名人为作者。最高人民法院在此案中的意见很大程度上减轻了原告对著作权侵权的举证责任。在互联网成为快速、便利信息获得渠道的今天,承认互联网上信息作为证据给主张权利被侵害一方举证提供了更多选择。

最高人民法院年度报告反映了2010年中国知识产权领域的最新发展,年度报告中的法律评析向知识产权领域的参与者展现了中国知识产权法律和司法实务的生动画面。

(本文原文为英文,中文为译文。)