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“保密协议”争议境外仲裁的法律与实务(五)

Posted in Corporate, Dispute Resolution

作者:张守志 顾嘉 金杜律师事务所争议解决

第一部分 实体篇

三、 抗辩理由(Defenses)

在“保密协议”争议境外仲裁中,当申请人找出各种相似点后,被申请人需要对这些相似点给予合理解释。抗辩理由一般包括:自主研发、公知信息、其他合法来源、技术上的重大不同点及相似点的重要性和在技术包中的比例。

前三个抗辩理由涉及“定责”问题,后两个抗辩理由涉及“定损”问题。

1. 自主研发 (Self-Development)

自主研发与“定责”紧密相关。一旦该抗辩理由被仲裁庭采纳,“抄袭”或“不当使用”等指控将被严重削弱,甚至难以成立,而中方可能被判定无责。“自主研发”抗辩有两种表现形式。

其一,在获得外国技术前,中方通过自主研发,形成了相关技术成果。如果中方能出示在获得外国技术之前就研发成功的技术资料,就可以证明自主研发完全独立于外国技术,在时间维度上不存在“抄袭”的可能。

其二,即使自主技术形成时间晚于接收外国技术的时间,也可以通过展现“自主研发”的过程,向仲裁庭表明,中方的确进行了自主研发,而非“抄袭”或“不当使用”保密信息。

例如,申请人可能会指出:中方“抄袭”了化工厂技术包中的核心部件—氧化反应器的技术信息。由于中方对该部件的研发在获得外国技术之后,因而“自主研发”实际上是在外国技术的基础上衍生发展而来的。

面对上述指控,中方可以详细描述自主研发路径(Roadmap),并结合大量的书面证据(研究报告、技术成果评审报告)和事实证言加以证明。这样一来,虽然中方的自主研发与引进外国技术在时间维度上重叠,但通过展示自主研发的历史过程,可以清晰地向仲裁庭表明,中方的技术发展与外国技术无关。

自主研发抗辩理由能否成立,对中国被申请人至关重要。只要能充分证明从事了独立研发,仲裁庭对中方的好感和信任感就会增加。届时,即使中方不能对每个相似点提供合理解释而最终被认定“有责”,仲裁庭也可能会考虑到存在自主研发,而在“定损”过程中,适当减少损害赔偿金。

2. 公知信息(Public Information)

公知信息抗辩理由浅显易懂,但关键是如何搜集载有公知信息的书面证据。根据我们的经验,公知信息的来源一般有如下五个渠道:

第一, 专利文件中的公知信息:虽然生效的专利本身属于他人的知识产权,不容侵犯,但公开的专利文件中的想法和观点(Idea)仍然是公知信息。此外,由于专利具有地域性,中国企业一般也可以通过搜索和审阅外国专利文件,获得技术启迪。

第二, 权威书籍中的公知信息:业内权威学者和工程师的书籍中往往载有大量公知信息:例如,图示和数据等。

第三, 权威期刊中的公知信息:业内权威的期刊中,可能包含大量的公知信息。中方可重点查找外方员工发表的文章。

第四, 工程技术标准和手册:对于某项技术,国内外往往有许多通用的工程技术设计标准和手册,对于技术设计或作图方式有书面的明确规定。这些标准和手册作为公知信息,往往被各方参考使用。

第五, 进入到公知领域的保密信息:通过搜索引擎,也许可以获得一些泄露到互联网上的保密信息。一些中文网站有时会公布某些工程图纸和技术信息。

如上文所述,外方可能会在协议中对公知信息进行限定。例如,虽然某些技术概念在公知领域,但根据这一概念形成的技术细节,并不属于公知信息。因此,除非中方可以证明这一技术概念和技术细节同时在公知领域,否则公知信息抗辩不成立。

又例如,如果单个技术细节在公知领域,但将这些技术信息串联起来的方法和顺序没有体现在公知领域,则公知信息抗辩也不成立。

因此,中国被申请人在提出公知信息抗辩时,除了搜集载有公知信息的书面材料以外,还必须详细、精确地指出哪些信息属于公知信息。

3. 其他合法来源(Other Legitimate Sources)

除了自主研发和公知信息外,还有其他四种合法来源,可以解释两家技术上的相似点。

第一, 已过保密期的项目技术信息:中方可能与同一外方有多次技术引进合作。如果其中一个技术引进项目的保密期已过,中方当然可以自由使用该项目中的技术信息。

第二, 从第三方处合法获得的技术信息:国际市场上能够提供同一技术的厂家可能不止一家,中方可能与多家外国技术提供方合作。如果中国方从第三方处合法获得技术信息,当然可以合法使用。

第三, 从实际运行项目中获得的信息:保密信息的载体往往是书面形式,例如,技术图纸和数据表,或计算机软件程序等。但当一个项目投入运行后,运行中的实时数据(Operation Data)就不属于“保密信息”的保护范畴,可以被中方参考使用。

第四, 从实际运行项目中获得的经验:根据保密信息设计的项目可能会出现故障。为了排除故障,中方应业主要求,派出工程师研究设备运行情况,并寻求解决问题的工程方案。在这一过程中,中方工程师获得的经验,不属于保密信息的保护范畴。

自主研发、公知信息和其他合法来源这三类抗辩理由,与“定责”有关。如果中方能充分证明前述抗辩理由,申请人的指控将被驳回,中方将被判定“无责”。

待续:“保密协议”争议境外仲裁的法律与实务(六)