作者：David Rose 金杜律师事务所 SJ Berwin 知识产权部
今
年一月，我们通报了欧盟内部市场协调局（OHIM）关于新的有关注册黑白商标共同实践做法（“新共同实践做法”）的通知。OHIM及各成员国商标局现公布了一个共同通令，一起公布的还有具体的实施流程。
新共同实践做法概要
根据新共同实践做法，只有当两个商标之间的差异不显著以至于一般消费者无法注意到时，黑白（或灰度）商标跟彩色商标才被认为是相同的。“差异不显著”是指具有相当观察力的消费者在将两个商标放在一起对比观察时才能够察觉的情况。
实践做法的这一改变将会影响到商标的使用、异议以及优先权要求等方面，后文将逐一探讨。新的做法不会影响到商标侵权问题、对为取得显著性而将黑白商标以彩色方式使用的行为、颜色之间相似性的判断、以及彩色商标本身。
同样值得注意的是，OHIM及成员国商标局仅是公布了一个新做法的声明，而最终还有待于法院来如何在上述问题中加以适用（如IP Translator案中对分类标题问题一案那样[1]）。的确，该新共同实践做法是否与欧盟法院就英国眼镜商Sepcsavers诉Asda超市案[2]的判例相一致仍有存疑。在此案中，当判定针对以黑白注册的商标的侵权时，也要考虑商标持有人在使用该商标时是否用过特定的颜色或颜色组合。
商标使用
根据欧盟法，商标的实际使用形式相对于其注册形式在某些要素有所改变但并不改变商标显著特征的情况下，仍足以维持该商标。根据新共同实践做法，下列情形中颜色的更改将不被认定是对黑白注册商标显著特征的改变：
- 文字或图形要素保持相同并且这些要素是主要显著特征；
- 对比度保持相同；
- 颜色或颜色组合并非商标显著特征；
- 颜色不是构成商标整体区别特征的主要要素。
但是，看起来比较明确的是，在新的共同实践做法下，许多已经注册了五年以上的黑白商标现在可能面临较大的商标被撤销风险，因为以颜色方式对它们的使用可能不被认为是该注册商标的使用。
异议
在判断一个黑白商标与相同标识的颜色版本之间的近似性时，要检验的是该差异是否不显著（即，该种差异是仅在具有相当观察力的消费者在将两个商标放在一起对比观察时才能够察觉）。因此，颜色上的差异必须是普通消费者会忽略并难以察觉到的情况下，两者才能被认定是相同的。当然，即使标识不完全相同，也可能会被认定是导致混淆可能性的近似，但是新做法上的修改会导致缩小黑白商标保护范围的缩小，至少在相关商标注册机关面前。
优先权要求
对要求优先权的情况，以黑白注册的商标将不被认定为与以颜色注册的相同商标属于相同的商标，除非颜色差异不显著。
新共同实践做法的实施
共同通讯设定了新共同实践做法在OHIM的实施日期（2014年6月2日）和各成员国商标局的实施日期（比如英国知识产权局于2014年7月15日）。遗憾的是，各国对新共同实践做法是适用于在审申请还是仅适用于实施日期之后提交的申请尚有分歧，还有是适用于在审程序还是仅适用于实施日期之后发起的审查程序。譬如，在OHIM将适用于在审申请与审查程序，但在英国知识产权局，将只适用于实施日期之后提交的新申请和审查程序。
瑞典、丹麦与挪威都因本国法律而在实施新共同实践做法上受到限制。据通信确认，意大利、法国与芬兰也决定不实施该新共同实践做法。
品牌拥有人该如何应对？
品牌拥有人最关心的是与维持已注册的黑白商标的保护相关的规定。针对新的申请，品牌拥有人应认真考虑分别以黑白与彩色来注册该商标（尽管以前单纯依靠注册黑白商标即可获得保护），特别是当颜色是商标的显著特征时。当品牌拥有人已经拥有黑白注册商标、但在实际使用中以彩色使用的情况下，如果对颜色在该商标中是否属于是一个显著要素存有争议的话，就最好认真考虑一下是否要重新申请颜色商标。