作者: 孙明飞 郑泓 张晓霞 金杜律师事务所国内诉讼

权利要求的主题名称属于权利要求全部技术特征之一,是构成专利技术方案的重要组成部分,具有限定作用,在确定权利要求保护范围时应当予以考虑,并具有限定作用。2014年3月广东省高级人民法院二审终审的格力公司与美的公司实用新型专利侵权案件中,明确了上述观点。对于正确理解主题名称在确定权利要求保护范围中的作用,意义重大。金杜在本案中代理美的公司,取得了最终胜诉。

一、案情简介

珠海格力电器股份有限公司(格力公司)于2006年9月11日申请,并于2007年9月12日获得“可拆装式空调室内机管路安装挡板”实用新型专利权,专利号为ZL200620064110.5。

2012年2月2日,格力公司以广东美的制冷设备有限公司(美的公司)侵害其实用新型专利权为由,向珠海市中级法院提起诉讼,请求判令美的公司立即停止侵权行为,并赔偿格力公司经济损失。

涉案专利权利要求书第1 项为独立权利要求,第2-10 项为从属权利要求。独立权利要求1为:“①一种可拆装式空调室内机管路安装挡板,其包括固定板和滑动板;②该固定板为一中空的薄板;③在固定板一面有两个滑轨;④两滑轨间距大于或等于滑动板宽度;⑤滑动板卡在两滑轨之间。”

美的公司制造的空调器管路安装挡板的技术方案相应的技术特征为:1、一种不可拆卸的空调室内机管路安装挡板,由固定板和滑动板两部分组成;2、固定板为一中空的薄板;3、固定板的一面有上、下两组共四个左右对称的卡扣,固定板上部两个左右对称的卡扣内设有卡爪;4、两组卡扣间距大于或等于滑动板宽度,两个卡爪的间距小于滑动板宽度;5、滑动板中部两侧呈锯齿状,卡在两组卡扣及两个卡爪之间。

二、 审判

一审法院经比对,首先直接将被诉侵权产品主题认定为属于一种可拆装式空调室内机管路安装挡板,并且其组合部件亦呈现“包括固定板和滑动板两部分,固定板为一中空的薄板”的技术特征。因此,被诉侵权产品的上述技术特征与涉案专利权利要求1中的技术特征①和②构成相同。一审法院还认定被诉侵权产品的3、4、5技术特征,属于与专利权利要求1中技术特征③、④、⑤等同的特征。因此,一审法院认定被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围,判决美的公司立即停止侵权行为,并赔偿格力公司经济损失。

美的公司不服一审判决,向广东省高级人民法院提起上诉。

二审查明,国家知识产权局专利复审委员会第20624号无效宣告请求审查决定书维持涉案专利权有效,确认本专利中实际所要解决的技术问题是实现挡板的可拆装,便于挡板独立于空调机本体单独加工、简化制作工艺、节约成本。另查明,被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后,在拆卸的过程中,卡爪被破损,无法正常使用。

二审认为,被诉侵权产品的技术方案与涉案专利独立权利要求1相同之处是2和②;不同之处是1和①、3和③、4和④、5和⑤。

首先,被诉侵权技术方案的区别技术特征1与专利权利要求1技术特征①不等同。涉案专利的主题名称是“可拆装式空调室内机管路安装挡板”,且涉案专利得以维持有效的创新点就是“实现挡板的可拆装”。而被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后,在拆卸过程中卡爪被破坏,无法正常使用,不具有涉案专利“可拆装”的功能性技术特征。因此两者不是等同的技术特征。其次,审查被诉侵权产品的技术特征“3、4、5”与涉案专利的相应技术特征“③、④、⑤”也不等同。因此,被诉侵权产品的技术方案没有落入专利权的保护范围。

二审法院判决撤销一审法院判决,驳回格力公司全部诉讼请求。

三、评析

权利要求的主题名称属于权利要求全部技术特征之一,是构成专利技术方案的重要组成部分,在确定权利要求保护范围时应当予以考虑,并具有限定作用。本案一审判决在确定权利要求保护范围时,未对主题名称中“可拆装式”这一技术特征加以考虑,进而得出等同侵权的结论,二审判决对此进行了改判。以下结合本案从法律依据、专利审查实践两个方面探讨主题名称对权利要求保护范围的影响。

1、主题名称是专利权利要求的构成要件具有明确的法律依据

《中华人民共和国专利法》[1]并未涉及“主题名称”,“主题名称”出现在《中华人民共和国专利法实施细则》[2]第二十一条有关独立权利要求和第二十二条有关从属权利要求的规定:

“第二十一条 发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分,按照下列规定撰写:(一) 前序部分:写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;(二) 特征部分:使用“其特征是……”或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。……”

“第二十二条 发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分,按照下列规定撰写:(一) 引用部分:写明引用的权利要求的编号及其主题名称;(二) 限定部分:写明发明或者实用新型附加的技术特征。……”

由此可见,对于独立权利要求而言,包含主题名称的前序部分与特征部分一并构成了独立权利要求;对于从属权利要求而言,包含主题名称的引用部分与限定部分一并构成了从属权利要求。即主题名称是独立权利要求和从属权利要求的构成要件,限定发明或者实用新型要求保护的范围。

根据“全面覆盖原则”,在专利侵权诉讼中确定权利要求的保护范围时,对于独立权利要求的主题名称必然作为必要技术特征予以考虑;对于从属权利要求,其引用在先的权利要求,也必然将在先权利要求的主题名称作为必要技术特征。专利权的保护范围,是专利权的权利边界,其影响着专利权人与社会公众之间的利益平衡。考虑主题名称对专利权保护范围的影响,体现了对权利要求书所记载的全部技术特征全面、充分的尊重,使得社会公众能够预见专利权的权利边界,保障了法律权利的确定性。

具体在本案中,二审法院确定了独立权利要求1主题名称中“可拆装式”这一技术特征与被诉侵权技术方案对应特征不相同也不等同,则从属权利要求4-7由于具有对应主题名称中“可拆装式”这一技术特征,也与被诉侵权技术方案对应特征不相同也不等同。

2、专利审查实践中对主题名称的考量

在专利侵权诉讼中,专利审查档案对专利权人具有禁止反悔的效力,因此有必要对专利审查的相关规定进行梳理。

《专利审查指南2010》[3]第二部分第二章3.2.2规定,“每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。……另一方面,权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。”此处的“相适应”,应理解为:(1)“主题名称”应反映出请求保护的技术方案所涉及的技术领域。(2)权利要求的类型应当与权利要求的限定特征相适应。

《专利审查指南2010》第二部分第二章3.1.1规定,对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求,其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑,但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

具体在本案中,专利权人在专利审请文件中明确写明“一种可拆装式空调室内机安装管路挡板”为权利要求的主题名称, “可拆装式”、“空调室内机安装管路” 作为“挡板”的定语与权利要求的技术内容相适应,也是确定权利要求保护范围必须考虑的技术特征。从另一个角度看,该主题名称可理解为“一种用于可拆装式空调室内机安装管路的挡板”,属于主题名称中含有用途限定的产品权利要求,其中的用途限定具有实质性的影响,在确定该产品权利要求的保护范围时仍应当予以考虑。

注:案例资料来源(2012)珠中法知民初字第165号民事判决书,(2013)粤高法民三终字第615号民事判决书


[1] (1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,根据1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第一次修正,根据2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第二次修正,根据2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第三次修正)

[2] (2001年6月15日中华人民共和国国务院令第306号公布,根据2002年12月28日《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》第一次修订,根据2010年1月9日《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》第二次修订)

[3] 根据《中华人民共和国专利法实施细则》第一百二十二条的规定,对2006年5月24日公布、2006年7月1日起施行的审查指南进行修订。2010年1月21日公布,自2010年2月1日起施行。