作者:刘军 王华强 胡雨成 金杜律师事务所

前 言

无论是在专利授权确权案件中,还是在专利侵权案件中,对于涉案专利权利要求的解释均是首先需要面对的问题。因为,只有在明确了涉案专利权利要求所保护的技术方案范围的情况下,才能进一步对涉案专利权利要求是否符合授权条件以及被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求保护范围进行判断,而明确涉案专利权利要求所保护技术方案的范围则需依赖于对权利要求进行解释。不同的解释规则会直接影响涉案专利权利要求保护范围的大小,进而实质性影响案件的最终结果。因此,如何选择有利于己方的解释规则是案件当事人需要仔细思考和研究的问题,而适用何种解释规则能得出客观合理的解释结论,继而有效平衡专利权人和社会公众的利益,则是审判者需要反复思考的问题。本文所要探讨的“隐含限定特征”即为依照特定解释规则对权利要求进行解释的产物。由于“隐含限定特征”在权利要求的解释时引入了具有限定作用的技术特征,缩小了权利要求保护范围,进而实质性影响案件结果,故尽管其判定标准在司法实践中已初步统一,但具体个案中是否应当引入“隐含限定特征”以及如何确定其具体技术内容的问题仍然存在一定争议。

一、隐含限定特征并非我国法律明文规定的概念

无论是《专利法》、《专利法实施细则》,还是关于专利纠纷的司法解释,都没有关于隐含限定特征的相关规定。唯一可能相关的,是《专利审查指南》第二部分实质审查中第三章新颖性第2.3节关于对比文件的审查规定。该条规定,“引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。”换而言之,对于对比文件所公开的技术内容,不仅应当包括明确记载于对比文件中的技术内容,还应当包括虽并未有记载于对比文件中但所属领域技术人员可以直接地、毫无疑义地确定对比文件应当涵盖的技术内容,即“隐含”的技术内容。如果该对比文件是一项专利,那么专利所公开的技术内容将并不局限于专利文本所记载的内容,还应当包括“隐含”的技术内容。

结合上述启示,权利要求中的隐含限定特征将不难理解。北京市高级人民法院在(2017)京行终2269号案件中对于“隐含限定特征”的内涵有着较为全面清晰的表述,即“由于文字表达的有限性和不同主体对文字认识的差异性,在判断权利要求是否缺少必要技术特征时,不能机械地认读权利要求书的文字和措辞,而应当以本领域技术人员的认识为标准判断权利要求的内容。如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征,那么该隐含特征亦属于权利要求限定的内容。相反,如果本领域技术人员不能直接地、毫无疑义地确定权利要求中有某一隐含特征,则即使说明书中对该特征有所阐述,也不应将该特征理解为权利要求限定的内容。”由此可见,“隐含限定特征”并非我国法律明文规定的概念,而是在司法实践中对专利的权利要求进行解释所产生的概念。

二、隐含限定特征在综合理解的解释原则下具有合理性

正是由于隐含限定特征并非法律明确规定的概念,而只是权利要求解释的产物,其合理性有时会受到质疑,被谨慎适用。最高人民法院在(2018)最高法民再111号案件中亦表明了对“隐含限定特征”的态度,即“由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此在权利要求解释过程中,引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。”因此,问题的关键在于,如何在个案中判断是否应当引入并没有在权利要求中明确记载的技术特征。

根据《专利法》第五十九条第一款规定,“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。在侵权案件中,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定,“人民法院应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。”第三条规定,“人民法院对于权利要求,可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的,从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”在授权确权程序中,《专利审查指南》规定,“权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义。”但最高人民法院在(2014)行提字第17号案件中明确,“通常情况下,在专利授权确权程序中,对权利要求的解释采取最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理解释。如果说明书未对权利要求用语的含义作出特别界定,原则上应采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论。

由上可以看出,无论是专利侵权案件,还是专利授权确权纠纷,对专利权利要求的解释均要求采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图后对权利要求的通常理解。北京市高级人民法院在(2012)高行终字第1267号案件中对此进一步解释道,“权利要求的保护范围必须通过它所要传递的发明思想来确定。在解释专利权利要求时,不应机械地理解权利要求书的文字和措辞,应当通过参考和研究说明书及附图,在全面考虑发明创造的技术领域、现有技术情况、发明创造的技术方案要解决的技术问题、预期要达到的技术效果的基础上合理地确定专利保护范围。”因此,在我国司法实践中,法院对权利要求的解释通常采用的是“综合理解原则”。

根据《专利法实施细则》第二十条第二款规定,“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”根据该条规定,独立权利要求记载的技术方案应当是完整的。各个技术特征结合在一起应能产生一个总的技术效果,才能构成解决技术问题的技术方案。原则上,独立权利要求应当记载解决技术问题的全部必要技术特征,但由于某个必要技术特征或属于公知常识,或在整个技术方案中属于不言自明的部分,进而权利人在撰写权利要求书时有意或无意省略了该必要技术特征。因权利人对该种必要技术特征的省略并不会给相关领域的技术人员实施专利技术方案带来障碍或误导,既不违反专利授权前的“最大合理解释原则”(即“BRI标准”),亦不违反专利授权后的“专利有效推定原则”(即“Phillip标准”),因此可以通过解释的方法将该种“隐含的”必要特征重新恢复至权利要求所保护的技术内容中,只要所隐含的技术特征是权利要求所保护技术方案中必然应有的技术特征,引入这种“隐含的”技术特征即是合理的。

案例阐释

案例一:A公司等与国家知识产权局专利复审委员会二审行政判决书【(2019)京行终2260号】

案件类型:实用新型专利权无效行政纠纷

审理法院:北京市高级人民法院

裁判要点:根据权利要求的综合理解原则,对于没有写入权利要求的技术特征,并非当然不予考虑。如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以明确地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征,则在解释权利要求时应当考虑该项隐含的限定特征。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 200820064216.4、名称为“顶压式全玻璃钢沼气池”的实用新型专利,专利权人为A公司。

涉案专利的权利要求1为:

一种顶压式全玻璃钢沼气池,包括下池(1)、上池(2)、水压间(3),其特征在于:水压间(3)安装在上池(2)的顶部,在上池(2)上一体形成有进料通道(10)、出料通道(11),上池(2)的顶部装有导气管(4),上池(2)的底部有下池(1)。

专利复审委员会在无效宣告决定中认为,对于本领域技术人员来说,在证据1、证据2和本领域的公知常识的基础上,得到涉案专利权利要求1保护的技术方案是显而易见的,权利要求1不具有实质性特点和进步,不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

A公司认为,被诉专利复审委无效宣告决定中遗漏了权利要求1和证据1之间的区别特征“进料通道和出料通道位于上池顶部”。

其中,证据1公开了一种玻璃钢沼气池,由池体、进料管、出料管、导气管、沼气室、沼液箱和天窗口组成,其特征在于池体由上、下池体组成,上池体的圆形顶内为沼气箱,上池体顶部有水压箱,上池体上方中部为天窗口,中心装有导气管,进出料管分别从上池体顶部的两侧插入池内,即该进料管和出料管与上池并未合并为一体式结构。

一审法院认为:该区别技术特征在权利要求1中并没有记载,其不可能构成权利要求1与证据1之间的区别技术特征。

北京市高级人民法院认为:根据权利要求的综合理解原则,对于没有写入权利要求的技术特征,并非当然不予考虑。如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以明确地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征,则在解释权利要求时应当考虑该项隐含的限定特征。根据涉案专利权利要求1的记载:上池(2)的顶部设有水压间(3)和导气管(4),虽然在上池(2)上一体形成有进料通道(10)、出料通道(11),但进料通道(10)、出料通道(11)并非位于上池的顶部。根据涉案专利说明书的记载,进料通道、出料通道在上池上,水压间内。证据1限定的进料管从上池提顶部一侧插入池体内,出料管从上池体顶部另侧插入池体内,即证据1中的进料管和出料管均设于上池体顶部。虽然涉案专利权利要求1中的进料通道(10)、出料通道(11)分别相当于证据1中的进料管和出料管,但是进料管、出料管是否设于上池顶部确实属于涉案专利权利要求1与证据1的区别技术特征。原审判决以A公司主张遗漏的区别技术特征在权利要求1中并没有记载为由,认定其不可能构成权利要求1与证据1之间的区别技术特征,否定了隐含特征存在的可能性,违反了权利要求的综合理解原则。

案件启示:在解释权利要求时引入并未在权利要求中明确记载的技术特征并非绝对禁止事项。当本领域技术人员在结合权利要求书和说明书后,能够合理、客观、直接、毫无疑义地确定权利要求书中隐含包括了某项技术特征,则在解释权利要求时应予考虑该项隐含限定的技术特征。

三、隐含限定特征的适用规则

虽然在解释权利要求时引入隐含限定特征具有一定的合理性,但其适用在司法实践中受到严格限制。究其根本原因,在于专利制度的本质是“公开换保护”,而以公开换取保护的技术方案应当仅限于专利权利要求所明确记载的内容,司法裁判者不能任意通过解释变相扩大或缩小权利要求所保护的技术范围。通过长期的司法实践,我国逐渐形成关于隐含限定特征相对统一的适用标准,即“如若本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以明确地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包括了某项技术特征,则在解释权利要求时应当考虑该项隐含的限定特征。

上述标准是隐含限定特征适用的纲领性标准。在此适用标准下,逐渐形成相应的具体适用规则,用以判定什么样的技术内容能够作为隐含限定特征引入到权利要求中。

(一)引入隐含限定特征应当特别慎重

一般情况下,权利要求所保护的技术方案范围限于权利要求明确记载的技术特征集合。引入并未明确记载的技术特征,无疑将缩小权利要求所保护技术方案的范围,影响权利要求的确定性。为了防止权利人、无效宣告请求人或专利侵权人滥用隐含限定特征概念,随意限缩权利要求所保护技术方案的范围,最高人民法院要求引入隐含限定特征应当特别慎重。

案例阐释

案例二: A公司、蒋某侵害实用新型专利权纠纷再审民事判决书【(2018)最高法民再111号】

案件类型:侵害实用新型专利权纠纷

审理法院:最高人民法院

裁判要点:二审判决所谓的隐含技术特征,实际上是在解释权利要求技术特征的含义时,引入权利要求并未明确记载的、作为勘误前提条件的内容。由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此在权利要求解释过程中,引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 200920230829.5、名称为“一种PTC发热器的导热铝管及PTC发热器”的实用新型专利,专利权人为蒋某。

涉案专利的权利要求1为:

一种PTC发热器的导热铝管,其导热铝管(1)有两端开口的空腔(2),其特征在于:所述导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽(4),铝管管壁(3)厚度为0mm-1.5mm。

涉案专利的权利要求2为:

一种PTC发热器,包含发热芯(10)和散热铝条(11),其特征在于:所述发热芯(10)由陶瓷PTC发热元件(5),绝缘陶瓷片(6)、导电电极(7)和绝缘层(8)穿过导热铝管(1)的空腔后压制形成;所述散热铝条(11)粘贴在发热芯(10)中导热铝管(1)的左右侧面上。

将被诉侵权产品与本案专利进行对比。权利人认为,权利要求2中“所述散热铝条(11)粘贴在发热芯(10)中导热铝管(1)的左右侧面上”中的“左右侧面”系笔误,通过说明书及附图可以看出应为“上下侧面”。

被诉侵权人不同意权利要求存在笔误的说法,认为本案专利权利保护范围应当以权利要求书为准,在权利要求书可以清晰表述意思的情况下,无需引用说明书和实施例进行解释。而且,说明书第0008段也明确写出了是“左右侧面”,说明书给出了一个优选的技术方案,附图显示的也是优选方案,所以A公司、蒋某主张笔误的说法不能成立。

一审法院认为:涉案专利的权利要求2要求保护一种PTC发热器,包括发热芯和散热铝条;其中散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的左右侧面上,导热铝管压制后在左侧面和右侧面形成半圆形凹槽而不能形成一个平面,散热铝条无法在一个半圆形的凹槽内进行粘贴;即权利要求2的上述技术特征明显前后矛盾,这时就需要借助说明书、附图等加以解释;其次,涉案专利说明书中第0006段记载,PTC发热器的导热铝管上表面和下表面分别设有凹槽,第0007段记载导热铝管压制后在左侧面和右侧面上形成半圆形的凹槽,第0010段记载,铝管表面的凹槽和铝管发热芯侧面的半圆形凹槽抵消了铝管宽度方向的延伸,确保了压制后发热芯导热铝管的宽度与散热条的宽度一致。由此可见,左右侧面的半圆形凹槽是为了夹紧发热芯,铝管上下表面凹槽为了保证上下表面的宽度与散热条的宽度一致,基于此可知,散热条显然是应当粘贴在导热铝管的上下表面而非左右侧面;再次,涉案专利说明书附图4也显示散热铝条(11)粘贴在发热芯(10)中导热铝管(1)的上下表面上。因此,权利人认为是笔误的主张能够成立,即根据说明书及附图的记载,权利要求2中明显矛盾的特征能够得到唯一、正确的理解,其应为“散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的上下表面上”。

二审法院认为:对权利要求中出现的歧义性内容作重新解释的依据,必须严格限于权利要求书、说明书及附图的范围之内。并且,在进行澄清或勘误式解释的论证过程中,那些被引用到的,出现在权利要求书、说明书及附图中并作为论证前提和中间条件的相关技术特征,应作为隐含技术特征,对澄清或勘误后的权利要求具有限定作用。本案中,第24085号审查决定在对权利要求2中有关散热铝条粘贴位置作出勘误式解释的过程中认为:“左右侧面的半圆型凹槽是为了夹紧发热芯,铝管上下表面凹槽为了保证上下表面的宽度与散热条宽度一致”,并作出认定:“基于此可知,散热条显然是应当粘贴在导热铝管的上下表面而非左右侧面”。本院认为,第24085号审查决定将涉案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述“左右侧面”认定为笔误,并更正为“上下表面”前提条件是:专利权利要求2中的导热铝管上下表面需存在凹槽,且该凹槽作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致。如果没有这个前提条件,则涉案专利权利要求2中的“左右侧面”的笔误更正为“上下表面”将会缺乏论证依据。因此,虽然涉案专利权利要求2中并未有“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”这一技术特征,但因在对权利要求2中的文字歧义进行勘误式解释的过程中,“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽”及其作用是作为论证前提条件的,因而应作为权利要求2的隐含技术特征,需考虑该技术特征对权利要求2保护范围的限定作用。

权利人认为,二审判决关于“隐含技术特征”的引入违反全面覆盖原则,缩小了A公司和蒋某本案专利权利要求2的保护范围,缺乏法律依据。

最高人民法院认为:二审判决所谓的隐含技术特征,实际上是在解释权利要求技术特征的含义时,引入权利要求并未明确记载的、作为勘误前提条件的内容。由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此在权利要求解释过程中,引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重。具体到本案,其关键问题在于,将本案专利权利要求2中有关散热铝条粘贴位置的文字描述“左右侧面”认定为系“上下表面”的笔误并予以更正,是否以专利权利要求2中的“导热铝管上下表面需存在凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”为前提条件。首先,基于前述关于本案专利权利要求2中散热铝条粘贴在发热芯中导热铝管的“左右侧面上”的记载属于可以纠正的明显错误的论述,该明显错误的认定和纠正并不以专利权利要求2中的导热铝管上下表面存在凹槽为前提条件。其次,本案专利权利要求1中导热铝管上下表面的凹槽与权利要求2中导热铝管压制后在左右侧面上形成的半圆形凹槽各自具有不同作用,两者并无直接关联性。因此,导热铝管左右侧面的半圆型凹槽与铝管上下表面凹槽分别起到不同的作用,两者之间并无协同作用,两者均不以对方的存在为前提条件。因此,二审判决认定本案专利权利要求2隐含“导热铝管的上表面和下表面分别设有凹槽、且该凹槽的作用是保证上下表面的宽度与散热铝条宽度一致”这一技术特征,缺乏事实依据。

(二)隐含技术特征应当符合专利的发明目的

隐含技术特征作为权利要求所保护技术方案的技术特征,应当服务于发明创造技术效果的实现,与发明目的相违背或相矛盾的技术内容不属于隐含技术特征。

案例阐释

案例三:某公司等侵害发明专利权纠纷二审民事判决书【(2018)沪民终411号】

案件类型:侵害发明专利权纠纷

审理法院:上海市高级人民法院

裁判要点:对于专利权利要求文字所限定的技术方案之理解,应遵循“符合发明目的”的解释原则。本案中,涉案专利的发明目的是使热空气能够在设备中循环并在食品制备室中被基本向上导引,从而使食品能够被均匀加热,因此其技术方案的具体实施方式都应符合该发明目的,即在设备工作时使热空气顺次穿过底部壁、食品制备室、上方排出开口,并经内外壁之间的通道被再次引入设备底部。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 200780029489.3、名称为“制备食品的设备和用于该设备的空气导向件”的发明专利,专利权人为A公司。

涉案专利原始申请文本和公开文本中的权利要求1为:

一种用于制备食品的设备,包括食品制备室(2),该食品制备室具有外壁(4)、带可透过空气的底部壁(5)并带上方空气排出开口(6)的内壁(3);风扇(7),该风扇用于使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口;空气导向装置(9),用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回;热辐射装置(10),位于所述食品制备室的上部;和位于食品制备室下方的空气导向构件(11),其特征在于,所述空气导向构件(11)在底部壁(5)下方位于外壁(4)上,所述空气导向构件用于将空气流基本上向上导引,使其进入存在于食品制备室(2)中的食品中。

争议焦点1:涉案专利是否隐含了食品制备室的内壁是不透气的技术特征。

关于“空气导向装置,用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回”的技术特征,被诉侵权人认为涉案专利内壁不透气,而被控侵权产品的内壁侧面有格栅,基于此结构,空气会从四面八方进入食品制备室,内壁和外壁之间无法形成空气通道,上部电扇将热空气吹散时,热空气从上部、下部以及周围吹入食品制备室,无法实现“空气导向装置用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回”的发明目的,因此,内外壁之间的通道无法构成“空气导向装置”。而权利人认为,从空气动力学的角度,风扇可以使得空气相对集中向上收吸,从口排出后只能沿着内外壁通道返回,侧壁的开口部不能影响上方空气出来后返回的路径。

争议焦点2:如何确定食品制备室的结构以及食品制备室内壁上方排出开口与风扇之间的位置、结构关系。

关于“食品制备室带上方排出开口”的技术特征,被诉侵权人认为涉案专利食品制备室内壁包括上下两部分,风扇位于食品制备室上部,能使热空气顺次地移动穿过底部壁、食品制备室以及排出开口。而权利人认为涉案专利权利要求1中限定的食品制备室是指由内壁围合的空间,并未限定出上下部分,也未限定开口的大小,包括食品制备室上方完全敞开的结构。

上海市高级人民法院认为:对于专利权利要求文字所限定的技术方案之理解,应遵循“符合发明目的”的解释原则。本案中,涉案专利的发明目的是使热空气能够在设备中循环并在食品制备室中被基本向上导引,从而使食品能够被均匀加热,因此其技术方案的具体实施方式都应符合该发明目的,即在设备工作时使热空气顺次穿过底部壁、食品制备室、上方排出开口,并经内外壁之间的通道被再次引入设备底部。

关于争议焦点1。在权利要求1中对“底部壁”明确限定为“可透过空气”,但对于“内壁”仅描述为“带上方空气排出开口”,并未描述内壁侧壁上存在其他可以供空气流通的开口;而“风扇”系“用于使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口”,同时说明书[0051]段也记载“风扇……迫使空气穿过所述通道,通往并穿过内壁的可以透过空气的底部区段,再一次到达食品制备室”;[0054]段记载“……食品同时通过两种不同的方式被加热:来自热辐射装置的热量和从下方通过食品的被加热空气”;另结合权利要求1对空气导向装置的描述“用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回”,可以获知涉案专利技术方案中热空气需经底部壁进入食品制备室,与热辐射装置所发散的热量一起共同加热食品,因此该技术方案中并不包括热空气从内壁侧面进入食品制备室并加热食品之技术特征。同时,根据第25072号无效宣告请求审查决定书,专利复审委亦认为本专利技术方案的内壁以及空气导向装置结构可以使空气在内壁和外壁之间形成的通道向下流动,在由内壁围成的邻近食品的空间内没有从上向下的气流或旋流,即本专利技术方案可以避免热空气经侧壁流向食品。因此,本院认为,涉案专利技术方案中的空气导向装置能够使空气在设备中形成环状循环,其空气导向通道中的内壁应当是密闭结构,以促使空气通过内壁和外壁之间的空气导向通道向底部壁开口进行流动;反之,如果空气导向通道中的内壁非密闭结构,则部分热空气会在空气导向通道中改变从上至下的流动方向,而会在未到达底部壁开口之前即从内壁侧壁的开槽直接进入食品制备室,并在风扇工作产生的压力下形成旋流或者乱流,这显然与涉案专利权利要求1所描述的“空气导向装置,用于使空气从所述排出开口向与所述食品制备室分开的所述底部壁返回”之描述不符,也与涉案专利“使热空气在食品制备室内从下至上加热食品”的发明目的之一相悖。因此,一审判决认定“内壁的周侧面不透气”是涉案专利权利要求1的隐含技术特征,具有事实依据。

关于争议焦点2。涉案专利权利要求1中将“风扇”部件的功能定义为“用于可使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口”;在说明书[0051]段记载:“在排出开口上方设置有风扇,风扇由电动马达(其速度可控)驱动。借助在所述风扇一侧形成的低压,经由排出开口从食品制备室吸取空气,并将空气以高压导入限定于内壁和外壁之间的通道。因此,迫使空气穿过所述通道,通往并穿过内壁的可以透过空气的底部区段,再一次到达食品制备室”。专利复审委在第25072号无效宣告请求审查决定书中亦认定,本专利权利要求1设置了内壁以及空气导向装置结构,使得空气在内壁和外壁之间形成的通道向下流动,而在由内壁围成的邻近食品的空间内既不存在从上向下的气流,也不形成旋流。本院认同专利复审委上述观点。本专利的发明目的之一,是为了克服现有技术存在的空气在食品制备室内回旋并不能向上引导的技术缺陷,因此风扇在工作中,应当尽量避免发生热空气与其权利要求1所述的“顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口”之运动路径不同的情况,即避免在食品制备室内形成从上而下的气流或者从侧面产生的乱流、旋流。而说明书附图1、4和7中,食品制备室的上方排出开口的直径明显小于风扇的直径,因此当风扇高速运转时,其形成的低压可以将食品制备室内的空气通过上方排出开口吸出,并在风扇旋转产生的离心力的作用下,被迫进入内外壁之间的通道;由于上方排出开口的直径小于风扇直径,在风扇工作时形成的低压作用下,热空气无法再次经食品制备室的上方排出开口折返回食品制备室内部,即不会因此产生大量从食品制备室上方排出开口进入的、从上而下的气流或者乱流、旋流。由此,权利要求1所述“风扇用于使热空气顺次地移动穿过所述底部壁、所述食品制备室以及所述排出开口”之技术效果得以实现。虽然专利权利要求文字并未对风扇和食品制备室上方开口的直径大小作出限定,但结合发明目的、说明书和附图等进行理解,涉案技术方案中风扇部件的直径不应小于食品制备室上方排出开口的直径。而被控侵权产品的风扇明显小于食品制备室上方排出开口,并不具备涉案专利中“风扇”和“食品制备室上方排出开口”部件的相关技术特征。

(三)隐含限定特征的技术内容应当是技术方案所必然涵盖的

明确记载于权利要求中的所有技术特征都构成对所保护技术方案的限定,但是对于需要通过解释得出的隐含限定特征,其应当是权利要求所保护技术方案必然涵盖的技术特征。对于并非必然涵盖的技术内容,不得解释为权利要求的隐含限定特征。

案例阐释

案例四:张某等与国家知识产权局专利复审委员会再审行政判决书【(2015)高行(知)再终字第2819号】

案件类型:实用新型专利权无效行政纠纷

审理法院:北京市高级人民法院

裁判要点:所述领域公知常识是该领域普通技术人员所具备的基础专业知识和技能,但是,不能因此将公知常识随意加入专利权利要求中,除非该领域技术人员可以直接、毫无疑义的确定专利技术方案必须包括有所述公知常识,即公知常识的内容是专利技术方案必须具备的技术特征,并且该技术特征是专利技术方案唯一的配合方式。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 97200554.4、名称为“三相互不相扰配电变压器、开关组合装置”,专利权人为张某等。

无效宣告请求人认为:涉案专利授权文本中权利要求1“监测、控制机构与低压开关”技术特征其与“操作机构”的位置关系在原始申请文件中没有记载,不能从中直接、毫无疑义地确定。

专利权人认为:1.专利权人提交的多项证据足以证明专利权人修改所增加的“监测、控制机构”和“低压开关”是本领域的公知常识,属于本专利原说明书隐含公开的内容。这里所指的“公知常识”,就是指原始申请文件中“隐含公开的内容”,本领域技术人员完全能够从原始申请文件相关的记载中直接地,毫无疑义地确定其不是新增加的技术特征。该“公知常识”与“本领域技术人员从原始申请文件直接地、毫无疑义地确定”有着鲜明的因果关系。2、专利复审委员会认为将“一个侧面”替换为“面板”使得其范围缩小,致使本领域技术人员看到的信息与本申请原始申请文件记载的信息不同,不能从其直接地、毫无疑义地确定是错误的。

专利复审委认为:首先,根据《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》的规定可知,专利申请文件的修改是否从原始申请文件直接地、毫无疑义地确定,与修改后增加的技术特征是否为公知常识没有必然的联系,二者属于两个不同的概念,李澍霖、张旭俊认为公知常识属于原申请文件公开的范围的观点没有任何依据。因此,由于权利要求1增加的“监测、控制机构与低压开关”未在原始申请文件中记载,也无法从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定。

其次,原说明书不仅没有记载“监测、控制机构与低压开关”,更没有记载其与“操作机构”的位置关系,而修改后的权利要求1却包含了操作、监测、控制机构与低压开关均装在“壳体外的同一块面板上”的技术特征。根据本专利原说明书的记载“操作机构和引出线套管都做在密封外壳的一个侧面上”是无法推断出上述位置关系的。

因此,权利要求1的修改超出了原始申请文件记载的范围,不符合《专利法》第33条的规定。

北京市高级人民法院认为:原说明书和权利要求书记载的范围具体可以表现为:原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容,以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素。所述领域公知常识是该领域普通技术人员所具备的基础专业知识和技能,但是,不能因此将公知常识随意加入专利权利要求中,除非该领域技术人员可以直接、毫无疑义的确定专利技术方案必须包括有所述公知常识,即公知常识的内容是专利技术方案必须具备的技术特征,并且该技术特征是专利技术方案唯一的配合方式

众所周知,实用新型专利权的保护客体为产品的形状、结构及其连接关系,除非说明书中对产品部件的位置关系、连接方式等有明确的记载,或者本领域技术人员基于公知常识毫无疑义地知晓产品部件的位置关系、连接方式等,否则,不能当然推定上述技术内容系属于隐性公开,或者本领域技术人员根据原始申请文件记载的内容能够直接、毫无疑义地确定。本专利权利要求1中记载了“操作、监测、控制机构与低压开关”均装在同一块面板上,其增加的“监测、控制机构与低压开关”未在原始申请文件中记载,也无法从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定,且原说明书没有记载其与“操作机构”的位置关系,而修改后的权利要求1却包含了操作、监测、控制机构与低压开关均装在“壳体外的同一块面板上”的技术特征。根据本专利原说明书的记载“操作机构和引出线套管都做在密封外壳的一个侧面上”是无法推断出上述部件的位置关系。因此,李澍霖、张旭俊认为修改所增加的“监测、控制机构”和“低压开关”是本领域的公知常识,属于本专利原说明书隐含公开的内容的观点缺乏依据。

本专利权利要求1中记载了操作、监测、控制机构与低压开关均装在“壳体外的同一块面板上”,而原申请文件仅提及开关的操作机构装在“密封外壳的一个侧面上”,“面板”属于电气机柜中的常见部件,通常呈平板状,其主要功能在于,在其上设置观测和操控部件,以便操作人员对电气机构/系统的运行状况进行观察、操作和调整。而现代汉语词典对于“侧面”解释为指旁边的一面,区别于正面和背面。显然,“面板”与“密封外壳的一个侧面”含义明显不同。本领域技术人员不能从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定。因此,张某等关于上述内容并未存在修改超范围情形的申请主张没有事实和法律依据,本院不予支持。

(四)隐含限定特征的技术内容应从说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定,不得超出说明书和权利要求书记载的范围

隐含限定特征是专利文本所公开技术方案的内在组成部分,相应的技术内容必须是专利说明书和权利要求书所涵盖的。而判断隐含限定特征是否超出说明书和权利要求书记载的范围,关键在于本领域技术人员是否能够从说明书和权利要求中直接地、毫无疑义地确定隐含限定特征的技术内容。从相关案例来看,关于“直接”,其主要体现为“不需要较为复杂地推导,技术人员在阅读完权利要求和说明书后仅依据通常理解就能确定该技术特征”;关于“毫无疑义”,其主要体现为“不存在并不包含该技术特征的其他技术方案,技术人员在阅读完权利要求和说明书后能够确定权利要求所保护技术方案必然包含该技术特征”。

案例五:陈某与国家知识产权局专利复审委员会其他二审行政判决书【(2014)高行终字第1565号】

案件类型:发明专利权无效行政纠纷

审理法院:北京市高级人民法院

裁判要点:若本领域技术人员在结合权利要求书和说明书后,能够合理、客观、直接、毫无疑义地确定权利要求书中所隐含包括了某项技术特征,则在解释权利要求时应予考虑该项隐含限定的技术特征,但此种情形应当严格适用。虽然涉案专利说明书中记载了“热插拔的电源管理”的具体方式,但是本领域技术人员通过阅读权利要求书和说明书无法对其他的电源管理方式进行排除,故“热插拔的电源管理”不能被解释为涉案专利权利要求书所限定的技术特征,并不属于涉案专利权利要求1的保护范围。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 200680016258.4、名称为“连接大容量存储设备的方法”的发明专利,专利权人为陈某。

涉案专利的权利要求1为:

一个可用以连接大容量存储设备的方法,用于计算机相关的或计算机控制的或操作系统控制的机器或设备;这些设备支持APM或ACPI技术,并且支持USB/1394/PCMCIA技术,包括以下步骤:(a)用数据线或数据连接设备,把大容量存储设备连接到数据总线的数据端口,在这连接中间没有数据接口转换;这数据总线的数据端口是在与计算机相关的或是计算机控制的或是操作系统控制的机器或设备的主板之上;这数据总线的数据端口拥有与其连接的大容量存储设备相同的接口类型,此等接口类型包括但不限于IDE/EIDE/ATA/UltraATA/SATA/SATAII/SCSI/UltraSCSI/SerialSCSI,即电子集成驱动器/增强型电子集成驱动器/先进科技附加设备/超强先进科技附加设备/串行先进科技附加设备/串行先进科技附加设备II/小型计算机系统介面/超强小型计算机系统介面/串行小型计算机系统介面;和(b)用电源线或电源连接设备把大容量存储设备连接到采用USB/1394/PCMCIA技术的总线端口上,以提供电力管理功能或设施。

专利复审委在无效宣告决定中认为,附件3已经公开了权利要求1中利用数据线连接接口类型为SATA的大容量存储设备的技术方案中的大部分技术特征,其区别仅在与:①取电方式不同。权利要求1还进一步限定了把大容量存储设备连接到采用USB/1394/PCMCIA技术的总线端口上,进而提供电力管理功能或设施。而附件3仅公开了电源输入接头12b可以取得12V或5V的电源,但并没有公开具体的取电方式。

附件9公开了一种利用计算机上的USB接口对移动终端进行充电的电路,同时也公开了一种通过计算机上的USB口取电的方法,并进一步公开了:具有USB接口的计算机,利用充电电路把移动终端连接到计算机的USB接口上,从而取得5±5%伏的电力供应。由此可见,附件9已经公开了利用USB接口取电的技术手段(即,相当于公开了权利要求1中的用“把大容量存储设备连接到采用USB技术的总线端口上”),并且该手段在附件9中所起到的作用与其在涉案专利权利要求1限定的方案中所起到的作用相同,均是为设备取得合适的电力供应,并均获得了使设备能够实现热插拔的技术效果。因此本领域技术人员在附件3公开的技术方案的基础上,在面临如何取电的技术问题时,很容易根据是否需要实现热插拔的实际需求,从附件9中获得将上述技术手段应用于附件3所公开的技术方案的技术启示。因此,区别①不能使权利要求1限定的方案具备突出的实质性特点和显著的进步。

权利人认为,结合涉案专利说明书及权利要求1,涉案专利实际公开了通过热插拔进行电源管理的技术特征,而附件9并未公开以上区别技术特征。

北京市高级人民法院认为:发明或者实用新型专利权的保护范围一般应以其权利要求所记载的内容为准,说明书及附图系用于解释权利要求,而不应通过解释将说明书及附图中记载而未在权利要求中所明确的技术特征纳入到专利权的保护范围。然而,若本领域技术人员在结合权利要求书和说明书后,能够合理、客观、直接、毫无疑义地确定权利要求书中所隐含包括了某项技术特征,则在解释权利要求时应予考虑该项隐含限定的技术特征,但此种情形应当严格适用,否则容易引导专利权人不能规范撰写权利要求书,从而影响社会公众为避免落入专利权保护范围而进行的技术措施。通过规范对专利保护范围的解释规则,可以有效促进专利权人在撰写专利文件时更加客观、清楚、准确地陈述其技术方案,突出、明确其技术贡献,避免因专利文献撰写瑕疵导致专利权人利益和社会公众利益受损,合理、科学平衡二者利益,从而有效实现专利法鼓励、促进社会科学进步的立法目的。

涉案专利权利要求1对取电方式的特征仅记载为“用电源线或电源连接设备把大容量存储设备连接到采用USB/1394/PCMCIA技术的总线端口上,以提供电力管理功能或设施”,对“电源管理”并未进行限定,虽然涉案专利说明书中记载了“热插拔的电源管理”的具体方式,但是本领域技术人员通过阅读权利要求书和说明书无法对其他的电源管理方式进行排除,故“热插拔的电源管理”不能被解释为涉案专利权利要求书所限定的技术特征,并不属于涉案专利权利要求1的保护范围。

 案件启示:虽然专利说明书中记载了某技术特征,但是本领域技术人员通过阅读权利要求书和说明书无法对其他可实现相同技术效果的技术特征进行排除,故该技术特征不能被解释为隐含限定技术特征。

(五)隐含限定特征的确定不能仅依据说明书具体实施例所记载的内容

实施例是权利要求范围内技术方案的示例,是专利申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式,一般不应通过说明书中公开的具体实施方式限制专利权的保护范围,除非权利要求实质上是实施方式所记载的技术方案。隐含限定特征作为权利要求所隐含的技术特征,需要结合说明书对权利要求进行解释而得出,而非将说明书具体实施方式所记载的技术内容直接作为隐含限定特征纳入权利要求所保护的范围。

案例阐释

案例六:A公司与B公司二审民事判决书【(2018)京民终531号】

案件类型:侵犯发明专利权纠纷

审理法院:北京市高级人民法院

裁判要点:权利要求一般是在说明书或者附图公开的实施例的基础上进行的合理概括,实施例仅仅是权利要求范围内技术方案的示例,是专利申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式。因此,一般不应通过说明书中公开的具体实施方式限制专利权的保护范围,除非权利要求实质上是实施方式所记载的技术方案或者权利要求包括相应的功能性特征。

案情简介:涉案专利是专利号为ZL 94194872.2、名称为“采用数据压缩转换一系列数据包的方法和设备”的发明专利,专利权人为A公司。

涉案专利的权利要求23为:

用于压缩数据包的设备(100;200),包括用于接收第一组(10)数据包的输入装置(110、210),每个该数据包具有一个头段(h)和一个数据段(d),包括用于确定接收到的数据的信道(A、B、…)的识别装置(110、210),压缩每个要压缩数据包的数据段的处理装置(130、230),和生成第二组(20)数据包以及向第二组(20)一数据包的数据段提供第一组(10)的压缩数据的输出装置(160、260),每个该数据包具有与一个头段和一个数据段,其特征在于,提供了存贮装置(161、261)用于分信道(A、B、…)缓存要送到第二组(20)一数据段的数据,并用于向第二组(20)的每个段只提供一个信道(A)的数据。

本案的争议焦点为:涉案专利是否仅压缩第一组数据包的数据段而并不压缩头段?

一审法院认为:在对权利要求进行解释时,首先考虑的是本领域技术人员依据权利要求的文字表述对该技术方案的整体认知。本案中,技术特征6为“压缩每个要压缩数据包的数据段的压缩装置”,其中对于是否压缩头段无明确限定。但需要指出的是,无明确文字记载并不意味着本领域技术人员在阅读权利要求后不会认为该特征会被包括在权利要求范围内。换言之,本领域技术人员在阅读权利要求后认为隐含限定的特征同样属于权利要求的范围。对于涉案专利而言,权利要求中首先明确限定了第一组数据包包括头段及数据段两部分,但在后续的压缩程序中却仅提及压缩数据段,依据常理,这一撰写方式会使本领域技术人员将其理解为仅压缩数据段,而不压缩头段,亦即不压缩头段属于隐含限定的特征。在依据权利要求的文字可以得出隐含限定特征这一结论的情况下,说明书及附图的重要作用之一便在于对该结论进行验证。本案中,涉案专利说明书中对图1的相应记载为“本发明提供支持将第一组10转换为第二组20的(发送)数据包。接下来的数据包21、22和23分别属于信道A、A和B。……每个被描述的组10和20的数据包都由一个头段(或头)h和一个数据段d组成。借助于使用一个适合的压缩过程,数据包11到15(包括两端在内)被转换为数据包21到23(包括两端在内)。依据本发明,这涉及到对组20的(发送)数据包的数据段d只提供压缩形式的组10的(源)数据包的数据段d。换句话说,数据包11到15的头段h中的信息没被包括到数据包21到23的数据段中去。”涉案专利中有关图1的介绍为,图1“大略地给出将第一组数据包转化为第二组数据包的示意图”。因涉案专利权利要求1即为“用于把第一组(10)的数据包转换到第二组(20)的数据包的方法”,而本案所涉权利要求23则为权利要求1所对应的产品权利要求,在此情况下结合考虑图1中上述具体记载可知,图1并非优选实施例,而是对应于涉案专利的基本技术方案(即权利要求1及权利要求23)。基于此,在图1中明确要求仅压缩数据段,不压缩头段,而说明书其他内容均未提及压缩头段的情况下,对于本领域技术人员而言,基于对权利要求23的文字理解,并结合图1中的明确记载,其有理由相信涉案专利并不会压缩头段。据此,该特征与涉案标准中的相应特征并不一致。

北京市高级人民法院认为:权利要求一般是在说明书或者附图公开的实施例的基础上进行的合理概括,实施例仅仅是权利要求范围内技术方案的示例,是专利申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式。因此,一般不应通过说明书中公开的具体实施方式限制专利权的保护范围,除非权利要求实质上是实施方式所记载的技术方案或者权利要求包括相应的功能性特征。所谓权利要求实质上是实施方式所记载的技术方案,一般是指本领域技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图等专利授权文本,结合涉案专利所要解决的技术问题及其采用的技术手段等,可以唯一地确定权利要求记载的技术方案必须完整包含具体实施方式或实施例记载的全部技术特征。据查明的事实可知,上述文字记载于说明书的“示范实施例”部分,且其亦明确记载有“图1用举例描述出”的文字,本领域技术人员可知上述文字记载为涉案专利的优选实施例。结合涉案专利权利要求及说明书的相关记载,本领域技术人员亦难以唯一地确定上述实施例部分的技术方案与涉案专利权利要求23限定的技术方案构成实质相同,从而导致应当将上述实施例部分记载的技术特征引入权利要求23中以解释权利要求23的保护范围。故原审法院依据上述具体实施例记载的内容,认定涉案专利权利要求23隐含限定了其压缩的对象不应包括头段,进而认定涉案标准不包含上述技术特征的理由缺乏事实及法律依据,本院予以纠正。

结语

无论是(2018)最高法民再111号案件中关于是否支持隐含限定特征存在的多次反转,还是(2018)沪民终411号案件最终从发明目的之实现来验证隐含限定特征的存在,越来越多的案件表明隐含限定特征已成为了专利纠纷案件的重要争议焦点。这种通过解释的方法在权利要求中引入隐含技术特征而缩小权利要求所保护技术方案范围的做法往往会直接影响案件中对专利效力和侵权与否的判定,当然也成为案件当事人为赢得案件而需要重点考虑的策略。然而,也正是由于隐含限定特征的适用极易影响专利所保护技术内容的确定性,容易对权利人和普通技术人员对专利的预期保护范围产生影响,进而影响专利制度的稳定性和有效性,因此关于隐含限定特征的适用在实践中受到严格的限制。无论是审判者,还是案件当事人抑或代理人,只有准确掌握隐含限定特征的适用规则,方能判断是否以及如何适用隐含限定特征来确定权利要求所保护的技术方案范围,从而为后续的专利效力或侵权判定奠定基础。