作者：陈文平 马慧（知识产权部）
2021年专利复审和无效审理部的十大案例尘埃落定，历年的十大案例都是热点问题的权威解读，今年也不例外。在化学领域的三个案件中，有两个案件均涉及马库什权利要求。
“马库什”权利要求作为化学领域中一种特殊的权利要求撰写方式，一直以来在授权和确权程序中都不乏争议。由于马库什权利要求的概括性较强，通常在审查过程中会遇到支持、单一性、新颖性和创造性等多个方面的审查意见，为了克服这些审查意见，申请人通常会选择限缩马库什权利要求的保护范围，以获得授权。在授权后的程序中，马库什权利要求的优先权问题也常常引起较大的争论，虽然还未见权威决定，但在实际的审查实践中，大多数经修改后的马库什权利要求的优先权一经挑战，专利权人均有不利的预期。另一方面，由于在专利无效程序中权利要求的修改受到修改方式的限制，马库什权利要求在无效阶段的修改很难被接受，理由通常是不符合审查指南关于无效阶段修改的规定。
2021年的第48183号无效宣告请求审查决定（发明名称：“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”）涉及一种肺动脉高压药物。授权时的权利要求1为通式化合物，权利要求2-9进一步限定了通式化合物的取代基范围，或者限定了具有更少变量的通式化合物。权利要求10和11限定具体化合物列表。上市药物的结构落入马库什权利要求的范围内，同时也是权利要求11的具体化合物之一。无效宣告请求人提出的一个无效理由是本专利基于公开日在本专利的优先权日之后但在申请日前的文献不具备创造性。由此，优先权的判断成为了本案中无法回避的一个问题。专利权人在答复时将权利要求的范围缩小为仅包含两种化合物的权利要求，包含了上市药物产品。由此，优先权问题落在具体化合物是否能够享受优先权的判断上。合议组认为，“当在先申请涉及马库什通式，在后申请为该通式范围内的具体化合物时，判断在后申请能否享有在先申请的优先权，应当以该具体化合物明确或者隐含记载在在先申请中为原则，未明确或隐含记载在在先申请中的具体化合物，不能享有在先申请的优先权。”也即，在优先权文件中没有记载在后申请中的具体化合物时，以“相同主题的发明创造”作为判断标准的优先权并不能够得到支持。
该案中对于化合物优先权的判断标准与第46047号（发明名称：“取代的噁唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”2020年专利复审与无效审理部十大案件之一）决定的判断标准基本一致。在46047号决定中，专利权人也通过修改为具体的化合物从而争辩即使优先权不成立，涉案专利仍然具备创造性的角度出发，获得了对专利权人有利的决定。
从上述两案中可以看出，专利权人均采取了较为保守的答辩策略，避免在无效程序中挑起马库什权利要求的优先权判断标准的争议。由此不禁引出一个问题，如果权利要求依然是马库什权利要求，那么其优先权应当如何判断？由于马库什权利要求能否享受优先权与其修改方式密切关联，本文借道2017年中国法院10大知识产权案件之一关于修改的判决意见尝试讨论马库什权利要求优先权判断方式。
从立法本意的角度来看，马库什权利要求的存在旨在解决化学领域中多个取代基基团没有共同上位概念可概括的问题。因此，“合理”概括便是马库什权利要求的审查过程中比较重视的问题。另一方面，从技术研发的进程来看，申请人在提交以马库什权利要求的方式限定的化合物专利时，研发通常处于临床前的早期阶段，申请人并不能够充分地了解化合物的构效关系。对于最后进入临床阶段并显示治疗效果的化合物并不能够准确地预测。此时，允许马库什权利要求的存在也保护了申请人基于研究结果划定一定保护范围的可能性。考虑上述两方面的因素可以看出，马库什权利要求的审查过程是一种在后的判断，而马库什权利要求的撰写必然要求撰写者对于将来的研究走向有一定的预见性。二者之间的平衡构成了马库什权利要求相关法律适用的讨论空间。
首先，如合议组在48183号决定中阐述的原则，具体化合物在未明确或隐含记载在优先权文件中的情况下，在后的专利不能够享受优先权。合议组在做出该判断时考虑了新颖性规则，在后的具体化合物在没有记载在优先权文件中时，其相对于优先权文件的马库什权利要求具备新颖性，由此可能构成选择发明的客体。如此一来，允许专利权人保留优先权日事实上使得现有技术的分界点提前，有违优先权制度的本意。
那么，马库什权利要求不同于具体化合物，亦不同于具体化合物的组合。这一点在(2016)最高法行再41号再审判决书（2017年十大知识产权案例）中被确认。最高人民法院认为“马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，马库什要素只有在特定情况下才会表现为单个化合物，但通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。”
实践中，更常见的授权专利中马库什权利要求的范围要么小于优先权日公开的范围，要么是在原始公开范围的基础上做出一定的改变。
对于前一种情形，在单独比较修改前后的两个通式时，缩小后的马库什权利要求相比于优先权公开的范围通常具备新颖性；但是，如果认为构成新颖性即破坏优先权，不免对撰写时的申请人施加了过高的注意义务，造成马库什权利要求本身的概括功能失去意义。因为在专利审查过程中，不可避免地会修改权利要求，从而导致修改后的权利要求与优先权文本记载不一致。如果基于限缩性修改而不能享受优先权，这显然不利于申请人尽早披露发明内容。在此情况下，优先权文件中公开的具体化合物如果依然落入修改后马库什权利要求的保护范围，则可以合理地推定，申请人在提交优先权申请时，不仅已构思了相对可预期的保护范围，还记载了若干具体化合物，因此实质性地完成了发明。而在专利审查过程中以及在无效宣告程序阶段进行的修改，在修改后的马库什权利要求书中依然包含了优先权文件中公开的相应的具体化合物的情况下，修改的作用是获得一个合理且相对稳定的保护范围，避开在优先权日时尚未发现的现有技术文献。因此，这样修改后的马库什权利要求享受优先权是合理的。2015年的第103348号复审决定（发明名称：“基于二噻吩并[2,3-d:2′,3′-d′]苯并[1,2-b:4,5-b′]二噻吩的高性能可溶液加工半导体”）也做了类似的认定，合议组认为一件专利申请能否享受在先申请的优先权，依赖于相同发明主题的判断，而不能仅局限于比较二者权利要求的撰写形式，甚至取代基数目的多少。对于马库什权利要求，如果在后申请仅仅是在在先申请的基础上删除了部分取代基选项，并且没有出现新的发明主题时，应当允许在后申请享受优先权。该专利申请中，具体的实施例落入了修改后马库什权利要求的保护范围。通过允许这样的修改，既可以合理保护申请人的利益，也可以防止申请人根据竞争对手的商业行为而非说明书公开内容故意设计通式的修改这种不合理的情形。
另一种情形要复杂地多，如果在后的申请相比于优先权申请的马库什通式保护范围存在交叉，则修改后的马库什权利要求由于包含了优先权文件中未记载的范围是否必然不能够享受优先权。对此，我们认为在遵从优先权制度设立初衷的解读下，并非所有因包含了优先权文件中未记载的范围均不能够享受优先权，需要对个案的不同的情形做出判断。既不能使得优先权制度被用于不合理的占先，亦不能要求申请人的撰写达到万无一失的程度。
马库什权利要求在实质审查过程不可避免地会经过修改。在实质审查过程中申请人修改的余地较大，删除各基团定义中的一些候选项通常都是被允许的。但是，在无效宣告请求阶段由于修改方式的限制，马库什权利要求可被修改的余地非常小，基团的删除几乎都是不允许的。这或多或少受到前述(2016)最高法行再41号再审判决中相关认定的影响。最高人民法院认为“在无效阶段对马库什权利要求进行修改必须给予严格限制，允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。”
该案中，申请人在无效阶段所做的修改为：
最终合议组仅接受了将“或酯”删除的修改，对于其余修改均不予接受。这一观点也得到了最高院的支持。最高院认为，若在无效阶段允许专利权人做出上述修改，“即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定。”
在这样的考虑下，如果删除马库什权利要求中的部分取代基，导致保护范围缩小，并且不会因此产生新的权利要求保护范围，则最高院在前述判决中的顾虑可得以打消。
回到前文中关于优先权文件公开内容的解读，如果优先权文件中记载了通式化合物，并且给出了相应的具体实施例，则申请人在提交优先权文件时已实质性地完成了发明。因此，无论是在实审过程中，还是在授权后的无效程序中，若申请人/专利权人修改后的马库什权利要求书中依然包含了优先权文件中公开的相应的具体化合物，那么修改后的马库什权利要求并不会产生具有新颖性的保护范围，其修改的本质依然是对申请日或优先权日时未发现的现有技术的规避以获得更加稳定和合理的保护范围。
最后，无论是什么样的规则，都离不开专利法“以公开换保护”的立法宗旨。在授权后修改方式受限的情况下，马库什权利要求似乎对于专利权人已不再是一种理想的发明保护方式。业界期待专利局能够在更多的案件中明确马库什权利要求的审查标准和评价要素，发挥马库什权利要求原本的合理概括功能。