职务发明是企业的重要无形资产之一，如何区别职务发明和非职务发明极为重要。《专利法》(1)和《合同法》对职务发明都作了原则性的规定，但现实中许多问题无法从法条中直接获得解答，比如，哪些发明人是职务发明意义上的“员工”，“职务”如何解释等问题。所以，以职务发明为争议点的确权诉讼不胜枚举。本文通过案例的分析，归纳出认定职务发明的要点，并从企业的角度出发提出一些预防纠纷的建议。
要认定职务发明，首先要确定单位与发明人是否有职务发明意义上的雇佣关系（“雇佣关系”）(2)。在雇佣关系成立的前提下，员工的发明被分为“执行本单位的任务”完成的发明，“利用本单位物质技术条件”完成的发明，以及其他发明。雇主享有员工因 “执行本单位的任务”完成的发明的所有权。由于专利权属于私权，所有人可以自由处分，所以对于“利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造，双方可以约定权属，有约定随约定。在无约定的情况下，雇主享有员工“主要利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造的所有权。(3)
在认定职务发明的过程中，法院从“雇佣关系”、“执行本单位任务”、“主要利用本单位物质技术条件”和发明的完成时间四个角度出发进行判断。
一、只有签了劳动合同才算是职务发明意义上的“员工”吗？
职务发明意义上的雇佣关系范围比较宽泛，(4)不仅仅包括最基本的劳动合同法下的雇佣关系。例如，《专利实施细则》第十二条第二款中，“本单位”包括“临时工作单位”。即使没有劳动合同，发明人的发明创造也有可能是职务发明。(5)以下两个案例说明“退休返聘人员”和“股东”也可以是职务发明中的适格主体。
一般而言，退休意味着劳动雇佣关系结束，退休后返聘更多地被认为是一种平等主体间的民事关系，但退休返聘仍然是职务发明意义上的一种雇佣关系。在上海高熙案(6)中，被告自1962年起在原告处工作，于2000年4月退休。退休后，原告旋即返聘被告至2007年8月止。2004年2月16日，被告以发明人身份就一项在返聘关系存续期间完成的发明申请了专利。2007年8月后，原告以上述涉案发明为职务发明为由上诉至上海高级人民法院。上海高院认为被告在退休之后未离开原单位，而是一直在被告处工作至2007年8月，所以在“判定职务发明创造与非职务发明创造的意义上，被告仍是原告的员工”。
再比如，股东以技术入股、参与公司的经营管理并且取得工资却，也有可能被认定为是职务发明意义上的“员工”。在北京王梓奇案(7)中，被告以技术入股原告公司，并以股东身份参与原告的管理和技术开发。被告所取得的工资、福利并不是股息派发方式。北京高院认为：“被告除股东身份外，与原告公司还存在事实上的劳务关系，是原告公司的职员。”
总之，在没有劳动合同的情况下，法院会考虑具体个案情形来确定是否成立雇佣关系。在某些情况下，例如以工资或福利作为对价来获取发明人的服务，或者企业支配和管理该发明人的工作任务，都有可能成立雇佣关系。
二、“本单位的任务”如何解读和举证
根据《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，“本单位的任务”包括职工的“本职工作”和“单位除本职工作外交付的其他任务”。在履行举证责任时，雇主“应当提供明确的证据表明曾经安排发明人或设计人从事技术开发工作，或者分配其从事本职工作之外的技术开发任务”。(8)
对于“本职工作”的认定，劳动合同中列明的工作职责可否参考雇主营业执照上的营业范围呢？各地法院对证据的态度有所不同。在海南吴一凡案(9)中，海南高院将雇主的营业执照内的营业范围作为参考来确定发明人本职工作。而在云南吴钟群案(10)中，云南高院认为“本职工作”，应当是指发明人在本单位所担负的工作职责范围内的任务，其个人所学专业以及本单位的工作性质、业务工作范围、经营范围等，均不应纳入发明人个人的“本职工作”范畴。
对于“除本职工作外单位交付的其他任务”的认定，多数法院要求证据证明该任务是“明确的、具体的，单位要有在人、财、物方面的具体计划与安排”。(11)
以上可见，目前对于执行“本单位的任务”的认定上，还存在较大争议，但若该任务是明确、具体的，就毫无疑问是执行本单位任务。
三、利用本单位的物质技术条件完成的发明一定是职务发明吗？
众多单位无法充分利用企业资源，但同时发明人却苦于资源短缺。有鉴于此，《专利法》允许单位与员工就使用单位物质技术条件完成的发明的权属进行确定。
但现实中，单位与员工往往没有相应约定，或者单位对自身资源的使用情况毫无之情。于是，《专利法》第六条规定单位享有员工主要使用单位物质技术条件完成的发明的所有权。这一规定只有在发明人完成发明创造时不是进行其本职工作，也不是执行其单位分配的任务，而是在自己进行的情况下才适用。(12)根据谁主张谁举证原则，单位需要举证证明“本单位的物质技术条件”、“利用”和“主要”这三个要点。
“本单位的物质技术条件”包含了雇主的资金、设备、零部件、原材料和不对外公开的技术资料等，(13)也就是有形的物质条件和无形的秘密技术资料。秘密技术资料指的是单位内部情报或资料，如技术档案、设计图纸和新技术信息。(14)
所谓“利用”，就是有目的的使用。在司法实践中，法院一般要求雇主提供直接的证据来证明“使用”，而不能因有利用实验室的便利条件就推导出利用了实验室的结论，(15)并且，发明人“使用”的时间必须在发明完成之前。例如，在广东陈志豪案中，雇主支付了涉案专利的申请、登记费，广东高院认为这些费用尽管与涉案专利有关，但是仅仅是涉案专利技术研发成功之后办理申请专利事项的后续费用，而并非进行涉案专利技术研发和创造过程中所必须依赖的物质技术条件。
最后，“主要”这一要素体现在单位的物质技术条件与发明创造的关系上。法院在判定“主要”这一要素时的标准是所使用的物质技术条件是完成发明创造所必须依赖和不可缺少的，缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完不成。(16)
四、员工离职一年后做出的发明创造就不是职务发明了吗？
完成发明的时间和发明的创造性是认定职务发明的两个重要因素。法律规定了在雇佣关系存续期间以及结束之后一年内，如果发明人所完成的发明创造与执行本单位任务有关，则发明创造的专利申请权归原雇主。
但是，法律没有明文规定在雇佣关系结束一年之后所完成的相关的发明创造的专利申请权的归属。法院也不会认定雇佣关系结束一年以后完成的发明一定是非职务发明。(17)
在上海史宝珠案(18)中，被告发明人在离开原告公司一年后申请了一项专利，并称此涉案专利技术是其在离职一年后做出的发明创造，应属于非职务发明创造。上海二中院将涉案专利申请公开说明书中载明的中间体制备方法，与被告发明人在原告公司任职期间所开发的中间体制备方法进行比较，发现两者完全相同。法院判定涉案专利技术的完成时间是被告在原告公司在职期间。
显然，法院并没有认定在雇佣关系结束一年之后完成的发明创造一定为非职务发明，而是结合发明专利的创造性要求（突出的实质性特点和显著的进步）与案件事实来解决确权纠纷。
五、雇主如何保护自己的权益
无论对现有的还是新招聘的技术人员和管理人员，雇主都应当与其签订协议来约定其所完成的发明创造的权属。对此，雇主需要明确员工的本职工作，这些内容可以在劳动合同或者其他合同中与员工确认。对于除本职工作外委派的其他任务，最好有书面文件记载明确具体的任务内容，并保存用以协助员工完成此项任务的资源分配证明。
同时，雇主最好与职工签订协议或在公司规章制度中定义“物质技术条件”并约定因使用“物质技术条件”而产生的发明创造的所有权和专利申请权归雇主所有。当然，雇主可以在合同中写明有权以一定的对价（例如物质技术条件的使用费）放弃所有权和专利申请权。合同如此约定有以下几点好处：第一，权属纠纷会在合同法项下得到解决，雇主无需再证明上文提到的三个要点；第二，因为约定的是所有利用本单位的物质技术条件的行为，所以无论是“主要”利用还是非主要利用，其完成的发明创造的专利申请权都归雇主所有；第三，单位可以视企业发展需要合理取舍发明创造的专利申请权，并且始终能从单位物质技术条件资源的利用中收取回报；第四，可以激发职工的发明热情，满足《专利法》第七条对非职务发明的保护和促进。(19)
对新招聘的重要员工，雇主最需要注意是在雇佣新员工时要对其以往的专业研究和发明创造作详尽的调查研究，确保员工带给雇主的是其在以往工作中积累的经验技能。在员工与其前雇主解除雇佣关系一年后，雇主需要对员工所完成的发明创造进行评估，与其以往的发明创造进行对比，来确认所完成的发明创造相较于以往的发明创造有了显著的进步，并在实质性特点上有所突破。
在公司管理方面，雇主需要建立一套机制来定期支付技术人员和管理人员的工资和福利，并保留相关证据，以备证明雇主与他们存在事实上的雇佣关系。
尽管有些法院认为不需要查看营业执照来确定雇员的本单位任务，但是营业执照往往是诉讼中最重要的证据之一。如果雇主所交代的任务没有与之对应的营业内容，那么雇主会有更重的举证责任来证明所交代的任务确实与雇主有关。所以，雇主应当将所有现有业务归入其营业范围内。
总而言之，职务发明是雇主最重要的战略资产。透过本文案例的分析，雇主可以从中寻找出一些规律，总结经验教训。要想保护其在职务发明中的权益，雇主就应当以专利法为出发点，辅以合同法、劳动合同法和公司法的相关规定，制定全方位的知识产权战略。
该文章首次发表在金杜律师事务所月刊《中国法律期刊》2011年6月，总49期上。
注释：
1、于2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过第三次修改，并于2009年10月1日起施行。
2、《专利法》第六条：
执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。
非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
3、“少量的利用或者对发明创造的完成没有实质帮助的利用，应不予考虑。”《新专利法详解》第33页。
4、《新专利法详解》第32页。
5、 “本单位的工作人员包括临时工作人员，例如从其他单位借调、聘请来的人员。虽然这些人员的编制和工资关系在其他单位，但借调单位、聘用单位实际上是把他们纳入本单位的工作计划的，所以在完成该单位所分配工作的情况下，应当视为本单位的工作人员。”《新专利法详解》第32页。
6、中国石化集团上海工程有线公司与高熙专利申请权权属纠纷上诉案，上海市高级人民法院，（2008）沪高民三（知）终字第130号。
7、 北京市京海鹰矿山工程设备公司诉王梓奇等实用新型专利权属纠纷案，北京市高级人民法院，（2003）高民终字第61号。
8、陈鸿奇与汕头市光华机械实业有限公司专利权属纠纷上诉案，广东省高级人民法院，（2005）粤高法民三终字第58号。
9、吴一凡与海南金鼎实业发展股份有限公司专利权权属纠纷上诉案，海南省高级人民法院，（2002）琼民二终字第48号。
10、吴钟群等与昆明德天力科技有限公司专利权权属纠纷上诉案，云南省高级人民法院，（2005）云高民三终字第58号。
11、吴应多与浙江乐吉化工股份有限公司专利权属纠纷上诉案，浙江省高级人民法院，（2001）浙经三终字第99号。
12、《新专利法详解》第33、34页。
13、《专利法实施细则》第十二条第二款。
14、《新专利法详解》第33页。
15、吴应多与浙江乐吉化工股份有限公司专利权属纠纷上诉案。
16、《新专利法详解》第33页；佛山市三水毅品电器配件有限公司与陈志豪专利权属纠纷上诉案；吴应多与浙江乐吉化工股份有限公司专利权属纠纷上诉案。
17、上海信联化学制药有限公司诉史宝珠专利申请权权属纠纷案，上海市第二中级人民法院，（2004）沪二中民五（知）初字第117号。
18、上海信联化学制药有限公司诉史宝珠专利申请权权属纠纷案。
19、《专利法》第七条：“对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。”