作者:李辉 庞淑敏(知识产权部)

       

2022年4月26日,国家知识产权局发布了2021年度专利复审·无效十大案件。在这十大案件中,有两件是电学领域的案件,其中还有一件涉及到集成电路布图的撤销。这些案件因其焦点问题典型、社会影响较大而入选,国家知识产权局复审和无效审理部在这些具体案件中的认定对于未来的实质审查和无效审查都会有较大影响,而且也可在类似案件中进行援引和活用。为此,我们对这两个案件及其焦点问题进行简要介绍。

一、“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统发明专利权无效宣告请求案(第33159号无效决定

专利权人:K公司

请求人:Z公司

专利号:ZL201010523284.4

审查结论:全部无效

该典型案例涉及目前我们日常生活中广泛使用的二维码扫码技术,在该无效审查决定中涉及到请求人撤回无效请求后的依职权审查、权利要求的解释等焦点问题。

(一)案件基本情况介绍

涉案专利涉及图像识别领域,特别是涉及一种自动符号图像的识读方法和装置,即目前我们日常生活中普遍在使用的二维码技术的相关方案。在涉案专利的技术方案中,在二维码图像中设置了至少三组校验码,用来对二维图像中包含的网络标识信息进行验证,在通过验证的情况下,才利用网络标识进行数据传输。根据涉案专利记载,与现有技术相比,其能够达到快速完成识读任务的目的,提高识读效率。

请求人Z公司,在2017年5月针对涉案专利提起了无效请求,专利复审委员会安排双方于2017年07月18日举行口头审理,于2017年08月21日收到专利权人的意见陈述书,其中说明了专利权人已与请求人达成和解,并提供了许可合同复印件。

同时, 案外人ZK公司和专利权人以专利权人变更为由分别于2017年09月01和2017年9月5日提交了中止程序请求书,国家知识产权局于2017年09月18日和2017年11月28日发出了两个中止程序请求视为未提出的通知。

请求人Z公司在2017年9月22日提出了撤回无效宣告请求的申请。专利权人K公司在2017年12月8日和12月25日提交意见陈述,告知其与案外人ZK公司已经协商一致不进行专利权人变更,无需中止程序,申请撤销中止程序。

在2018年1月30日国家知识产权局做出了因权利要求1-58不具备创造性而宣告涉案专利权利要求1-58全部无效的第33159号无效决定。

K公司对国家知识产权局做出的第33159号决定不服,在2018年4月16向北京知产法院提起行政诉讼((2018)京73行初3582号),北京知产法院于2020年7月9日进行了开庭审理时间,在2020年7月底做出一审判决,维持无效决定。随后,K公司上诉至最高人民法院,最高人民法院做出二审判决,维持了一审原判。

(二)案件焦点问题讨论

  • 关于无效请求撤回后的依职权审查

在该典型案件的无效过程中,合议组安排当事人在2017年7月18日进行了口审。请求人Z公司在2017年9月22日提出了撤回无效宣告请求的申请,合议组在2018年1月30日做出无效决定,因权利要求1-58不具备创造性而宣告涉案专利权利要求1-58全部无效。

在无效请求过程中,可能会遇到需要撤回无效请求的情形,例如在请求人和专利权人之间达成和解的情况下,此时无效请求人可以依据专利法实施细则的规定撤回无效请求。但是实践中,请求人提交了无效请求撤回的申请,国知局并非必然会依据该申请终止审理,发出结案通知书。

根据专利法实施细则第七十二条规定:

“专利复审委员会作出决定之前,无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告请求审查程序终止。但是,专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的,不终止审查程序。”

此外,最新版审查指南第四部分第一章第2.3节明确记载:

“2.3请求原则
复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动。
请求人在专利复审委员会作出复审请求或者无效宣告请求审查决定前撤回其请求的,其启动的审查程序终止;但对于无效宣告请求,专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。

请求人在审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回请求的,不影响审查决定的有效性。”

因此,根据专利法及其实施细则以及审查指南的相关规定,在请求人主动撤回无效请求时,请求人必须在无效宣告请求审查决定作出前申请撤回,才有可能终止已经启动的审查程序。如果请求人申请撤回时,无效决定已经做出,即便无效决定并未发出,此时无论是专利权有效还是无效,都不会终止审查程序。而且,即便请求人请求撤回时无效决定尚未做出,但是如果根据已进行的审查工作能够作出专利权全部无效或者部分无效时,并不会终止已经启动的审查程序。这意味着,只有已进行的审查工作不足以做出无效决定,或者无效决定是维持专利权有效时,才会终止审查程序。

在该典型案件的无效过程中,请求人Z公司在2017年9月22日提出了撤回无效宣告请求的申请,请求人提出撤回请求时无效决定尚未做出(无效决定在2008年1月30日做出)。因此,该撤回请求的时机满足专利法实施细则第七十二条第二款的规定。但是由于合议组根据口审情况已经能够做出宣告涉案专利专利权全部无效的决定,所以合议组并未终止已经启动的审查程序,而是继续审理,最后发出了专利权全部无效的审查决定。

我们认为,“当事人处置原则”是无效过程中的一个基本原则,基于该原则,请求人可以放弃全部或者部分无效宣告请求的范围、理由和证据,但是同时也需注意在特定情况下合议组可以“依职权审查”,其不仅涉及到具体审理案件时对无效宣告理由的主动变更、对证据的引入,而且也涉及到关于请求人撤回,以及无效宣告请求视撤情况下的 “无效宣告程序终止”的处理。这是处于维护社会公平和公众合法权益的进一步考虑。

因此,对于当事人双方处于协商和谈判中并很可能取得实质性进展的案件,需要将谈判过程和无效进程进行有效配合,并选择恰当时机申请撤回请求。必要时,双方可以提前与合议组沟通,申请延迟进行口审;也可以向合议组申请给予双方一定期限进行和解,并延缓做出审查决定,同时及时与合议组沟通谈判进展。

  • 关于权利要求的解释和技术启示

在口审过程中,专利权人主张:1)涉案专利中的校验码具有校验功能和判断图像清晰功能,证据2中的QR码中的寻像图形并不能相当于涉案专利的校验码。2)证据2中的寻像图形仅用来确定位置,与涉案专利校验码的作用明显不同,因此不存在技术启示。

对此,合议组认为根据专利说明书第0030段的记载,可以看出该校验码是为了确定定位是否准确,从而使得图像成像清晰。因而,其与对比文件2中的QR码的寻像图形功能是完全相同的。同时,由对比文件2中公开的特征的作用与在本专利中的作用相同,都是通过寻像图形或图像中的校验码来正确定位并识别图像中的数据信息,因而在面对如何正确识别图像中的网络标识时,对比文件2给出了相应的技术启示。

我们认为,对权利要求中的技术特征的正确解读是确定权利要求保护范围以及认定新颖性和创造性的一个非常重要过程。在解释权利要求的技术特征时,应遵循以权利要求的文字记载为基础,可结合说明书中的记载的相关实施方式来进行理解。同时,在对比文件中公开的技术手段和该特征所起的作用均相同的情况下,应认为对比文件给出了相应的技术启示。

二、“图像传感器CS3825C”集成电路布图设计专有权撤销程序案(第6号审查决定)

专有权人:X公司

撤销意见提出人:R公司

登记号:BS.175539928

审查结论:维持专有权有效

该典型案例涉及名称为“图像传感器CS3825C”的集成电路布图设计,该典型案例涉及到集成电路布图设计的保护对象、独创性的审理范围、独创性判断标准和判断方法以及首次商业利用之日起2年内提出登记的判断标准等焦点问题。

(一)案件基本情况介绍

该典型案例涉及名称 “图像传感器CS3825C”、登记号为BS.175539928、专有权人为X公司的集成电路布图设计专有权。

2020年05月19日,R公司(下称撤销意见提出人) 针对该布图设计专有权向国家知识产权局提交集成电路布图设计专有权撤销意见书。

本布图设计自其首次商业利用日超过2年才向国家知识产权局提出登记申请,不符合《条例》第十七条的规定;专有权人声明的三个独创性部分中,独创性部分一和二为公认的常规设计, 本布图设计的独创性部分一和独创性部分二不符合《条例》第四条的规定;独创性部分三没有传感器功能信号输出,不执行电子功能,不符合集成电路的定义。

合议组安排双方在2021年04月26日对本案进行口头审理,R公司在庭后还主张专有权人在布图设计专有权登记申请时、在侵权诉讼时、在本次撤销程序的意见陈述时随时补充和变更独创性部分,不能接受。

经过审理,合议组最终认定:

1)本布图设计属于条例定义的集成电路,符合《集成电路布图设计保护条例》第二条第(一)项的规定;

2)专有权人在集成电路布图设计专有权侵权诉讼程序、专有权撤销程序主张的独创性部分没有明显变化,因此专有权人在侵权诉讼程序、专有权撤销程序新增加的独创性部分三应当予以接受;

3)独创性部分二对应的布图设计被证据14中的现有设计相同,创作者存在接触该PAW3305布图设计的可能性,因此其不是创作者自己的智力劳动成果,因而不具有独创性;同时现有证据不足以证明独创性部分一和三是公认的常规设计,因此具备独创性,符合《集成电路布图设计保护条例》第四条的规定;

4)没有证据表明本布图设计的首次商业利用日超过其专有权登记申请日2年以上,撤销意见提出人有关本布图设计不符合《集成电路布图设计保护条例》第十七条的规定的主张不成立。

(二)案件焦点问题讨论

  • 集成电路布图设计的保护对象

《集成电路布图设计保护条例》第二条规定了:

“本条例下列用语的含义:

(一)集成电路,是指半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品;

(二)集成电路布图设计(以下简称布图设计),是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置;…”

R公司在撤销程序中主张:该布图设计的独创性部分三所涉及的SENSOR模块中周边像素没有传感器信息输出,不执行电子功能,因此该独创性部分三不符合集成电路的定义。

合议组认为,《集成电路布图设计保护条例》对受其保护的集成电路以及集成电路布图设计进行了定义,其中对集成电路的定义是针对芯片整体,而不是针对芯片所包含的部分元器件或模块。如果某个产品整体中包含了形成于半导体基片上的至少一个有源元件以及互连线路,可以执行电子功能,则该产品属于条例定义的集成电路。对本案而言,本布图设计涉及图像传感器,其中包含形成于半导体基片上的SENSOR模块、PGA模块和ADC模块等,SENSOR模块包括多个CMOS有源元件,上述模块通过线路互连,可以执行采集信号并处理得到图像信息的功能,属于条例定义的集成电路。

综上所述,我们认为《集成电路布图设计保护条例》中关于集成电路和集成电路布图设计进行了明确定义,特别是关于集成电路,条例从集成电路的材料、元件类型和连接、作用等多方面进行明确定义,该定义是对作为保护对象的集成电路的定义,不是针对其构成组件的定义,也不是针对独创性部分的定义。只要集成电路作为整体满足前述定义,则对应的布图设计即符合集成电路布图设计保护,是合法的保护对象。

  • 独创性部分的审理范围

在该典型案例中,专有权人主张了3个独创性部分,其中独创性部分一和二是在申请登记时所声明的独创性部分,而独创性部分三在申请登记时并未声明,而是专有权人在专有权侵权诉讼程序、专有权撤销程序中新增加的。因此,该新增的部分是否应当被接受,是否应属于专有权撤销程序中的审理范围是案件审理中的焦点问题之一。

《集成电路布图设计保护条例》第十六条规定,

“申请布图设计登记时应当提交:

(一)布图设计登记申请表;

(二)布图设计的复制件或者图样;

(三)布图设计已投入商业利用的,提交含有该布图设计的集成电路样品;

(四)国务院知识产权行政部门规定的其他材料。”

《集成电路布图设计保护条例实施细则》(下称《实施细则》)第十四条规定了,

“第十四条 复制件或者图样

按照条例第十六条规定提交的布图设计的复制件或者图样应当符合下列要求:

(一)复制件或者图样的纸件应当至少放大到用该布图设计生产的集成电路的20倍以上;申请人可以同时提供该复制件或者图样的电子版本;提交电子版本的复制件或者图样的,应当包含该布图设计的全部信息,并注明文件的数据格式;

(二)复制件或者图样有多张纸件的,应当顺序编号并附具目录;

(三)复制件或者图样的纸件应当使用A4纸格式;如果大于A4纸的,应当折叠成A4纸格式;

(四)复制件或者图样可以附具简单的文字说明,说明该集成电路布图设计的结构、技术、功能和其他需要说明的事项。”

因此,现行的《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》并未要求申请人在申请集成电路布图设计时,将独创性声明作为申请的一项要件,即并未要求申请人必须进行独创性声明才能进行申请登记。这意味着申请人在申请登记时不进行独创性声明,而在后续程序中再对独创性进行声明也是允许的。但是实践中,可能存在申请人在申请时对独创性进行了声明,而后续的专有权确权过程或侵权诉讼过程中对独创性声明进行了变更的情况,此时应当如何认定是一个尚未明确的问题。

对此,合议组认为,除了在申请登记时声明独创性之外,在布图设计专有权确权或侵权程序中,专有权人通常会声明并主张其布图设计所包括的具有独创性的部分;布图设计专有权的独创性部分应在其登记程序、首次确权程序、首次侵权程序中予以固定,而后续的程序中仅限于减少,而不应增加。此外,合议组认为专有权人所主张的独创性部分应当是客观的,不应是主观的、反复变化的;如果专有权人在各个程序中主张的独创性部分明显反复变化,超出了社会公众的合理预期,损害了社会公众的合法利益,则其主张不应被接受。

在该典型案例中,申请人在申请登记时主张了两个独创点,在后续的专有权确权程序和专有权侵权程序中增加了一个独创点,之后专有权人并未对此再进行变更。合议组认为,在该布图设计申请登记专有权后,专有权人对本布图设计独创性部分的主张自首次侵权程序起未发生变化,未超出社会公众的合理预期,也未损害社会公众的合法利益,应当予以接受。

关于专有权人对独创性的主张,我们认为现有《集成电路布图设计保护条例》和《集成电路布图设计保护条例实施细则》并未要求专有权人在申请的登记时进行独创性声明,这给予了专有权人在独创性主张方面的一定灵活性和自由度,但是这种灵活性和自由度又不是任意的,而是受到限制和约束的。专有权人最晚应当首次确权程序或首次侵权程序中予以固定,后续不能再进行任意增加或者变更。因此,专有权人在首次确权程序和首次侵权程序中,应当综合考虑各个程序中的情况,分析所登记的布图设计,尽量客观地主张布图设计的独创性部分,这些独创性部分可以设计核心设计部分、也可以涉及一些基本设计部分或者辅助设计部分,并且后续程序中不要进行实质性变更,以在不损害社会公众利益的情况下,更好地保护自己的专有权。

  • 独创性部分的判断标准和方法

《集成电路布图设计保护条例》第四条规定,

“受保护的布图设计应当具有独创性,即该布图设计是创作者自己的智力劳动成果,并且在其创作时该布图设计在布图设计创作者和集成电路制造者中不是公认的常规设计。

受保护的由常规设计组成的布图设计,其组合作为整体应当符合前款规定的条件。”

撤销意见提出人指出:专有权人声称的本布图设计在独创性部分一至三属于公认的常规设计,不具备独创性,因此不符合《集成电路布图设计保护条例》第四条的规定。

合议组认为,在独创性判断中,如果一项布图设计与现有布图设计明显不同,属于创作者自己的智力劳动成果,且对布图设计创作者和集成电路制造者而言,该布图设计不是公认的常规设计,则该布图设计具有独创性;如果一项布图设计与现有布图设计相同,且创作者存在接触该现有布图设计的可能性,则该布图设计不属于创作者自己的智力劳动成果,因而不具有独创性。

具体地,关于独创性部分一和三,合议组认为:在集成电路不同设计中,创作者或制造者会采用一些公认的设计原则,但不同的创作者或制造者在考量相同的设计原则时,仍可以做出完全不同的布图设计;而证据14中公开的布图设计与作为本布图设计的独创性部分一和三的设计部分明显不同。因此,本布图设计独创性部分一和三对应的布图设计相对于现有证据而言是创作者自己的智力劳动成果。

关于独创性部分二,证据14中公开的现有布图设计与本布图设计的独创性部分二相同,而且创作者存在接触该PAW3305布图设计的可能性,因此独创性部分二对应的布图设计属于公认的常规设计,不是创作者自己的智力劳动成果。

我们认为,根据《集成电路布图设计保护条例》的规定,布图设计的独创性要求的核心在于1)“独”,即“独”立创作,这体现了创作者自己的劳动成果;2)“创”,即具有“创”新性,布图设计不属于公认的常规设计。因此,在进行独创性判断时也应从这两个方面进行核实。换句话说,满足布图设计保护要求的布图设计必须同时满足上述两个方面的要求;在上述任何一个方面未被满足的情况下,布图设计不应得到保护。

具体而言,判断布图设计是否是“创作者自己的劳动成果” ,此时需要判断声称的独创性部分与创作者能够接触到的他人在先设计是否相同/实质相同。如果不存在接触可能性,或者两个布图设计不同,则该声称的独创性部分属于创作者自己的劳动成果;而在两个布图设计相同或者实质性相同且存在接触可能性的情况下,则认为该声称的独创性部分不属于创作者自己的劳动成果。在判断声称的独创性部分确实属于创作者自己的劳动成果的情况下,还需要进一步确定是否是公认的常规设计,即该声称的独创性部分是否在创作布图设计时已经能够从布图设计领域的教科书、技术词典、技术手册等资料中获取,以及是否根据基本的设计原理容易想到的设计,例如是否是唯一的选择。此外,还需注意,与著作权类似,集成电路布图设计保护的是一种具体的表达,不延及思想、处理过程、操作方法或者数学概念等,因此在具体判断独创性部分时,还应重点考虑具体设计的相似性,而不是设计所基于的原则或者思想的相似性。

  • 首次商业利用之日起2年内提出登记的判断标准

《集成电路布图设计保护条例》第十七条规定,

“布图设计自其在世界任何地方首次商业利用之日起2年内,未向国务院知识产权行政部门提出登记申请的,国务院知识产权行政部门不再予以登记。”

在该典型案例中,撤销意见提出人主张:与本布图设计基本相同的CS3815晶圆布图设计最晚于2014年7月已进行首次商业利用,而专有权人在2017年12月08日才向国家知识产权局提出登记申请,因此,申请日超过了首次商业利用日2年,因此本布图设计不符合条例第十七条的规定。

合议组认为,在撤销审查中,判断一项布图设计专有权是否在其首次商业利用之日起2年内提出登记,需要从两个方面进行审查:

1)投入商业利用的布图设计与该登记获得专有权的布图设计是否相同或实质相同,

2)该布图设计专有权登记申请日是否超过了投入商业利用的布图设计的首次商业利用日2年以上。

合议组认为,该布图设计与证据中的CS3815晶圆布图设计具有明显区别,本布图设计与CS3815晶圆布图设计既不相同也不实质相同。因此,并没有证据表明本布图设计的首次商业利用日超过其专有权登记申请日2年以上。

我们认为,根据《集成电路布图设计保护条例》的规定,布图设计需自其在世界任何地方首次商业利用之日起2年内进行登记,如果申请登记时超过该时限,则将不予登记。因此,在完成集成电路布图设计后,权利人应当根据商用计划和实际情况,恰当和合理安排申请登记时间。同时,专有权人对于各次布图设计的商用情况,也应做好相关材料和信息的保存和管理,以便在任何登记的布图设计在撤销程序中受到质疑时,可以提出相应的反证,予以反驳。