作者:金杜律师事务所商标组

舟山市水产流通与加工行业协会(简称舟山水产协会)系第5020381号证明商标“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”的专用权人。舟山水产协会以申马人公司生产的“舟山精选带鱼段”,其外包装上突出使用了“舟山带鱼”字样,容易造成公众混淆,从而侵犯其商标专用权为由提起民事诉讼,请求对方立即停止生产销售侵权产品并赔偿经济损失。

申马人公司辩称其生产加工的产品系来自舟山地区的带鱼,对“舟山带鱼”文字的使用是合理使用,没有侵犯舟山水产协会的权利。其销售的产品上有自己的商标“小蛟龙”,不会造成公众的混淆。北京市第一中级人民法院认为:

是否侵犯证明商标权利,不能以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆作为判断标准,而应当以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认作为判断标准。舟山水产协会主张申马人公司在商品外包装上突出使用“舟山带鱼”字样,容易造成公众混淆,因此构成侵权,是对法律的错误理解,实质上将证明商标与商品商标混同。是否突出使用,是否造成商品来源混淆,与是否侵犯证明商标权利无关。本案中,涉案商标“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”系作为证明商标注册的地理标志,即证明商品原产地为舟山海域的标志。因此,在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山精选带鱼段”属于对地理标志的正当使用,并不侵犯舟山水产协会的商标权利。

判决驳回舟山水产协会的全部诉讼请求。舟山水产协会不服,向北京高级人民法院提起上诉。北京高级人民法院依据《商标法》第十六条第二款和《商标法实施条例》第六条有关地理标志的规定,《商标法实施条例》第四十九条和《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条第二款有关正当使用地理标志中的地名的规定,认为舟山水产协会作为该商标的注册人,对于商品符合特定品质的自然人、法人或者其他组织要求使用该证明商标的,应当允许。而且,其不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求,但商品确产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。但同时,对于其商品并非产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织在商品上标注该商标的,舟山水产协会则有权禁止,并依法追究其侵犯证明商标权利的责任。申马人公司提交的证据不足以证明涉案商品原产地为浙江舟山海域。在申马人公司不能证明其生产、销售的涉案商品原产地为浙江舟山海域的情况下,其在涉案商品上标注“舟山精选带鱼段”的行为,不属于正当使用,构成侵犯涉案商标专用权的行为,应当就此承担停止侵权、赔偿损失的法律责任,支持了舟山水产协会要求申马人公司停止侵权、赔偿损失的主张。作为国内首例证明商标侵权案例,该判决对于如何认定侵犯证明商标权利及其与商品商标的不同判断标准具有指导作用。

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