作者:金杜律师事务所商标组
全国人大常委会于2013年8月30日通过了对中华人民共和国《商标法》的第三次修订(以下简称“商标法修正案”)。商标法修正案将于2014年5月1日起施行。
本次修订在总体上回应了社会所关注的商标申请程序过长、恶意抢注猖獗、商标保护困难等问题,其中一些修订内容将对商标权人和商标从业者产生重要影响,现归纳要点如下:
- 扩大了可注册的商标类型
本次商标法修正案接受了声音成为可注册商标。
这一新增的商标类型会给以声音作为区别特征的企业和商家带来福音,对于那些在已经接受声音作为商标进行注册和保护的国家的申请人,可能会很快将其在国外注册的声音商标在中国进行注册保护,对于那些对声音商标还不甚熟悉的国内企业和商家,则需要尽快熟悉起来了。
- 商标申请程序上更加便利:法定审查时间限制、电子申请、一标多类申请、审查意见和商标续展
审查时间规定
此次修订在中国商标法历史上第一次对商标局和商标评审委员会设定了商标审查的法定时限。具体如下:
审理时限的确定,将大大提高商标事务的处理效率,增加当事人对案件处理时间的可预期性。
电子申请
商标局已在几年前开始了电子申请的试点,此次正式将此写入商标法修正案,顺应了商标申请的国际化趋势。
一标多类申请
新法将允许申请人通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标,这一修订简化了注册申请手续,有利于降低申请人的申请和管理成本;目前的做法是一份申请书仅针对一个商标在一个类别的商品或服务上的申请。
审查意见
新的修订内容加入了审查意见制度,对于商标局在审查商标申请时发现的问题,商标局可以向申请人发出通知、要求申请人进行改正或说明。这一修订给予了申请人参与审查、对审查员的意见阐述自己看法的重要机会,既可降低商标申请的驳回率,也降低了申请人克服驳回的成本。
商标续展
本次修订将商标续展的申请时间延长,可在期满前12个月内办理,同时保留了期满后的6个月的宽展期。这一操作可以使商标注册人尽早进行商标续展工作,有利于配合续展之后的其它诸如海关知识产权备案等工作的开展。
所有这些变化均将给商标申请人带来更多的便利和实惠。但是,需要指出的是,一些变化可能会影响到商标权人以及商标从业者的商标策略的制订和选择。
- 异议程序的实质性修改
值得特别关注的是商标局异议程序在此次修订中发生了实质性变化。
首先,它限制了提出异议的异议人的主体资格和异议理由。现行法规定,任何人都能以任何理由对已公告的商标申请提出异议,但根据修改后的商标法,仅有在先权利人和利害关系人才能基于相对理由在商标公告后提出异议。这一变化可能会减少异议的数量,并缓解恶意异议给正常的商标注册申请带来的问题。
其次,如果一件异议申请被商标局决定异议不成立,被异议商标将立即获得注册,注册程序将不会被拖延到后续的复审和诉讼程序完成之后。但对于异议成立的,被异议人则可向商标评审委员会提出复审请求,与现行法律的规定一致。
因此,如果异议经商标局审查决定不能成立,异议人将不能就此决定向商标评审委员会提出复审。这样,异议人就只能利用后续的无效程序对已注册的商标提出无效请求。这一变化将会产生怎样的影响尚不能预料,因为如果异议失败、申请人取得商标注册之后,就可以基于该注册行使其商标权。这对于在恶意注册未能通过异议加以遏制的情况下,真正的商标所有人即便立即提起无效申请,也面临被恶意注册人指控侵权的风险。该问题是否能被解决,以及怎样被解决,将有待日后实施条例或法院的实践加以阐明。
由于异议程序的这一重大改变,异议人将需要提高对异议的重视程度,尽量争取在异议阶段就将恶意注册情况加以遏制。
- 遏制商标抢注
商标法修正案明确禁止代理人、代表人、业务关系人在未经他人授权的情况下,在同一种或类似商品上注册与他人在先使用的未注册商标相同或近似的商标。业务关系包括合同、业务往来关系或因其他关系而明知他人商标存在的情况。
此外,商标法修正案首次引入了商标代理机构的义务。除了保密义务和其它义务之外,商标法修正案还规定商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。因为曾有商标代理机构代其客户恶意注册他人商标的情况,这一修订也将对商标抢注产生一定的遏制效果。
特别值得注意的是,此次修正案中单独就“诚实信用原则”增加了一个条款。商标法修正案第七条规定,“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”。作为对民事行为的普遍性要求,在商标法中专门列出这一条款,彰显国家对正常商标秩序的维护。同时,该条款也为遏制不能为其它条款所制止的不诚信行为提供了一个兜底的法律依据。
- 加强对商标权人的保护
商标侵权中的混淆原则
商标法修正案首次在立法历史上引入了“混淆”这一判断原则。第五十七条第二款禁止“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标的,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”行为。在商标侵权判断中加入混淆原则,回归了商标区别商品来源的本来意义。
虽然“混淆”这一概念已在实践中被长期使用,但这是第一次被写入法律条文。在商标近似或商品类似的情况下,这将会帮助工商管理机关或法院公平地裁决商标侵权案件。
赔偿数额的计算
赔偿数额将首先会按照商标权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定的情况下,则参照该商标许可使用费的倍数合理确定。而根据现行法,商标权利人可在实际损失和侵权人获利二者之间选择一种。
此外,侵权人将被要求提供相关账簿和资料来确定其获利数额,因为根据现行法商标权人很难在商标侵权案件中对此加以举证,所以法院往往无法得到合理的赔偿计算依据。根据新的修正案,如果侵权人不提供或者提供虚假账簿和资料的,法院可以参考权利人的主张和提供的证据来判定赔偿数额。
惩罚性赔偿
商标法修正案提出了惩罚性赔偿,这也是惩罚性赔偿首次被引入中国知识产权法律领域。新的修正案规定,对情节严重的恶意性商标侵权行为,可按正常方法确定数额的一倍以上三倍以下的范围判定赔偿数额。
另外,对五年内实施两次以上商标侵权行为的,工商管理机关也将从重处罚。
法定赔偿
商标法修正案将最高法定赔偿数额从50万增加到300万人民币。这一显著变化亦可有效地遏制商标侵权。
未使用商标无法获得赔偿
同样值得一提的是,商标法修正案规定,如果注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人可不承担赔偿责任。这可以大大降低仅以诉讼索赔为目的的商标申请数量。同时,对于商标权人而言,也提高了其在日常工作中收集保存相关使用证据的要求。
- 明确了商标的合法使用方式:在先未注册商标可继续使用;他人对注册商标有正当使用权
本次商标法修正案中加入了对未注册但在先使用的商标的保护。商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人继续使用该商标。但是,该“继续使用”将被限制在原使用范围内,并且注册商标专用权人可以要求其附加适当区别标识。
但是,修正案未就“原使用范围”和“一定影响”作出定义或解释,这也将有待于日后实施条例或司法解释的进一步阐述。
修正案特别提到注册商标中若含有本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用这些要素。立体商标中的商品自身性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状、或使商品具有实质性价值的形状也属此列。
- 禁止驰名商标用于广告宣传
长期以来,驰名商标认定成为许多公司竞相追求的目标,以求在广告和宣传中可使用“驰名商标”来加强产品的推广,也因此使驰名商标认定制度饱受诟病,并引起了诸多争议。为了制止该种日渐偏离法律本意的行为,最高法院、商标局和商标评审委员会近年来也已对驰名商标认定加以严格管理。
此次修正案从本质上将驰名商标认定回归到法律本意上来。对于将驰名商标用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览或者其他商业活动中的,也将被处以罚款。在禁止驰名商标用于商业目的后,驰名商标将会回归它在法律和实践中的真实和恰当的法律功能。
- 商标和企业名称的冲突解决
本次修正案也明确规定,将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。这样,公司名称中使用他人商标的情况有了法律依据,或可得到有效抑制。