作者:丁宪杰 杨华  金杜律师事务所商标

中国商标法规定,商标授权确权案件中,当事人对国家工商行政管理总局商标评审委员会的裁定和决定不服的,须向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,对一审判决不服的,须向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院的二审判决为终审判决。

北京市高级人民法院(以下称“北京高院“)近日公布了关于商标授权确权行政案件的审理指南,指南共三十条,涉及驰名商标的认定与保护问题、地理标志的认定与保护问题、混淆误认的判断问题、涉及姓名权和著作权的在先权利的保护问题、以及诸如当事人被吊销营业执照但未注销等情况的审理程序问题。其中有以下要点值得关注:

一、关于驰名商标的认定与保护

北京高院再次明确以驰名商标相关规定的案件中,引证商标应在诉争商标申请日前达到驰名状态。在一些案件中,当事人提供的诸如引证商标被认定为驰名商标等证据可能产生于诉争商标申请日之后,但北京高院认为,如果这些证据能够证明引证商标在诉争商标申请日前已处于驰名状态的,也应予采信。这给驰名商标所有人的举证带来了一定的宽松条件。

北京高院同时认为,判断诉争商标是否构成依驰名商标保护的相关规定而不予注册并禁止使用的情形,原则上应当首先确定请求保护的商标是否达到驰名状态;在能够认定的情况下,再对诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿或者翻译以及是否容易导致混淆或者误导公众、致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的情形进行认定。这一规定明确了涉及驰名商标的案件的审理顺序,若请求保护的商标未在诉争商标申请日前达到驰名状态,将不再认定诉争商标是否是对请求保护的商标的复制、摹仿或翻译,以及是否会对当事人利益可能带来损害。因此,诉争商标的申请注册是否属于恶意,很可能不在驰名状态的认定中起作用。

二、关于地理标志的认定与保护问题

根据北京高院的指南意见,无论是依据构成相同类似商品上的相同近似商标、还是依据驰名商标的相关规定,在先普通商标将不能用于对抗在后申请的地理标志或集体商标、反之亦然。

根据此意见,普通商标和地理标志(或集体商标)之间将互不构成在先阻碍。此意见明显对地理标志(或集体商标)申请人有利,因为地理标志(或集体商标)申请人可以同时申请普通商标以扩大保护范围,而普通商标申请人则可能难以满足申请地理标志(或集体商标)的条件。

三、关于混淆误认的判断问题

根据北京高院的指南意见,当事人前后两个商标注册不当然具有延续关系,而只有在前个商标有使用的情况下,其上的商业信誉才可以在后个的商标注册上得以延续。这种情况下,如果前个商标注册日和后个商标注册日之间有他人商标申请插入的、且前个商标无使用或虽使用但未产生知名度、且他人商标已使用并产生一定知名度而导致相关公众易将其与后个商标相混淆的,前个和后个商标的注册人不能主张后个商标为前个商标的延续。

另外,当事人主张其尚未获准注册的诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分的,则需证明其诉争商标在引证商标申请日前已持续使用、并应当提供诉争商标使用、知名度以及相关公众不会将诉争商标和引证商标相混淆等证据予以证明。诉争商标申请注册人的主观状态也将是法院进行综合判断的一个因素。

北京高院对市场调查报告的采信也表现出现了积极的态度,认为对于相关公众能否将诉争商标和引证商标相区分的问题,当事人可以提供市场调查结论作为证据。该意见对市场调查作为可采信的证据有着积极意义。对市场调查报告的内容,北京高院也提出了指导性意见,要求其应当尽可能模拟相关公众实际购买商品时的具体情形,并应当对相关公众的范围、数量及其确定,相关公众购买商品时的注意程度以及整体比对、隔离观察、主要部分比对等方法的运用等进行详细描述。缺少上述要素、对上述要素使用错误、或者无法核实其调查真实性的市场调查结论,将不予采信。

四、有关在先权利的保护问题

北京高院指南意见中明确对姓名权加以保护,但指出针对不同情况下应适用不同的法律条款:将政治、宗教、历史等公众人物的姓名作为商标申请注册,足以对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的,适用商标法第十条第一款第(八)项规定的“有其他不良影响”的情形;将在世自然人的姓名作为商标申请注册从而损害该自然人姓名权的,则适用商标法第三十二条规定的损害该特定自然人姓名权的行为。明知特定自然人的姓名而采取盗用、冒用等手段将其姓名作为商标申请注册的,将被认定属于损害该特定自然人姓名权的行为

而且,北京高院指南意见认为,姓名既包括户籍登记中使用的姓名,也包括别名、笔名、艺名、雅号、绰号等。还包括能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号。自然人的声誉不是保护其姓名权的前提,但声誉可以作为认定相关公众是否将某一姓名与特定自然人建立起对应关系的考量因素。

北京高院指南意见中明确对著作权加以保护,但认为商标标志是否构成作品,应当根据著作权法的规定加以认定。商标标志设计底稿、著作权登记证书、商标标志委托设计合同、著作权转让合同等,可以作为确定商标标志著作权归属的初步证据,但仅有商标异议或者无效申请后取得的著作权登记证书,不足以证明作品著作权归属。

五、有关程序性的一些问题

针对常见的一些企业长期被吊销营业执照而未办理注销手续的情况,北京高院的意见是可有条件地按商标法第四条的规定,对被异议商标不予核准注册:该条件是:(1)行政裁决作出时申请注册被异议商标企业的营业执照已经被吊销超过三年,(2)无证据显示被异议商标已被转让或被许可给他人使用,(3)申请注册被异议商标的企业未参加商标评审程序和后续诉讼程序,也未对其企业状况及被异议商标情况作出说明或提出相关主张,以及(4)被异议商标系对引证商标的复制、摹仿且两者指定使用的商品存在一定关联。这四个条件必须同时满足。

针对诉争商标在商标评审程序中发生转让的情况,北京高院的指南意见是商标评审委员会未通知受让人要求其明确表态是否参加评审程序而直接作出对其不利的行政裁决、受让人在诉讼中能够证明行政裁决理由和结论违法的,应当撤销该行政裁决;但若受让人在诉讼中不能证明行政裁决理由和结论违法的,则应当在确认商标评审相应程序不当的基础上,驳回受让人关于相应评审程序违法的主张。

指南明确,对于受让人在受让商标后参加了评审程序的,转让人不再是评审程序的当事人,其无权就相应评审裁决提起诉讼。

                                              

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