从商标法律对商标专用权保护的原意出发看待定牌加工中的商标使用问题

作者：丁宪杰 龚雯怡 范成骥 金杜律师事务所商标部

【摘要】围绕定牌加工中的“贴牌”行为涉及是否构成商标侵权、是否能构成已经使用并有一定影响以阻却他人抢注、是否构成商标使用证据以维持商标注册三个方面的问题，现有观点多囿于对于定牌加工中的“贴牌”行为是否属于商标法意义上的“使用”行为进行论争，而若在商标侵权问题中认为“贴牌”不属于使用，则会在后两种情况下遭遇尴尬。本文汇总了现有的各类典型案例和学术观点，并提出宜避开目前囿于对商标使用理解的争论，从商标法律对商标专用权保护之原意出发，根据实际情况切实保护商标专用权，力求在每个具体案件中都体现出公平正义。

近十多年以来，由美国耐克与西班牙耐克商标侵权纠纷一案所引发的OEM行为是否构成商标侵权的问题，在知识产权界特别是商标领域引起长期争论。近年来，争论又延及到OEM行为能否证明商标在先使用并有一定影响力、从而用以对抗商标抢注，以及OEM行为能否证明商标已经使用、从而用以对抗他人以三年未使用为由的撤销等方面。

OEM是Original Equipment Manufacture的缩写，直接字面含义是原始设备制造商，指一家厂商根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，即可代表外委加工，也可代表转包合同加工，国内曾习惯称为协作生产、三来加工、加工贸易，承接加工任务的制造商被称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品，在国际贸易中属于以商品为载体的劳务出口。由于在生产过程中往往被要求同时印刷委托方指定的商标，因此亦被称为定牌生产或授权贴牌生产。OEM这一商业模式最早流行于欧美等发达国家，是国际大公司寻找各自比较优势的一种游戏规则，能降低生产成本，提高品牌附加值。[1]

国内的OEM行为，有相当大的一部分是OEM厂商根据境外委托方的订单要求进行产品生产、并往往需根据订单要求将商标图样印制或装配在所加工的产品上、并将OEM产品全部出口给委托方而不在国内销售的一种商业模式。因其这一特征，OEM也多被称为涉外定牌加工。

定牌加工企业自改革开放以来蓬勃发展，特别是涉外定牌加工企业为我国出口创汇、解决就业起到了不可估量的作用。但随着整个社会知识产权意识的提高，定牌加工中对商标的使用问题近年来在业界有着广泛研究和争论。争论主要集中在三个领域：1）生产和出口海外的定牌加工产品（即涉外定牌加工）的行为是否构成我国商标法规定的商标侵权行为；2）定牌加工行为能否使商标符合在先使用并有一定影响力的要求、从而阻却他人以不正当手段在相同或类似商品上的商标注册；3）定牌加工行为能否对抗他人以连续三年停止使用为由所提出的撤销请求。

围绕上述第一个问题，司法实践和学术研究在进行了长期探索后，形成了一系列判决，也出现了多种学说观点，有文（下称“周文”）[2]将其归纳为“否定说”、“肯定说”、“折中说”和“侵权例外说”四种观点：其中“否定说”认为涉外定牌加工行为不导致任何产生混淆的可能、不构成商标法意义上的使用，因而不构成侵权。“肯定说”认为商标侵权不要求实际混淆的发生，只要有混淆的可能即构成侵权，而OEM行为既然发生在中国境内就存在混淆的可能。“折中说”则认为当OEM产品与附着的商标与他人在中国境内的注册商标构成相同商品上的相同商标时就构成商标侵权，否则就不构成侵权，因为按法律规定前者不以混淆为前提条件，但后者则以易致混淆为前提条件、而OEM行为不会导致任何混淆可能。“侵权例外说”则认为涉外定牌加工一般不侵犯中国境内的注册商标专用权，因为涉外OEM产品与中国境内注册商标专用权人的商品的市场不同，涉外OEM行为既不可能在中国市场上产生混淆，也不可能对中国境内注册商标专用权人的利益构成现实和潜在的损害；但如果涉外OEM行为人在国外恶意抢注中国境内具有较高声誉的注册商标后，又委托中国境内OEM厂商为其承揽涉外定牌业务，则应当将其认定为侵权行为。周文认为，上述四种观点都以原商标法第五十二条（新商标法第五十七条）第一项规定为依据，只是基于理解的不同而得出的不同结论：“肯定说”完全符合商标法的“字面”规定，是将OEM行为与商标法有关条文机械地进行对比、而不是在现实的市场交易中去把握混淆的可能性，偏离了商标法本意；“折中说”则虽在字面上既符合2001年商标法第五十二条第一项的规定、也符合现行商标法第五十七条第一项的规定，提出了“混淆”作为判断商标侵权的要件问题，但仍将OEM行为视为商标意义上的使用而与OEM行为的本质不符；“侵权例外说”有一定现实意义，但相应的法律规制不应在中国境内进行而应在域外维权；“否定说”则认为涉外定牌加工行为在中国境内根本就不构成商标意义上的使用行为、从而也不构成对中国境内注册商标的侵权。另有文（下称“黄文”）[3]结合“折中说”和“侵权例外说”的精神，对于涉外OEM的商标侵权，认为对于相同商品上使用相同商标的，应直接认定侵权；对于相同或近似商品上使用近似商标的，应把握混淆原则作为近似判定的要件，其中应注意的是混淆的可能性而非现实性；放弃以目的港法域的侵权情况作为判定中国境内侵权的要素，或采取举证倒置的办法，让被诉侵权人承担更重的举证责任方可免责。

在上述四种观点中，相对于早年流行的“肯定说”，近年来“否定说”为越来越多的人所接受，但其基于认定涉外定牌加工行为在中国境内不构成商标意义上的使用这一观点却给人们带了新的困扰，即在商标法第三十二条（2011年商标法第三十一条）“申请商标注册……不得以正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定下以OEM证据来证明“他人已经使用”时、以及在商标法第四十九条“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或个人可以向商标局申请撤销该注册商标”规定下以OEM证据来证明“已经使用”时，遭遇到不能将OEM行为认定为构成“商标使用”行为的尴尬。在中国商标抢注现象风行不止的现实情况下，有人通过抢注域外商标而对涉外OEM厂商和域外商标所有人进行不正当的竞争甚或讹诈要胁；在OEM是否构成商标侵权尚未有定论的情况下，域外商标所有人为尽力保护自己的权利，也不得不为其在中国的委托加工行为注册商标，而OEM中附加商标的“贴牌行为若不被认为是使用则从使商标注册面临被撤销的风险。这些都使得进行正当涉外OEM商务行为的经营者无所适从。

围绕以上三个方面的问题，本文对一些典型案例和观点加以整理，并提出另一种思考路径以供讨论。

1.生产和出口定牌加工产品是否构成我国商标法规定的商标侵权行为

1.1.典型案例

现有法院判例大致有四种结论：1）构成侵权并判令赔偿；2）构成商标侵权并酌情判令赔偿；3）构成侵权但不赔偿；4）不构成侵权。典型的案例有：

认为构成商标侵权并判令赔偿的——如美国耐克与西班牙耐克商标侵权纠纷案和诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司商标侵权案。

认为构成商标侵权并酌情判令赔偿的——如宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案。

认为构成商标侵权但不赔偿的——如李丽莎与厦门市华美嘉进出口有限公司侵害商标专用权纠纷。

认为不构成商标侵权的——如香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标纠纷案、上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司的“JOLIDA”商标纠纷案、鳄鱼恤有限公司与青岛瑞田服饰有限公司商标纠纷案。

为便于对上述案件判决加以理解，此处将各案件中的主要内容摘引如下。

1.1.1 美国耐克与西班牙耐克商标侵权纠纷案[4]

本案原告是美国耐克国际有限公司，在中国拥有NIKE商标的注册，核定使用商品是运动衣；本案被告是浙江省畜产进出口公司、浙江省嘉兴市银兴制衣厂、以及西班牙CIDESPORT公司。

2000年8月原告发现，西班牙CIDESPORT公司授权浙江省嘉兴市银兴制衣厂生产标有NIKE商标的男滑雪夹克。该批服装生产出来以后，浙江省嘉兴市银兴制衣厂又委托浙江省畜产进出口公司代理出口并在深圳海关报关。原告认为被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权。

经查实，FLORA BERTRAND MATA在西班牙拥有NIKE商标的注册，西班牙CIDESPORT公司已从FLORA BERTRAND MATA处获得西班牙注册的NIKE商标的许可使用权，而美国耐克国际有限公司在西班牙没有NIKE商标注册。另外，本案所涉服装确系定牌加工，并在西班牙销售。

法院认为：原告在中国是NIKE商标的专用权人，中国境内外的当事人都不得侵害原告的商标专用权。西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。被告在本案中被控侵权的商品与原告的NIKE注册商标核定使用的商品属于同类商品。三被告未经原告许可以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为NIKE商标的滑雪夹克，在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络、行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为。法院从而认定三被告的行为对原告的NIKE注册商标专用权构成侵权，并判令赔偿。

1.1.2 诺基亚公司诉无锡金悦科技有限公司商标侵权案[5]

本案原告是诺基亚公司，在中国拥有NOKIA商标注册，核准使用商品为电视机等；本案被告是无锡金悦科技有限公司

2010年6 月12日，上海海关查验发现被告生产并申报出口埃及的液晶电视壳及其组件上使用了 “NOKIA EGYPT”标识。被告的上述商品与原告诺基亚公司的商标核定使用的商品是同类商品，上述商品上的 “NOKIA EGYPT”标识与原告诺基亚公司的NOKIA商标近似。

经查实，被告称其所使用的“NOKIA EGYPT ”商标系被告的客户在埃及注册的商标，被告按客户的订单定量生产涉案商品。但原告质疑被告提供的埃及注册材料和订单等为境外形成的证据材料、未经公证，因此不认可其证明力，法院对此予以认同。

法院认为：即使被控商标确属在埃及注册的商标，但依据商标保护的地域性原则，该商标也因未在我国注册而不能受到我国法律的保护；据此，被告生产并申报出口埃及的液晶电视壳的前壳属侵犯原告注册商标专用权的商品，被告应当对此依法承担侵权责任。由于除前壳外的液晶电视壳的其他组件产品上未有 “NOKIA”字样，而前壳与其他组件产品系能够分离的物件，故除前壳外，其他组件产品非系侵权商品。同时，法院还认为原告的NOKIA商标在中国注册已有20多年时间、系知名品牌，具有较高的市场知名度；被告应知NOKIA商标为原告的较为知名的品牌，在主观上具有一定的过错，且一次查获的侵权商品数量较多、价值较大、不能排除被告在涉案侵权行为之外另存在生产、销售侵权商品的可能，据此，在原告未能提供其因被告侵权行为所造成损失数额的具体依据或者被告因侵权而获利数额的情况下，仍然认为构成侵权并判令赔偿。

1.1.3宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司与慈溪市永胜轴承有限公司商标侵权纠纷案[6]

本案原告是宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司，在中国拥有RBI商标的注册，核定使用商品是轴承(机器零件)等；本案被告是慈溪市永胜轴承公司。

被告受美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司委托，根据其中间商无锡艾尔比艾商贸有限公司的定单定牌生产RBI牌轴承，原告认为被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权。

经查实，美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司在美国拥有RBI商标注册，慈溪市永胜轴承公司在轴承密封圈和包装上使用了与原告相同的RBI商标，所有产品均出口到美国。

法院认为：是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是否构成商标侵权的直接要件。具体到本案而言，虽然被告系接受美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司的委托，依照美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司指定在生产的轴承上使用“RBI”商标，但由于美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司对“RBI”商标在中国境内并不享有注册商标专用权，而被告使用的“RBI”商标又与原告享有注册商标专用权的RBI商标相同、并使用在轴承上，因此在被告不能举证证明其使用RBI商标属于正当使用的情况下，应当认定被告的行为已经侵犯了原告对RBI商标享有的专用权。但考虑到本案被告的行为为定牌加工，并已审核了美国R.B.INTERNATIONAL INC.公司在美国的商标注册情况，其侵权的主观恶意相对较轻，原告也未有证据证明被告有在境内销售的情况，故原告要求登报道歉的请求不能予以支持。因原告未提供充足的证据证明被告因侵权而获得的利益或其因侵权而受到的损失，故对原告诉请的赔偿数额，法院综合上述因素，并结合被告侵权的持续时间、数量、利润等因素，酌情予以判定。

1.1.4李丽莎与厦门市华美嘉进出口有限公司侵害商标专用权纠纷[7]

本案原告是李丽莎，在中国拥有 “”商标的注册，核定使用的商品为水龙头等；本案被告是厦门市华美嘉进出口有限公司。

被告向厦门海关申报出带有“”商标的台盆及水龙头，与原告注册商标相同，被厦门海关扣押查处。

经查实，德国Hornbach Baumarkt AG在德国拥有“”商标注册，核准商品为非吸水的浴室设备部件、扶手、照明设备、座便器、淋浴隔间、浴盆（可折叠）。被告与华宝贸易（香港）有限公司签订有三份《销售合同》，约定华宝贸易（香港）有限公司委托被告加工台盆及水龙头，定牌生产产品的商标为“”；华宝贸易（香港）有限公司承诺其已获得商标所有权人授权或者许可，并有权授权或委托被告生产；被告向厦门海关申报出口的带有“”商标的台盆及水龙头，与《销售合同》、发票、报关单上所体现的内容相吻合。

法院认为：被告未经原告李丽莎的许可，在其贴牌加工的台盆及水龙头上使用与原告的“”注册商标相同的商标标识，构成了对原告所享有的该注册商标专用权的侵犯，依法应承担相应的民事法律责任。但由于被告涉外贴牌加工的商品均予申报出口，未在国内市场流通，故未对原告相同商品的市场份额、销售收入或者声誉等造成实际损害，即本案侵权行为的经济损害后果尚未发生；而且，被告申报出口的产品已全部被海关查处，其也不可能从相关商标侵权行为中获得利益，因此，不支持原告有关赔偿其经济损失的诉讼请求。

随后在由Hornbach Baumarkt AG提起的另一独立的商标争议程序中，李丽莎的商标注册被商标评审委员会裁定予以撤销。

1.1.5香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标纠纷案[8]

本案原告是在香港注册的雨果博斯公司，在中国拥有 BOSS 注册商标的使用权，注册商标核定使用商品是服装等；本案被告是武夷山市喜乐制衣有限公司。

福州马尾海关扣留了被告生产的准备出口到意大利的西装，其西装上贴有NEW　BOSS　COLLECTION商标，与BOSS商标构成近似但有区别。

经查实，被告使用该商标事先已经得到意大利的商标所有人NEW　BOSS　SAS　DI　LONGO　SAL VATORE服装进出口公司的合法授权（后经意大利经济发展部出具的证明，“NEW　BOSS　COLLECTION”的标识在意大利只是申请注册，正在等待审查，尚未注册）。被告生产加工的 NEW BOSS COLLECTION 牌西装系贴牌代工生产，与定做人在意大利申请中的商标相同。另外，原告也未有证据证明被告有在境内销售的情况。

法院认为，被告受意大利NEW　BOSS　SAS　DI　LONGO　SAL VATORE服装进出口公司的委托，在国内为其定牌加工标有“NEW　BOSS　COLLECTION”商标的西服，而该公司已于2005年3月21日即向其公司所在国意大利专利商标局申请注册讼争的“NEW　BOSS　COLLECTION”商标，该商标至今虽未获注册，但也未被驳回申请。商标可分为注册商标和未注册商标。各国对商标权的取得原则也有所不同，有的国家是通过对商标的实际使用自然取得，有的则要通过注册取得。但不论如何取得，各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权。原告在诉讼中始终不能举证证明其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该公司在意大利有权使用讼争的“NEW　BOSS　COLLECTION”未注册商标。被告是受该公司的委托定牌加工标有“NEW　BOSS　COLLECTION”商标的西服，由于该西服全部出口到意大利，从未在中国境内销售，因此，中国的相关公众在中国国内不可能也没有机会接触到标有讼争“NEW　BOSS　COLLECTION”商标的西服，就更不可能造成国内相关公众的混淆和误认，而造成相关公众的混淆、误认是认定构成侵犯注册商标专用权的前提。因此，被告的上述行为不构成侵权。法院进一步认为，从侵权的一般构成理论而言，损害事实是侵权行为成立的必要条件之一。本案中，被告是受境外未注册商标权人的委托定牌加工讼争西服，由于该西服从未在国内进行销售，因此，该定牌加工行为不会对原告及BOSS商标权利人在国内的产品市场带来任何实质性的损害，同理也不会对原告在国内享有的商标权利造成损害，从这一角度而言，被告的行为也不构成对原告商标的侵权。事实上，被告受意大利公司委托定牌加工，其仅为该公司定牌加工西服而不享有对定牌加工西服的商标使用权和销售权；其与委托方意大利公司的关系实质为《合同法》中所指的加工承揽的合同关系，因此，被告在其承揽的定牌加工西服上定贴 “NEW　BOSS　COLLECTION”商标的行为不应认定为商标法意义上的商标实际使用行为；而讼争商标的实际使用人应为定做人意大利公司，据此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定做人意大利公司承担。

1.1.6上海申达音响电子有限公司与玖丽得电子（上海）有限公司的“JOLIDA”商标纠纷案[9]

本案原告是上海申达音响电子有限公司，在中国拥有Jolida商标的注册，核定类别为“扩大器、收音机、影碟机”；本案被告是玖丽得电子（上海）有限公司。

2008年，上海海关查验发现被告出口美国的电子管功率放大器货物上标注了“Jolida”商标，该批货物被扣押查处。

经查实，美国Jolida Inc公司在美国拥有“Jolida”商标的注册，核定类别为电子器材，如声音扩音器和调谐器。其于1996年在中国设立上海申达音响电子有限公司，但仅隔一年即将其转卖给第三方，并同时设立了玖丽得电子（上海）有限公司。被转让后，申达公司于1998年注册取得中国境内“Jolida”商标，并在海关备案。2008年，上海申达音响电子有限公司收到上海海关通知书，称玖丽得电子（上海）有限公司出口的货物上标注了“Jolida”商标。原告上海申达音响电子有限公司据此认为被告玖丽得公司侵犯了其商标权利并诉至法院。

由于本案被告与美国Jolida Inc公司之间签订的合同名称是买卖合同而非加工合同，法院对于如何认定定牌加工提出应从两个方面进行考虑：一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产；二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。

在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国Jolida Inc公司，也可印证，被告玖丽得电子（上海）有限公司是接受案外人美国Jolida Inc公司的委托并按其要求进行生产的；另外，该产品在出口时被海关扣押、且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。

被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。故法院认定被告行为构成涉外定牌加工。对于原告认为被告因历史原因必然知晓原告在中国的注册商标的存在还恶意实施商标侵权的指控，法院认为，商标侵权并不以故意为要件，原告以此主张被告行为不属于典型的“定牌加工”的观点依据不足。

法院认为：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被告接受案外人美国Jolida Inc公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。法院据此认定被告行为不构成对原告商标专用权的侵犯。

1.1.7鳄鱼恤有限公司与青岛瑞田服饰有限公司商标纠纷案[10]

本案原告是鳄鱼恤有限公司，在中国有CROCODILE商标注册，核准使用商品为衬衫、裤子、汗衫及其它衣服等；本案被告是青岛瑞田服饰有限公司。

黄岛海关扣留了被告申报出口前往韩国的棉质机织男式防寒上衣，后认为不能认定该货物是否侵犯了鳄鱼恤公司在海关总署备案的CROCODILE商标权、决定对予以扣留的侵权嫌疑货物棉质机织男式防寒上衣予以放行。原告认为被告行为构成商标侵权并诉诸法院。

经查实，被告与韩国ESPOIR CO. LTD公司签订订单，产品名称为“棉质机织男式防寒上衣”，商标为“CROCODILE”。YAMATO INTERNATIONAL株式会社系在日本注册成立的公司，在日本注册有“CROCODILE”商标，指定商品包括服装、外衣等。YAMATO INTERNATIONAL株式会社为此出具了授权确认书，同意由韩国ESPOIR CO. LTD进行商标为“CROCODILE”的产品的生产与出口、并确认该货物通过韩国ESPOIR CO.LTD公司交付给YAMATO INTERNATIONAL株式会社，并最终由YAMATO INTERNATIONAL株式会社在日本销售。

法院认为，商标的基本功能为识别功能，即将商标权人的商品或服务与其他人的商品或服务区别开来。消费者借助商标选购自己喜爱的商品或服务，经营者则借助商标推销自己的商品，而这一切均依赖于商标识别功能的正常发挥。侵害商标权行为的表现形式多种多样，其本质特征都是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。因此，商标法保护商标就是保护商标的识别功能。而商标的识别功能只有在商标法意义上的“商标使用行为”中才得以体现。因此，判断被告的被控侵权行为是否属于商标法意义上的使用行为成为解决本案焦点问题的关键。

商标法的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用。商标最主要的功能是识别，只有商品进入流通领域，商标的识别功能才得以发挥；商品不进入流通领域，商标只不过是一种装饰，无所谓识别问题。因此商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用行为。原《中华人民共和国商标法实施条例》第三条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或广告宣传、展览以及其他商业活动中。由此从法律规定看，商标法意义上的商标使用行为也强调将商标贴附于商品进行销售或者进行其他交易，是与商品流通相联系的使用行为。

本案中，被告所使用的被控侵权吊牌、领标均系国外委托加工方韩国ESPOIR CO.LTD公司提供，所加工产品全部销往国外而不在中国境内销售，属于对外“贴牌加工”行为。由于被告所加工产品全部出口，并不在中国市场上流通销售，因此，在中国境内，上述吊牌、领标不具有识别商品来源的功能。加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。换言之，被告在法律地位上相当于韩国ESPOIR CO.LTD公司设在中国境内的工厂，其按照韩国公司的指令进行生产，不负责产品销售，且不得擅自处分加工产品，所有加工产品及辅料必须交付至韩国ESPOIR CO.LTD公司。因此，被告虽为中国公司，但其所加工的产品并不直接进入中国境内的流通领域，产品所附吊牌、领标在中国境内不发挥商标的识别功能。

另外，法院认为被告对外加工产品也已尽到了必要的审查注意义务，其主观上没有侵害原告注册商标权的故意或过错。

据此，法院认为被告在对外贴牌中使用被控侵权吊牌、领标，不是与商品流通相联系的商标使用行为，不属于我国商标法意义上的商标使用，且被告对国外公司交付的被控侵权吊牌、领标有境外商标权人的合法授权，亦尽到了合理注意义务。根据商标权的地域性特点，本案中原告CROCODILE注册商标享有的商标权仅限于中国境内，因此其无权排斥被告在对外贴牌加工中使用CROCODILE商标的行为，被告行为不构成对原告注册商标专用权的侵犯。

1.2. 观点总结：

结合上述案件，认为定牌加工行为构成商标侵权的理由主要有：1）知识产权具有地域性，虽然委托方在国外享有商标权，但其在国内的委托加工行为不能受到国内商标法的保护；2）是否构成混淆或误认并非判断是否构成商标侵权的必要要件，是否构成商标侵权还是要以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标来判断；3）未投入实际流通也可能构成侵权与当前实践中对尚处于生产阶段的制假窝点的假冒产品进行查处也相印合；4）最高院《服务大局若干问题的意见中》“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷, 对于构成商标侵权的情形, 应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务, 合理确定侵权责任的承担”的意见中，对于定牌加工中的审查注意义务不是确定是否侵权的要件、而是确定侵权责任承担的考虑因素。

而认定定牌加工行为不构成商标侵权的理由主要有：1）涉案产品全部出口至国外，没有进入国内流通市场，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，因此也不会造成国内相关公众的混淆和误认；2）商标的基本功能是识别功能，用以标识商品或服务的来源；涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，在中国境内不具有识别商品来源的功能，不能构成商标法意义上的商标使用行为；3）在定牌加工关系中，加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，在加工方已尽到必要的审查和注意义务的情况下，其并无侵犯他人注册商标权的恶意，权利人在中国市场份额也未受到任何实质性损害或被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能也并未受到损害，因此，OEM行为不会给权利人所享有的商标权带来损害；4）最高院《服务大局若干问题的意见中》“妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷, 对于构成商标侵权的情形, 应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务, 合理确定侵权责任的承担”的意见中，对于审查注意义务是在已确定侵权的情况下、确定侵权责任承担时的考虑因素，既然最高院提到了“对于构成商标侵权的情形”，则说明还有不构成商标侵权的情形。

近年来，各地法院的判决越来越倾向于认定定牌加工不构成侵权行为。但也仍存在一些法院继续坚持侵权意见，比如斯皮度控股公司与温州展升公司、多种运动工商有限公司等侵害商标权纠纷案[11]一案中，温州中院和浙江高院均依然判决涉外OEM行为构成商标侵权。

1.3. 各种观点之进一步碰撞：

汇总各种观点可以发现，定牌加工是否构成商标侵权的争议焦点目前主要在于定牌加工中的商标使用行为是否构成我国商标法意义上的“商标使用行为”，即如何理解我国商标法中“使用”一词；进而判断定牌加工中的商标标识的制造、印制行为是否构成我国商标法规定的“商标侵权行为”。同时，除了“使用”问题，还涉及有“混淆”问题、“合同性质”问题、知识产权的“地域性”问题等。

1.3.1. 关于“使用”一词的理解：

对于我国商标法中“使用”两个字的理解，争议主要在于是否应当将商标法意义上的使用行为限定于“流通领域的使用”。

认为OEM不构成侵权的观点是，我国商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”从该款法条中的“以及其他商业活动”这一表述来看，条文前半部分涉及的“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览”指代的也应当是商业活动的一种[12]，只要不是商业活动就不构成使用也进而不构成侵权。

值得注意的是该款条文是现行商标法中的新增条文，该款条文原为2002年《商标法实施条例》中的第三条，之前有观点（见黄文）认为实施条例作为商标法的下位法、用以解释上位法不应超越法律条文本身的含义，除非上位法律本身的意思不清，而不能以司法解释或者法院判决来解释一个含义本来清楚的条文。在现行商标法实施后，该观点应已无基础。

针锋相对地，认为OEM构成侵权的观点，从上述商标法第四十八条条文本身的逻辑结构和表述方式来看，语句的前半段与后半段以“或者”这一并列连词隔开，其前后明显属于并列式语句，对于前半段“商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上”其并不能直接得出必须用于商业活动结论。因此，从中国商标法的文义解释中较难得出商标法意义上的使用行为应当限定于流通领域这一结论[13]。

1.3.2. OEM的使用是否属于商标法意义上的使用：

那么，定牌加工以及出口中的商标使用是否应该被归于商业交易活动中的使用呢？

认为OEM不构成侵权的观点是，定牌加工方交付产品的意思表示中没有“销售”的概念，加工方取得的对价仅仅是与其加工行为价值相当的东西，即加工费，而不是与产品价值相当的东西。定牌加工生产的成果在未进入流通市场前只是产品尚不是商品，商标法规定的商标使用是将商标使用于商品上，而不是使用于产品上。因此，加工方将商标贴附在产品上不属于在商业活动中的使用，不属于《商标法》规定的商标使用行为。

甚至，有观点认为，OEM行为所生产制造的是不在中国市场上流通的产品、不属于商品范畴（《现代汉语词典》对“商品”一词的解释之一是 “泛指市场上买卖的物品”），因此不受商标法的规制。

认为OEM构成侵权的观点是，就定牌加工而言，产品加工者将加工好的产品提供给委托方，无疑是以营利目的的商业经营活动，定牌加工产品上的商标使用显然不属于私人性质的使用。定牌加工产品虽然用于出口，但因为它就是在该国生产加工的，也不属于仅仅在该国过境的货物，并不能适用“过境货物”的例外。因此，定牌加工应当属于“商业活动中的使用”。而且，一方面，加工方获得的报酬虽然主要是基于加工者的劳动付出，但是并不能排除定牌加工中使用的商标所具有的商业声誉对加工方获取报酬方面的积极作用；另一方面，被控侵权人是否获利以及如何获利并非判定知识产权侵权的要件。比如，只要有人为生产经营目的而实施专利，就可以构成侵权，即便其没有获利或者获利只是基于自己的劳动，也不影响侵权的判定。同样，只要被控侵权人在商业活动中实施了受商标专用权禁止的商标使用行为，就可以构成侵权，而不论其获利中是否包含了“商标”的附加值。[14]

1.3.3. 混淆可能与商标侵权：

认为OEM不构成侵权的还有一个主流观点是，相同商品上使用相同商标的情况应属于推定混淆；商标的基本功能在于商标的识别性，即将商标权人的商品或服务与他人的商品或服务区别开来，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。涉外定牌加工的受托方企业虽然在其生产的产品上标有与我国注册商标专用权人相同或近似的商标，但该商品全部出口至委托方所在国，并未进入我国流通领域，国内市场的相关公众无法接触到该商品，也就不存在发生混淆和误认的可能性，故不会破坏我国注册商标的识别功能，从而损害我国注册商标权人的利益。由于没有损害事实的发生，该种涉外定牌加工行为不构成商标侵权。

认为OEM构成侵权的则抓住上述观点中“加工产品不进入流通，所以不会产生混淆，所以不构成侵权”的逻辑，提出了反驳理由。根据现行商标法第五十七条第一、二款规定：

“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；”

只有当“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”时，“容易导致混淆”才是需要考虑的一个要件。这就意味着，如果在同一种商品上使用与其相同的注册商标，那么，法院根本不需要考虑这种商标使用行为是否有造成相关公众的“混淆可能”，此时所谓的“推定混淆”是绝对推定，法院应该直接判定侵权。黄文也认为，“TRIPs 对于此类相同商标的混淆并没有提供可以推翻的说明”。

1.3.4. OEM加工方与委托方的合同关系：

认为OEM不构成侵权的观点是，定牌加工的加贴商标行为是完成定作方的合同要求，不是商标使用行为。加工方仅为该公司定牌加工产品而不享有对定牌加工产品的商标使用权和销售权；实质为加工承揽的合同关系，不构成对商标的实际使用行为。因此，不论使用讼争商标的行为是否构成侵权，其法律责任均应由定作方承担。

当然，在此观点中提到了加工方还需证明自己尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。

认为OEM构成侵权的观点是，以“审查义务”或者“注意义务”是否完成作为免责的要件，应当针对间接侵权行为而非直接侵权行为。定牌加工承揽人从事的是直接侵权行为不应以审查义务是否完成作为侵权责任构成要件。[15]

还有一种中立的观点认为，应当合理确定加工方的侵权责任。可酌情考虑的因素有：一是区别加工方是有明显侵权故意还是仅未尽到审查注意义务；二是涉案使用商标行为是否构成侵权的判断难度；三是加工方是长期或多次出口还是首次出口；四是出口商品的量及价值的大小等。根据情况不同、加工方过错大小、侵权商品量等的不同，可对加工方判令其承担从仅停止侵权，到赔偿原告维权合理支出，到赔偿损失等不同的责任，而不简单地一律都判承担赔偿责任。[16]

1.3.5. 商标权的地域性：

认为OEM不构成侵权的观点是，国内商标权人的商标专用权范围只在国内，而在产品流入国其不享有商标专用权，因此定牌加工不侵犯其商标专用权。

认为OEM构成侵权的观点是，出口行为如同销售行为一样，都属于商业流通的性质，都是属于商标专用权所控制的商标使用行为。如果商标权人无法在商品销售、出口等流通环节对侵权产品实施控制，将难以实现对其商标权的有效保护。《知识产权海关保护条例》第3条规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”，这就意味着商标权人可以通过海关禁止擅自使用其商标的商品的出口。事实上，尽管商标权具有地域性，但是同一商标在不同的国家归属于同一权利人是主流现象，因此，禁止出口行为，就可以直接避免出口商品侵犯该权利人在进口国的商标权，更有利于对权利人的保护。[17]

1.3.6. OEM不被判定侵权的合理性：

认为OEM不构成侵权的观点是，如境外委托生产商在其国内享有注册商标权且其注册商标的时间早于境内的注册商标权人，却在境内被认定构成商标侵权，这将产生鼓励境内主体抢注国外他人商标阻碍境内加工企业正常发展的不良倾向，有悖公序良俗。反之，如果这种情况认定不构成商标侵权，一方面不损害境内商标注册人的国际竞争利益，且有利于国内涉外加工企业的发展，另一方面以商标注册使用在先处理本案，不至于因商标侵权处理阻碍国际加工贸易发展，也符合包括商标在内的知识产权保护的基本理念和普遍原则。

1.3.7. 以目的港国家侵权情况作为判断要素：

委托方的商标所有权的情况分析。一是授权贴牌的商标应是真实、合法存在的，若无权利证据或无境外商标权人委托，则国内生产者无权使用商标。二是该境外商标应是与国内商标客观共存的，如注册在先或已注册一定时间，或者虽未注册但因实际使用有一定商誉，而不是境外商标抢注或明知国内有相同、近似商标还向国内委托加工。[18]

定牌加工的商品应是进入被授权商标受保护国的市场，因为这种情况下，国内商标在该国不受保护。这种定牌加工出口行为，对国内商标权人并无损害。但若定牌加工商品进入第三国市场，而该国并无相同或近似注册商标，国内商标权人有到该第三国出口和使用商标的证据，则该外国商标权人与国内商标权人为共同的竞争者。为保护国内商标权人的利益，可认定定牌加工侵害国内商标权。[19]

在前述上海法院审理的JOLIDA 商标侵权案中，法院认为：无锡公司有境外公司的合法授权。而在香港雨果博斯有限公司与武夷山市喜乐制衣有限公司商标侵权纠纷案中，法院认为：各国对商标权的取得原则也有所不同，有的国家是通过对商标的实际使用自然取得；有的则要通过注册取得。但不论如何取得，各国均无法限制未注册商标在本国的在先使用权。上诉人在诉讼中始终不能举证证明其讼争商标在意大利已申请注册或者在先使用，故该公司在意大利有权使用讼争的“NEW　BOSS　COLLECTION”未注册商标。

1.3.8. 侵犯出口目的国的商标权问题：

一种主张构成侵权行为的重要理由是，如果认定不构成侵权，中国就成为国际“造假中心”，即受托加工的产品上的“贴牌”会侵犯出口目的国的商标权。

对此，原最高院知识产权审判庭庭长孔祥俊先生在其《新修订商标法适用的几个问题》一文中指出，“这无疑是以出口目的国的商标法和商标权衡量在中国的‘贴牌’行为是否侵权。同样基于商标权的地域性，外国商标法和商标权不能成为判断在中国发生的‘贴牌’行为是否侵权的依据。在中国受托加工的‘贴牌’产品，只有在进入目的国境内市场时，才涉及是否侵犯该国商标权的问题而此时的是否侵权自有外国的执法司法机关去处置，不涉及中国为造假地问题。我们不能被乱扣帽子，也不能接受动辄指责我们侵权的‘忽悠’，我们要有自己的制度定力和自信。

例如，美国《关税法》第526条规定，制造于外国的商品，如果带有美国公民的注册商标，或者带有设立于美国之公司的注册商标，不得进入美国，除非有美国商标所有人的书面同意。如果在中国的‘贴牌’与美国注册商标冲突，那也是‘贴牌’产品进入美国的行为导致的，不是在中国境内发生，且自有美国海关阻挡于国门之外，何劳我们操心？我们为何要接受指责？这本来就是国外执法司法机关去管的事情，有什么理由认定或者指责在我国的‘贴牌’行为构成侵权？从法理上讲完全应该如此。我们不能为这种自居道德高地的陈词所迷惑。至于有人讲， 受托加工者的‘贴牌’产品流入中国市场，或者出口境外以后又流入中国市场（如平行进口），那又涉及新的行为定性，与受托产品的‘贴牌’定性无关，依照有关情形另行构成商标侵权的，另当别论。此外，在商标法修订过程中，外商代表组织等曾经呼吁明确规定贴牌加工涉及的商标侵权问题，在最初的修订稿中也有反映，但后期的修订稿未再出现此类专门规定。这一问题实质上是商标法有关规定的理解适用问题，如涉及商标使用行为、商标侵权行为等规定的具体适用，无须单独在法律上明确”。[20]

1.3.9. 国际观点：

依黄文中引述的欧共体一号指令的第十条规定可认为：由于法律对于商标使用行为有明确规定，而涉外OEM行为中在相同商品上使用相同商标的情况完全符合使用的构成要件，其构成商标侵权。

1.4. 可能的判定区分——跳出从概念到概念的思维定势：

本文作者认为，对于定牌加工是否构成商标侵权的问题上，看来需要避免纠缠于“商标使用”这一概念。毫无疑问，离开了使用，商标的功能就得不到实现，对此作者没有任何质疑；但如果在判断定牌加工是否构成商标侵权的时候，在法律法规对此没有明确字面规定的情况下，宜从商标法对商标专用权保护的本源目的出发进行思考，跳出从概念到概念的思维方式。

综合目前的各种观点，认为构成商标侵权的观点基本上是将OEM的行为特征与法律文字规定上进行一一对照，当被控OEM行为特征与法律文字相比、符合侵权要件时，即认定为OEM行为构成商标侵权；部分支持构成商标侵权的观点还结合了将OEM行为对中国注册商标专用权人构成的潜在危害加以预先消除的考虑、以及结合了对中国成为国际造假中心的担心。而认为不构成商标侵权的观点基本上是考虑了商标作为区别商品来源的这一本质特点、而认为不应拘泥于法律文字，由于典型的涉外OEM行为对中国市场完全没有影响，同时中国的此类商标诉讼中有许多涉及到前OEM厂商为了牵制境外定做人的委托行为而在中国进行的商标抢注行为，因此将此类OEM行为认定为不构成商标侵权具有相当的合理性。

典型的OEM行为大致包括（但并不限于）以下几种情况：

a) 境外定做方在其本国境内和出口目的港国拥有商标注册，委托OEM厂商加工生产的产品全部出口到定做方的境内或出口目的港国；

b) 境内定做方委托OEM厂商加工生产，OEM厂商在中国国内交付，境内定做方可能将全部或部分产品在中国进行销售或使用；

c) OEM厂商自行在中国生产，并全部出口往目的港国。

作者认为，OEM行为在是否构成商标侵权的问题上情况的确比较复杂，没有足够的法律依据就将《商标法》中的“使用”限定在流通领域中的使用是值得商榷的，也会对其它商标使用行为的认定带来困扰；而在判断OEM是否构成商标侵权时，也不宜仅囿于对“使用”的立法本意以及OEM的使用究竟是否属于商标法意义上的使用之解读。为此，宜结合OEM厂商实际行为特点、原告商标注册和使用情况、原告商标注册历史（即有无明显的商标抢注迹象）、对中国商标注册人在中国市场乃至相关国际市场的潜在影响、以及考虑OEM厂商的主观意图和合理注意义务后综合进行判断，从而对具体案件中的OEM行为是否构成商标侵权作出结论。特别是要判断OEM厂商的行为是否会给商标权利人在中国市场份额带来任何实质性损害或不正当挤占、以及是否存在给中国商标权利人的商标权带来任何可预见的潜在损害。这是对商标专用权加以保护的本源意义。

即使定牌加工的商标在中国境内没有注册，只要定牌加工行为满足以下条件就不宜被认为是商标侵权：1）定牌加工的商品是进入贴牌商标受保护国的市场，即委托加工方在产品出口目的港国拥有该定牌商标的商标权；2）全部产品仅供出口并不在中国境内销售，因而这种商业行为将被视为单纯的、正当的、善意的涉外定牌加工；3）无证据表明OEM厂商有任何危害中国商标注册人的中国市场或相关国际市场利益的迹象。在OEM厂商围绕这些方面进行了举证的情况下，就不宜再要求OEM厂商更重的举证责任。

OEM厂商只需要有证据印证其在主观上没有在国内销售的意图，不论在过去还是未来，其代加工的全部产品仅供出口，并不会进入中国境内的流通领域，因此不会接触产品的购买者即相关公众，并不会在国内市场发挥识别商品来源的功能，从而也不会给商标权利人在中国市场份额带来任何实质性损害或被不正当挤占，最终不会给其享有的商标权带来任何损害。

需要注意的是，有这样一种观点：在一个侵权产品已经生产制造出来之后，如果以其尚未在中国市场流通就可以否认构成使用而对侵权指控加以抗辩、或者以涉外定牌加工为理由提出抗辩并得到支持的话，假冒产品制造商就会借此来规避法律制裁，借“出口”名义行“内销”之实，这显然不利于打击商标侵权。不可否认，该观点对于有效打击商标侵权具有极强的现实意义、与商标法中涉及商标侵权的其它规定也相符合。但本文作者认为，在证明主、客观上均无行销目的时，加工方需要其提供足够的证明，例如外国委托方的订单，以及委托方在国外真实享有该商标权的证明等等，如果不能提供足够的证据来证明自己是单纯的、正当的、善意的涉外定牌加工，假冒产品制造商即使已经生产制造但未在中国市场销售该产品，也应当被视为侵权行为。当然，如果中国商标注册人有证据表明OEM厂商的库房内有不合理的贴牌产品或商标标贴的库存数量，则可就该不合理数量的库存主张商标侵权。

因此，在上述a)情况中，在纯涉外定牌加工活动中，OEM厂商不但在主观上没有任何在中国进行销售的目的，而且对中国商标注册人的中国市场、国际市场均无任何实际或潜在的影响，特别是在OEM厂商查验了境外定作方的商标注册情况、尽到了注意义务的情况下，不宜认定构成商标侵权。

尤其是，当中国商标注册人的中国注册商标明显是对定做人商标的抢注时，认定OEM行为构成商标侵权更应慎重。

在上述b)情况中，由于OEM厂商的行为不能保证其交付的产品均不在中国境内销售或使用，且未对境内定做方的商标注册情况进行查验核实，对中国的实际商标注册人在中国的市场存在潜在的影响，因此结合具体情况认定为商标侵权是合适的。在此种情况下，可以要求OEM厂商更重的举证义务、以及对其是否切实尽到注意义务予以更多的考虑。

在上述c)情况中，如果中国的商标注册人在出口目的港国也拥有商标注册，则该出口行为很可能构成对商标注册人在该出口目的港国的市场造成侵害，为对该即发侵权行为进行预先防止，将OEM厂商的行为认定为构成商标侵权是合适的；即便有一种可能是该出口目的港国也仅是往第三国的转口贸易，但当货物到达该出口目的港国后，OEM厂商和中国商标注册人对该批货物也并无任何控制力，因此也无法消除该侵害的可能，在此种情况下，认定OEM行为构成商标侵权也是合适的。

2.OEM中的商标使用是否构成在先使用并有一定影响力，从而阻却他人在相同或类似商品上的商标注册

2.1相关案例

现有的案件对此有不同的判决。

2.1.1. 株式会社良品计画与商标评审委员会、北京棉田纺织品有限公司商标异议复审行政纠纷案[21]

原告是株式会社良品计画，被告为商标评审委员会（下称“商评委”），第三人是北京棉田纺织品有限公司。涉案商标系1561046号“无印良品”文字商标，商标持有人为南华公司，核定使用商品为“纺织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、坐垫、坐垫罩”等商品。2004年，被异议商标经商标局核准转让给北京棉田纺织品有限公司。

经查实，原告于1999年向商标局申请注册“无印良品”商标，但未有第24类商品上注册“无印良品”商标。但原告仍请求商评委撤销棉田公司在第24类上的“无印良品”商标。

法院认为：原告在行政程序和诉讼程序中提交的证据，仅能证明原告委托中国大陆境内厂家加工生产了第24类商品供出口，其它在日本、中国香港地区的宣传、报道等证据均是在中国大陆境外、只能证明在这些地区的知名度情况，因此，这些证据不能证明“无印良品”商标在中国境内已由原告实际使用在第24类毛巾等商品上并具有一定影响的事实。原告的“无印良品”商标虽然具有较强的显著性和创造性，但在其提供的证据不足以证明该商标在中国大陆境内在第24类商品上在先使用并有一定影响的情况下，关于被告申请注册被异议商标是否具有主观恶意已无评判必要。法院对异议不予支持。

2.1.2. 巢汉良与商标评审委员会、美国LF有限责任公司的商标纠纷案[22]

广东自然人巢汉良在中国拥有“GATEHOUSE”商标，核定使用商品为第6类五金器具等。美国LF有限责任公司在法定期限内向国家工商行政管理总局商标评审委员会提交争议申请，并提交了以下相关证据：

• 广东省中山市工商业联合会（总商会）出具的《关于“GATEHOUSE”品牌的情况说明》，其中显示：“广东省中心镇小榄镇已吸引众多世界领先五金企业，其中包括最大的五金百货集团——劳氏公司及其关联公司LF公司。作为世界五百强企业，该公司自2003年起即已指定包括华锋、高天在内的10余家本地企业生产其旗下著名品牌GATEHOUSE产品。”
• 广东省中山市小榄镇商会出具的《关于我会部分会员企业商标被恶意抢注的情况说明》，其中显示：“GATEHOUSE商标是LF有限责任公司众多品牌中的一个。在提出GATEHOUSE商标申请时，巢汉良是广州商学院三水分院会计专业的学生。从其提出商标申请后数年内，其从未从事任何与GATEHOUSE商标指定商品相关的任何工作。另外，巢汉良曾多次抢注他人未在中国注册的驰名商标。”
• 劳氏公司高级副总裁出具的证明，证明声称，艾钜资源有限公司与LF公司均为劳氏公司的。
• 劳氏公司的子公司艾钜资源有限公司向中山市华锋制锁有限公司（下称华锋公司）出具的指示，以及华锋公司相应的出口检疫证书、出口海运单、出口报关单。上述证据涉及的商品为锁、钥匙等，使用的商标为“GATEHOUSE”。
• 巢汉良注册其他知名商标的情形。

商标评审委员会认为，LF公司提交的相关证据，可以证明在争议商标申请注册日前，LF公司及其关联公司与位于广东省中山市小榄镇的华锋公司、高天（中山）金属制造有限公司在门锁等五金制品上已存在定牌加工关系，使用“GATEHOUSE”作为商标，并已为一定范围内的相关公众所知晓，具有一定影响，巢汉良的住所地位于与广东省中山市毗邻的广东省广州市，因此，可以认定在争议商标申请注册日前，LF公司已在中国在先使用“GATEHOUSE”商标并具有一定影响，巢汉良理应知晓LF公司在锁具等五金制品商品上已在先使用“GATEHOUSE”商标的事实，却在与上述商品相同或类似的钥匙、金属锁（非电）商品上抢先注册与该商标相同的商标，显属不当，因此，争议商标在钥匙、金属锁（非电）商品上的注册应根据2001年商标法第三十一条的规定予以撤销。争议商标核定使用的除钥匙等商品以外的其他商品与LF公司使用“GATEHOUSE”商标的商品不属于类似商品，且LF公司未提交在这些商品上在先使用“GATEHOUSE”商标的证据，因此，争议商标在这些商品上的注册应予维持。

一审法院认为，虽然涉案商品系销往国外，但这一行为并不影响其在生产企业所在地中山市及周围地区具有知名度。据此，现有证据可以证明“GATEHOUSE”为LF公司在锁、钥匙等商品上在先使用并具有一定知名度的商标。在此情况下，鉴于巢汉良所在地广州市与中山市毗邻，且巢汉良具有抢注其他国外知名商标的情形，故应认定巢汉良在与锁、钥匙等商品相同或类似的商品上注册争议商标的行为具有抢注LF公司商标的恶意。虽然商标评审委员会仅认定争议商标核定使用的钥匙、金属锁（非电）商品与LF公司在先使用的锁等商品构成类似商品，但除上述商品之外的钢制滑轮百叶窗、金属螺丝、金属插销、关门器（非电动）、五金器具、金属铸模、金属喷头商品与锁等商品在销售对象、销售场所等方面亦较为近似，如使用同一商标亦导致相关公众混淆误认，故对于争议商标在上述商品上的注册应一并撤销。

但是，二审法院认为，原商标法第三十一条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。未注册商标只有通过使用具有一定影响时，才能发挥区分商品或服务来源的作用并可能获得法律保护，因此，商标在先使用并具有一定影响是适用原商标法第三十一条相关规定的前提，并非仅用来推定商标注册人的恶意。由于商标只有在商品的流通环节中才能发挥区分商品或服务来源的基本功能，因此上述法律规定所指的商标在先使用是公开的使用，附着商标标记的商品应当进入流通环节，使相关公众能够通过商标在商品或服务与其提供者之间建立相应关联。根据本案查明的事实可知，LF公司向商标评审委员会及原审法院提交的证据仅能证明LF公司及其关联企业已委托中山市的相关企业生产使用“GATEHOUSE”的门锁及钥匙等商品，并将上述商品销往国外，上述证据不能证明附着LF公司“GATEHOUSE”商标的商品在中国大陆地区已经实际进入流通环节，因此，在案证据不足以证明LF公司在争议商标申请日前已经在中国大陆地区对“GATEHOUSE”商标进行了商标使用，上述商标不构成在先使用并有一定影响的未注册商标。

2.2. 各种观点分析：

肯定观点与否定观点的分歧也主要集中在定牌加工是否构成“商标法意义上的使用”上，由于此类案件基本上是围绕商标法第三十二条（原商标法第三十一条）“在先使用并有一定影响力”进行的，因此，除了“以不正当手段”之外，适用该条款还必须同时满足“在先使用”和“有一定影响力”这另外两个要件。

事实上，无论是最高院在“无印良品”案中、还是北京高院在“GATEHOUSE”案中，其结论都是“不构成在先使用并有一定影响”。而且，业界对于最高院在“不构成在先使用并有一定影响”的认定中，是认定“OEM不构成在先使用”、还是认定现有证据不能证明“有一定影响”，仍存在较大的理解分歧。

“商标法意义上的使用”应当符合真实、合法和公开的原则，而此处主要涉及公开使用问题。持否定观点的一方认为，定牌加工的产品由于全部销往国外，并未进入我国的流通领域内，因此，该产品上使用的商标并不能被国内的相关公众所接触，相关公众也不可能以此来识别商品的来源，因此，这样的使用方式并未发挥商标产源识别的基本功能，不属于公开的商标使用。

而持肯定观点的一方则认为，相关公众是指与商标标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。定牌加工的生产和运输过程中涉及的经营者也属于定牌加工产品的相关公众，因此，定牌加工的商品虽然全部销往国外，但是境内的相关公众也能够接触到，定牌加工的商品已经进入了流通领域，相关公众可以通过其所使用的商标来识别商品的来源，因此，定牌加工符合公开使用的要求。[23]

2.3. 本文观点：

对此，本文观点是，虽然销往国外这一行为并不影响某些商标在该行业领域内的知名度，但在定牌加工的生产和运输过程中所涉及的经营者即便与加工产品具有密切联系，他们也并非加工产品的购买者，他们仅通过与加工方开展业务往来或者通过运输商品等方式获知所“贴”商标标志，这些经销商不需要通过加工产品上附着的商标识别商品的来源，此时商标并未发挥识别商品来源的功能。因此，仅仅OEM的使用确实并不足以使该定牌加工产品的商标构成通过使用具有一定影响力的商标。

但是，北京高院在巢汉良一案中认为商标在先使用须使附着商标标记的商品应当进入流通环节，使相关公众能够通过商标在商品或服务与其提供者之间建立相应关联的观点，在商标法第三十二条的适用方面值得商榷。商标法第三十二条的设立目的是阻止以不当手段抢先注册他人商标的行为，而在先使用并有一定知名度也应是证明抢注人应知他人商标存在的条件之一。不能排除在OEM产品未投入中国国内市场进行流通的情况下，因OEM厂商的商务活动、定做人在中国的业务活动等导致本行业或社会上相关公众对定做人商标的了解。如果确能在OEM定做证据之外，还有其它证据可证明定做人的商标已为相关公众所了解（如该案中被商评委和一审法院所采信的行业商会证明等材料），则不宜认定被抢注的商标因未投入中国国内市场上的流通环节而不构成商标使用。毕竟，商标法第三十二条的重点是要证明抢注人是否应知他人商标的存在、而非证明商标是否已投入流通环节。

3.OEM中的商标使用能否达到为维持注册保护的商标真实使用的要求，从而防止因连续三年停止使用且无正当理由而被撤销

3.1. 相关案例：

现有的案件对此也有不同的判决。

3.1.1. 宏比福比有限公司与商标评审委员会关于“SCALEXTRIC”商标纠纷案[24]

原告为宏比福比有限公司，被告为商评委，第三人为温克勒公司。宏比福比公司是涉案商标“SCALEXTRIC”的商标权人，核定使用的商品为第28类玩具。温克勒公司以该商标在1998年4月3日至2001年4月2日之间的三年内未进行使用为由，向商标局申请撤销复审商标。2003年1月27日，商标局决定撤销复审商标。

经查实，原告将图纸发送至山打根实业有限公司（简称山打根公司，英文名称为Sanda Kan Industrial Ltd），生成一份模具订货单，山打根公司会安排其中国分公司从中国境内获取合适的压模、生产工具，按照订单进行批量生产。原告在中国的使用行为系将其使用“SCALEXTRIC”商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍销往国外，在中国境内并无销售行为。

二审法院认为，虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。虽然复审商标核定使用的商品为玩具，但是基于玩具赛车商品和来料加工方式的特性，将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。

3.1.2. CBM创意品牌商标有限公司与商标评审委员会关于“Damiani”商标纠纷案[25]

原告为CBM创意品牌商标有限公司，被告为商评委，第三人为达梅尼国际有限公司。原告为“Damiani”商标的持有人，该商标核定使用于服装商品上。达梅尼国际有限公司1998年4月3日至2001年4月2日之间的三年内未进行使用为由，向商标局申请撤销复审商标。2003年1月27日，商标局决定撤销复审商标。

经查实，原告曾委托翔龙公司加工生产“Damiani”服装，该公司根据原告对于采购产品的具体需求，再行委托立康公司加工完成，最终出口至原告公司。

一审法院认为，在案证据并不能形成完整证据链以证明上述商事关系的存在，且CBM公司若为境外买方，其委托他方生产“Damiani”产品的采购行为，不能视为其在指定期限内，在中国大陆地区对复审商标进行了有效的商业使用。原告提交的证据材料虽然可以证明载有复审商标的商品在位于广州市的立康公司生产、加工，之后通过香港出口至位于德国的皮克公司，但该过程中发生在中国大陆范围内与复审商标有关的行为仅为生产、加工载有复审商标服装的商品的行为，生产、加工后的商品完全用于出口，即载有复审商标服装商品进入市场的行为完全与中国大陆无关。因此，中国大陆范围内的相关公众无法识别复审商标所标识的商品来源，复审商标因此无法发挥其应具有的商标的基本功能，不能视为复审商标进行了真实的、公开的使用。

由于本案正在二审中，二审法院在前“SCALEXTRIC”案中所持观点在本案中是否会发生改变，业界正在对此予以密切关注。

3.2. 观点分析：

认为OEM的使用不足以维持其商标注册的观点的理由是，《商标法》第四十九条所规定的“使用”主要目的在于实现商标识别功能，以取得或维持商标权，而作为商标独占权内容的商标使用行为则是为了实现有效制止商标侵权的目标。因此在具体判定中，不能简单地把两者划等号。为维持商标注册的使用行为是能够使商标起到识别商品来源作用的行为，需要考察标注有该商标的商品是否已经进入了流通环节，因为“商标只有在商品的流通环节中才能发挥其功能”，因此，既然OEM的使用并没有进入流通环节，就不足以维持商标的注册。

但是，在侵权判定中，一个假冒产品即便仍然存放在制造商的仓库中而未进入流通领域，仍然会构成对注册商标的侵权使用[26]。这对上述观点也形成挑战。

而前最高院知识产权审判庭孔祥俊庭长在《以创新的思路保护创新——当前知识产权审判新思考》中提出，在商标撤销、商标侵权赔偿案件中，涉及商标实际使用的认定，在委托加工生产成为制造产品和使用商标的常态的情况下，商标注册人以这种方式进行的商标使用应当认定为实际使用，但倘若仅仅为避免商标被撤销等而进行的非实际经营性质的象征性使用，则另当别论。OEM的产品不再中国境内销售，在中国完成的知识加工承揽之类的行为，与商标法意义上的商标使用行为是分开的，或者说可以分开看。

3.3. 本文观点：

《商标法》第四十九条所规定的“使用”是一个对获得或维持商标权具有法律意义的“商标积极使用”。任何在商业活动中能够将商标与指定商品联系起来的行为，均应当被认为是商标公开真实的使用，可以起到产源识别作用，足以维持商标的注册效力。

本文认为，在一个以注册为原则的国家中，商标注册的存在和维持对权利人具有重大意义，如果因涉外OEM侵权判断问题的需要而绝对地将其认定是“不使用”，则必将在另一个方面给权利人带来损害。

《商标法》第四十九条的规定是为了防止权利人不使用商标而对商标资源造成的浪费，然而，该条款的立法目的在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的[27]。因此，设立连续三年不使用撤销制度是为了督促权利人的使用而非惩罚权利人的不使用，在适用该法条时需要防止轻率撤销商标给商标权人带来的损失。不能因为商标权人在过去三年只进行定牌加工而没有向中国境内销售产品，就轻率地认定商标权人没有在未来往国内生产销售该商品的意图，从而撤销其商标权。

在判断定牌加工的商标使用能否足以维持其注册商标时，应当考虑商标持有人是否对维持该商标注册有商业上的真实需要，以及是否有未来在中国国内市场销售商品的意图。当定牌加工方在国内注册了该商标，并长期从事该产品的生产制造时，我们完全有理由认为其是也同时是在为将来在中国境内进行销售其商品做准备。特别是如果商标持有人能拿出相应的证据证明其主观意图，例如曾经做的产品宣传广告或是内部的市场拓展计划书等等，均应当被认为是商标公开真实的使用，从而维持其商标的注册效力。

再退一步讲，即便是在中国境内仅有涉外OEM方式的使用，但该涉外OEM方式的使用也在相当程度上足以体现出定做人在中国拥有该注册商标的真实需要，可以证明其在中国就该注册商标存在一定范围内的商业活动。维持注册的合理性明显。

4.总结：

综上所述，在OEM行为是否构成商标侵权问题上，本文作者在学术观点上倾向于“不侵权例外说”（即在特定条件下的涉外OEM行为不构成侵权，而这种情况占目前引起争论的涉外OEM情况的大多数）。“法律的生命不在于逻辑而在于经验”（霍姆斯语），作者认为应该避免将争论和研究引到OEM生产过程中在产品上附加商标的行为是否构成商标使用这个怪圈中去，而应紧扣商标作为区别商品来源指示这一本源功能，从商标法律对商标专用权人利益之保护的原意出发，围绕具体的OEM行为是否导致对中国境内注册商标专用权人的现实利益或可预见的潜在利益构成损害这一中心问题进行考虑，对相关法律规定进行适用；从而，也避免了在阻却他人抢注和维持商标注册时，受到OEM行为是否构成商标使用这一问题的困扰，使当事人在每一个案件中都感受到公平正义。

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