作者：毛琎 金杜律师事务所知识产权部
北京市高级人民法院于2017年4月颁布了修订后的“专利侵权判定指南”（以下简称“指南”），其中对“标准必要专利”做了较大篇幅的规定。指南的上述规定，有益地补充了最高人民法院关于专利侵权司法解释二（以下简称“司法解释二”）中对于标准必要专利的规定，对当前西电诉索尼案，华为诉三星案等标准必要专利诉讼具有较好的指引作用，也增强了社会公众对于标准必要专利法律适用的可预期性。指南对标准必要专利法律适用的规定主要体现在如下方面：
普遍适用规则
司法解释二第24条，只对规定推荐性国家、行业或者地方标准中专利权人违反FRAND（公平、合理、无歧视）许可义务，而专利实施人无明显过错时，法院一般不予支持专利权人的禁令请求。而对于国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准中的标准必要专利却未作任何规定。中国的国家标准常常使用“采标”的方式采用国际标准，即在国家或行业标准中直接引用国际标准；或者在事实上使用国际标准，例如运营商会要求按照3GPP或ETSI的国际标准来部署网络。无论采用何种方式，都会实质上使得国际标准的专利穿透到中国适用[1]。
一般而言，国际标准权利人可能并没有参与中国标准的制定，而中国企业一般要参与中国标准的制定。由于司法解释二对专利权人的约束前提是推荐性国家、行业或者地方标准，并未提及国际标准，也就是说司法解释二对专利权人的约束并不必然适用于国际标准必要专利权利人，而却会实际上制约中国企业。但是，我们现在的市场是全球化的市场，这样可能导致中国企业参与了国家标准的制定，作出了贡献，而在中国国家标准的必要专利被约束和限制掉了，而西方公司由于只参与国际标准的制定，未参与中国标准的制定，可以不受到司法解释二对于专利权人的约束，这就使得我国企业与西方公司可能在全球市场的竞争中处于不利的地位。
可见，司法解释二的本意虽不是要针对国家标准和国际标准给予区别性对待，但是，司法解释二却基于谨慎性考虑，未对国际标准的法律适用作出规定，导致在国际标准的适用上，存在空白和不确定之处。“指南”在一定程度上填补了司法解释二的上述空白。“指南”第149条规定：虽非推荐性国家、行业或者地方标准，但属于国际标准组织或其他标准制定组织制定的标准，且专利权人按照该标准组织章程明示且做出了公平、合理、无歧视的许可义务承诺的标准必要专利，亦按照非推荐性国家、行业或者地方标准做同样处理。上述规定，将司法解释二第24条，规定的“专利权人违反FRAND许可义务，而专利实施人无明显过错时，法院一般不予支持专利权人的禁令请求”这一法律适用标准，明确从“推荐性国家、行业或者地方标准中”推广到了“国际标准”，既明确了“国际标准”法律适用上的可预期性，又避免了中国企业在全球化市场竞争中可能面临的不利竞争局面。
义务对等规则
司法解释二第24条主要规定了专利权人的FRAND许可义务，对于实施人只要求许可过程不得有明显过错。一般而言，“明显过程”属于较低的法律要求，专利权人要证明实施人在许可过程中的“明显过错”，往往会存在较大难度；而一旦专利权人无法证明实施人在许可过程中的“明显过错”，则可能面临无法获得禁令的后果。
司法解释二中，对标准实施人义务规定的不明确性，可能被标准实施人滥用，实行对专利权人的“反向劫持”。反向劫持，通常是指被许可人利用其谈判筹码获取低于FRAND水平的许可费率和许可条款。专利反向劫持主要表现在三个方面：一是被许可人最后达成的许可费率，低于应该按照FRAND承诺进行许可的费率；二是被许可人拒绝接受专利权人的FRAND许可，但是同时却使用专利权人的专利：三是被许可人用各种方法推迟与专利权人的许可谈判，例如故意以明显不合理的许可条件导致专利许可条件谈判延宕甚至破裂[2]。
“指南”第150条规定：请求专利权人以公平、合理和无歧视条件进行许可的被诉侵权人也应以诚实信用的原则积极进行协商以获得许可。“指南”的上述规定，将专利权人的FRAND义务，以基本对等的方式反置于标准实施人。标准实施人在谈判过程中，不仅仅只需要满足“无明显过程”这一较低的法律要求，还要求“以诚信的原则积极进行协商以获得许可”。上述规定，能有效约束实施人以最大的诚意进行谈判，避免了实施人在谈判过程中，对专利权人实行“反向劫持”，导致标准必要专利价值被不正常的压低。
尊重行业惯例规则
标准必要专利的问题，一般都是实施标准中专利的许可费费率问题，实践中，完全拒绝支付许可费的情况非常少见，更多的情况是双方对于许可费的费率高低无法达成一致。以通信行业为例，一部手机中涉及的标准必要专利可能上千项，对于其中的部分标准必要专利的价值一般很难估值，也往往很难确定其在手机销售或利润中的贡献。但是，一般行业对于业内的主要市场竞争者的专利布局情况、专利涉及领域、以及不同主体的专利实力往往不会存在特别巨大的分歧；而且历史上对其他可参考市场主体的许可情况，也往往是通行的谈判依据。
另一方面，标准专利的权利人长期从事相关行业，行业中专利问题的谈判流程，谈判方式，要约、回应期限等方面一般都存在着约定俗成或普遍执行的行业惯例，双方当事人也往往了解相应的谈判程序，这些程序应该成为诚实信用的谈判基础。
由于标准必要专利的谈判往往涉及某一技术领域的专利包的全球许可问题，谈判过程通常呈现谈判周期长、谈判变化大的特点，法院一般很难确定一套统一的许可费确定方式和谈判流程，因而，利用相关行业的行业惯例来考察双方的诚信和过错情况，成为更加公平和可操作的标准。
“指南”多处规定都体现了对行业惯例的尊重，以行业惯例作为谈判过程重要是非判断标准。“指南”第149条规定，对明示的判断应依照上述标准制定组织的相关政策规定，结合行业惯例进行；第152条以专利权人未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供专利信息或提供具体许可条件；以及专利权人未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限等内容，作为认定专利权过错的标准之一。“指南”在上述规定中，都明确赋予行业惯例“准法律”的价值和地位，以行业惯例来指引双方的许可谈判。
过错相当规则和谨慎禁令规则
司法解释二第24条规定了标准必要专利许可过程中，专利权人有明显过错，标准实施方基本无过错的情况下不应支持禁令。司法解释二虽未对上述的相反情况明确规定，但司法界和学界普遍认为，司法解释二的言下之意为，如果专利权人遵守了FRAND义务，而标准实施方有明显无过错的情况下，应该颁发禁令[3]。在上述规定和理解的基础上，“指南”第153条进一步规定可以双方的过错程度来确定是否颁发禁令，即在标准必要专利许可过程中，在双方均存在过程的情况下，应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应该颁发禁令。
对于权利人和实施人均无明显过错时，应该如何处置，当前中国司法界、学界、企业各方则存在较大分歧。
一种观点认为，当前中国专利法在规定侵权行为和侵权责任时，并未区分专利类型，而是统一规定未经许可实施他人专利应该判定停止侵权，司法解释二第26条也只规定了基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令停止侵权行为。显然，标准必要专利的实施和许可一般只涉及企业之间的纠纷，并不会影响国家利益和公共利益。由于标准必要专利权利人在标准组织已经作出了FRAND许可的承诺，相当于给自己加上了合同法意义的承诺，因而，对于实施标准而侵犯专利权的行为，只有在权利人在许可过程中违背了FRAND义务时，才能基于权利人的合同责任，免除对实施人颁发禁令。由于上位法并未给出其他可以对专利侵权行为不予颁发禁令的依据，因而，在权利人和实施人均无明显过错时，如果存在专利侵权行为，应该给予禁令。
另一种观点认为，标准必要专利的禁令问题，既涉及专利之私权利益，又涉及标准之公共利益，在此情况下，无法简单地适用普通专利之禁令考量因素进行判断。当双方均无明显过错时，法院应该秉承推广标准的使用、促进标准必要专利的许可为原则，以颁发禁令为例外的司法理念，基于专利权人在加入标准时做出的以FRAND原则进行许可之不可撤销的承诺，该承诺应视为对所有诚信实施人的默示许可。因此，法院不应鼓励其滥用市场支配地位，以禁令作为手段将诚信的竞争对手排除在同一市场之外，造成消费者可选择产品的减少，而是应当以引导双方通过充分协商以达成许可为司法导向，或判决实施人支付合理的许可使用费[4]。
“指南”基本上采纳了上述第二种观点。“指南”在最终颁布前征求意见稿中规定，在许可过程中，双方如果均无过错，法院一般不予支持禁令。“指南”修订研讨过程中，征求意见稿中的上述规定，受到了一些标准专利持有企业的较大反对，这些企业认为“指南”中的这一规定，实质上会变相协助实施人获得有利的谈判筹码，并不利于双方进行对等的许可谈判。“指南”最后进行了一些折中，第152条虽然原则上规定双方均无过错时，法院一般不予支持禁令，但却要求实施人应该向法院提交其主张的许可费或提供不低于该金额担保。“指南”第152条对实施方额外施加的要求，也在一定程度上能打消专利权人认为上述规定会提升实施人的谈判筹码的顾虑。同时，标准制定企业也大多认为，双方如果均无过错，则原则上讲谈判的差距不会太大。在谈判差距不大的情况下，双方一般也不会诉诸于法院启动诉讼。毕竟标准专利诉讼的风险、成本、周期都存在较大的不确定性，在谈判差距不大的情况下，理性的双方均会选择诉讼之外的手段和压力，促使达成谈判。
谈判义务的细化
司法解释二虽然提及了专利权人的FRAND义务，同时要求标准实施人无明显过错，但是司法解释二对于如何判断专利权人的谈判过程是否符合FRAND义务，如何判断标准实施人的谈判行为是否存在明显过错，并没有给出参考性指引。为了给出标准必要专利诉讼中，双方是否存在谈判过错的判断规则，更好地指引标准必要专利的许可谈判，“指南”第152，153条分别规定了专利权人的FRAND义务和标准实施人诚信谈判义务的具体内容。
“指南”通过第152，153条对谈判双方义务的规定，实质上给出了FRAND谈判时，符合法律要求的谈判流程：
- 专利权人应该以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；并向实施人提出合理的许可条件和符合商业惯例和交易习惯的答复期限；
- 标准实施人在收到专利权人的书面侵权通知后，应该在合理时间内积极答复，明确是否接受专利权人提出的许可条件；或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时提出新的合理的许可条件建议；
- 专利权人在实施人明确表达接受专利许可协商的意愿后，应该按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供相关信息和条件；在实施人明确拒绝接受专利权人提出的许可条件时提出新的合理的许可条件建议时，应该与实施人协商许可条件的合理性，进行继续谈判；
- 双方无合理理由，均不得阻碍、中断或拒绝参与许可协商。
“指南”对司法解释二未涉及的标准必要专利种的很多问题进行了规定，为标准必要专利的司法审判提供了较好的指引。但是，鉴于当前较多问题的研究尚不成熟，“指南”对标准必要专利中的强制性标准、许可费的计算规则、全球性许可谈判中标准必要专利诉讼的域外效力等很多其他问题均未涉及。这些问题也已经在当前中国司法审判中开始出现，同时在“指南”修订过程中，社会各界也对上述问题进行了相应反映并提供了相应的意见。“指南”将这些问题留给了司法审判进行探讨，这些问题也将是下一次“指南”修订的重要议题。
注释：
[1] 宋柳平，“全面深刻准确地再认识标准必要专利”，发布于“强国知识产权论坛”
[2] 焦彦，“关于标准必要专利若干法律问题的思考”，《中国知识产权杂志》2017年第1期
[3]毕春丽，《中国知识产权杂志》2017年第2期
[4]王静，《电子知识产权》，2017年第1 期