知卓说丨评述新法亮点《关于审理商标授权确权案件若干问题的规定》

精彩回顾——七大亮点 · 八大案例

1. 在先商标权人可以作为利害关系人来对在先商标标志主张著作权、且商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。

因著作权又不以登记为权利取得的前提条件，作品的作者往往在经年后难以收集当时的创作证据，因此只有载有作品的商标注册证较易提供，但对于商标注册证可否作为商标申请人享有在先著作权的证据一直存有争议。本规定认可商标公告、商标注册证作为商标申请人以利害关系人身份主张著作权的权利的初步证据，指出在先的商标权利经过公告后，在没有相反证据的情况下，应当推定合法取得著作权益，这为多年来的争论给出了一个明确的答案，大大降低了以在先著作权为理由对抗商标抢注行为的举证责任，有利于遏制恶意抢注行为。

2. 当事人可以在先姓名权对抗在后商标申请或注册，且除了当事人的法定姓名外，还包括笔名、艺名、译名等。

以姓名权对抗在后商标申请或注册的，要求满足两个要件：（1）商标标志指代了该自然人，（2）是相关公众容易认为使用该商标的商品经过自然人许可或与自然人存在特定联系；以笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权的，要求满足三个要件：（1）该特定名称具有一定的知名度，（2）与该自然人建立了稳定的对应关系，（3）相关公众以其指代该自然人。

3. 当事人可以在先字号权对抗在后商标申请或注册，也可以在先企业名称简称对抗在后商标申请或注册。有利于解决长期以来商标与企业字号之间的冲突问题。

以在先字号权对抗在后商标申请或注册的，要求满足三个要件：（1）该字号具有一定市场知名度，（2）诉争商标标志与该字号相同或近似，（3）容易导致相关公众对商品来源产生混淆。以在先企业名称简称对抗在后商标申请或注册的，要求满足四个要件：（1）该企业名称简称具有一定市场知名度，（2）该企业名称简称与当事人企业已经建立起稳定对应关系，（3）诉争商标与该企业名称简称相同或近似，（4）容易导致相关公众对商品来源产生混淆。

4. 当事人可以作品名称、作品中的角色名称作为在先权益对抗在后商标申请或注册。规定明确，在著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持明确商品化权的保护 。解决了长期以来对“商品化权”问题的争论，有利于遏制商标抢注行为。

以作品名称、作品中的角色名称对抗在后商标申请或注册的，要求满足的条件有：（1）作品在著作权保护期限内，（2）作品名称、作品中的角色名称具有较高知名度，（3）使用在商标申请或注册的指定商品上时容易导致相关公众误认为其经过作品权利 人的许可或与权利人存在特定联系。

应用本条规定时，应注意：（1）需要考虑指定商品的特点，是否会导致相关公众误认；（2）对于构成作品的，可依著作权寻求保护。

对于构成不良影响的几种情况的法律适用

1. 有关商标标志中带有“中国”或类似字样的，不一律认为是与我国国家名称相同或近似而适用商标法十条一款1项的规定，而需判断是否可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，是否适用十条一款8项的规定。

2. 明确规定将政治、经济、文化、宗教、民族等领域公众人物姓名等申请注册商标的，可以认为是构成其他不良影响而直接不予注册，无需当事人以侵犯姓名权为由提出异议或无效。

3. 值得注意的是，在2010年《关于审理商标授权确权案件若干问题的意见》中提出“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益，由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序，不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。”，其中的下划线部分，在本次《规定》中未予保留，鉴于这部分精神在前些年的多件判决中体现而导致明显恶意抢注行为无法予以有效规制的情况，现《规定》未予保留或有其意义所在。事实上，商标评审委员会已经在近期多件商标无效案件的审理中，针对商标注册人注册大量他人商标的行为以绝对理由裁定不予注册。

4. 明确县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成的商标标志，如果整体上具有区别于地名的含义，则可不适用商标法十条二款的规定。事实上，之前的行政或司法程序中，该精神也时有体现，只是近年来似有执行标准趋于严格的情况。本《规定》予以明确，应该有助于进一步明确适用条件。

对恶意可予以推定，有利于减轻在先权利人的举证责任。

《规定》中的第25条是针对商标法第45条第1款，驰名商标所有人以诉争商标注册人的恶意、对注
册超过五年的诉争商标提出无效请求的情况。在诉争商标注册人无法提供申请注册诉争商标的正当理由的，即推定其具有恶意。

虽然本条规定是适用于以驰名商标为基础无效他人注册超五年的商标注册的情况，但其中所表达出的思路趋向值得注意。

针对代理人或代表人抢注的行为，对代理人或代表人身份作扩展解释，充分体现诚实信用原则在商标确权程序中的作用。

1.《规定》明确将代理人、代表人的身份规定为商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人，不但再一次体现了最高院在“头孢西灵”案（(2007)民三行提字第2号）中的意见“商标法第十五条规定的代理人应当作广义的理解，不只限于……商标代理人，而还包括总经销（独家经销）、总代理（独家代理）等特殊销售代理关系意义上的代理人。”，而且不再限于总经销、总代理等特殊销售代理关系，而是扩展到一般代理关系。

2.《规定》明确，商标申请人在其与在先使用人在磋商阶段的抢注行为、以及代理人或代表人以其亲属名义进行商标注册申请的行为，也可适用商标法第十五条第一款；对于经磋商未形成合同、业务往来关系，经磋商未形成代理、代表关系，商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系、劳动关系或营业地址邻近的情形，均可视为商标法第十五条第二款所规定的“其他关系”。

提出认定是否容易导致混淆的综合考量因素，并提出商标申请人的主观意图以及实际混淆证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。提出认定利益可能受到损害的综合考量因素。这些因素的提出虽然是针对商标法第十三条有关驰名商标的，但必定会对其它需要判断混淆可能和损害可能的情况产生指导作用。

1. 主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响，认定是否容易导致混淆：（1）商标标志的近似程度；（2）商品的类似程度；(3)请求保护商标的显著性和知名程度；（4）相关公众的注意程度；（5）其他相关因素。商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。

2. 主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（1）引证商标的显著性和知名程度；（2）商标标志是否足够近似；（3）指定使用的商品情况；（4）相关公众的重合程度及注意程度；（5）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。

对外文商标、立体商标的显著性作进一步明确，对商标注册申请实践给出指导性意见。

1. 诉争商标为外文标志时，商标标志中外文的固有含义可能影响其在指定使用商品上的显著特征，但相关公众对该固有含义的认知程度较低，能够以该标志识别商品来源的，可以认定其具有显著特征。

2. 仅以商品自身形状或者自身形状的一部分的三维标志通常不具有固有显著性；即使形状独创或最早使用也不当然具有固有显著性；但这种标志可通过使用，在相关公众可以识别来源时，认定已经获得显著性。据此，以商品自身形状或其一部分作为立体商标的，默认不具有显著性，只能通过使用取得显著性

不再给抢注后大量使用、造成既定事实、使抢注商标正当化的企图以机会。

2010年《意见》第一条中提出，“……对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”，该条意见曾在某些情况下被曲解而被戏称为鼓励“坏事要做早”。本次《规定》中不再有该条内容，应可遏制恶意抢注商标、再通过大量使用造成既成事实、使抢注商标正当化的企图，落实诚实信用原则。

2016年间出现大量商标再审逆转案件，其中不少具有典型和指导意义：

 “非诚勿扰”侵害商标权纠纷案

1. 案件热点问题：1）江苏电视台对“非诚勿扰”标识的使用是否属于商标性使用；2）江苏电视台所提供的“非诚勿扰”婚恋节目是提供电视节目还是提供婚恋交友服务

2. 案件意义：（1）对于被诉节目是否与第45类中的“交友服务、婚姻介绍”服务相同或类似，不能仅看其题材或表现形式来简单判定，应当根据商标在商业流通中发挥识别作用的本质，结合相关服务的目的、内容、方式、对象等方面情况并综合相关公众的一般认识，进行综合考量。（2）不能简单、孤立地将某种表现形式或某一题材内容从整体节目中割裂，片面、机械地作出认定，而应当综合考察节目的整体和主要特征，把握其行为本质。（3）二审法院未从相关服务的整体、本质出发，结合相关公众的一般认识对是否构成类似服务进行科学合理判断，仅凭题材、形式的相似性及个别宣传措辞，认定江苏电视台被诉行为与“交友服务、婚姻介绍”服务相同，作出构成商标侵权的不当判决。

 “乔丹” 商标撤销复审案

1. 案件热点问题：（1）原告是否对“乔丹”享有姓名权； （2）姓名权可否作为在先权利对抗在后的商标注册申请；（3）相关公众是否认为原告与被告之间存在合作关系。

2. 案件意义：原告对“乔丹”享有姓名权。乔丹公司明知再审申请人在我国具有长期、广泛的知名度，仍然使用”乔丹”申请注册争议商标，容易导致相关公众误认为标记有争议商标的商品与再审申请人存在代言、许可等特定联系，损害了原告的在先姓名权。乔丹公司对于争议商标的注册具有明显的主观恶意。乔丹公司的经营状况，以及乔丹公司对其企业名称、有关商标的宣传、使用、获奖、被保护等情况，均不足以使得争议商标的注册具有合法性

“益达”商标异议复审案

案件历时六年，商标局、商评委、北京一中院、北京高院均判决异议不成立，最高院再审判决异议成立。

1. 案件热点问题：第30类“非医用口香糖”与第3类“牙膏”商品是否构成类似商品。

2. 案件意义：非医用口香糖与牙膏在功能效果、零售模式和消费特点方面非常接近，普通公众特别是消费者对于二者之间的差异一般难以作出清晰准确的判辨，故应认定二者属于类似商品，诉争商标与引证商标共存，容易导致相关公众对商品来源产生误认或者认为存在特定联系。该再
审判决，应该是体现了《关于审理商标授权确权案件若干问题的规定》第12条第一款第1-4项的精神，即：引证商标的显著性和知名程度；商标标志是否足够近似；指定使用的商品情况；相关公众的重合程度及注意程度。

“奥普”商标侵权案

案件历时七年，一审判决构成商标侵权，二审判决构成反向混淆和商标侵权，最高院再审判决不构成商标侵权。

1. 案件热点问题：在类似商品上使用与注册商标相同近似的商标标志是否构成商标侵权。

2. 案件意义：最高院提出知识产权保护激励创新的目的和比例原则，提出知识产权的保护范围和强度要与特定知识产权的创新的贡献程度相适应的观点。认为只有使保护范围、强度与创新贡献相适应、相匹配，才能真正激励创新、鼓励创造，才符合比例原则的要求；对于商标权的保护强度，应当与其应有的显著性和知名度相适应。

具体到本案而言，涉案商标由中文文字和拼音两部分组成，其中的中文文字“奥普”为臆造词，具有较强的固有显著性，且与杭州奥普电器有限公司、奥普卫厨公司的商号完全一致。根据原审法院查明的事实，“奥普”文字商标早在1995年即已由奥普卫厨公司（被告）的关联企业核准注册在第11类商品之上。2001年6月，“奥普”商标已经被评为杭州市著名商标。此后，“奥普”商号被认定为浙江省知名商号，“奥普”系列商标先后被评为浙江省著名商标，并被司法裁判认定为驰名商标。因此，至涉案商标申请日之前，经杭州奥普电器有限公司、奥普卫厨公司及其关联企业的使用，“奥普”系列商标已经在与涉案商标核定使用的“金属建筑材料”商品关联程度很高的浴霸等电器商品上
具有了较高的知名度。而与此相比，新能源公司（原告）在受让涉案商标后，主要通过许可凌普公司（原告）使用的方式对涉案商标进行使用。但本案证据显示，凌普公司在对涉案商标进行使用的过程中，多次因不规范使用或突出使用“奥普”文字等行为，受到工商行政管理部门的处罚或被司法机关认定为不正当竞争行为，而其商誉攀附的对象，正是在市场中已经具有较高知名度的奥普电器产品。作为对凌普公司的使用行为负有监督职责，且与凌普公司作为共同原告提起本案诉讼的新能源公司，对凌普公司的上述行为应当是清楚的。因此，新能源公司在本案中并未提交证据证明，其已经通过正当的使用行为，使涉案商标产生了足以受到法律保护的显著性和知名度。由此可见，涉案商标中的“奥普”文字的显著性和知名度，实际上来源于奥普卫厨公司及其关联企业的使用行为。涉案商标虽然在“金属建筑材料”上享有注册商标专用权，但对该权利的保护范围和保护强度，应当与新能源公司对该商标的显著性和知名度所作出的贡献相符。

“庆丰包子”侵害商标权和不正当竞争纠纷案

一审、二审均判决不构成商标侵权、不构成不正当竞争，最高院再审判决构成商标侵权和不正当竞争。

1. 案件热点问题：被告在山东济南、在其网站和经营场所使用法定代表人（徐庆丰）的名字“庆丰”，是否构成在北京的原告的“庆丰”商标专用权。

2. 案件意义：我国商标法鼓励生产、经营者通过诚实经营保证商品和服务质量，建立与其自身信誉相符的知名度，不断提升商标的品牌价值，同时保障消费者和生产、经营者的利益。

• 关于庆丰餐饮公司主张其对“庆丰”文字的使用属于合理使用其企业字号，且系对其法定代表人徐庆丰名字的合理使用问题，最高院认为：庆丰餐饮公司的法定代表人为徐庆丰，其姓名中含有“庆丰”二字，徐庆丰享有合法的姓名权，当然可以合理使用自己的姓名。但是，徐庆丰将其姓名作为商标或企业字号进行商业使用时，不得违反诚实信用原则，不得侵害他人的在先权利。徐庆丰曾在北京餐饮行业工作，应当知道庆丰包子铺商标的知名度和影响力，却仍在其网站、经营场所突出使用与庆丰包子铺注册商标相同或近似的商标，明显具有攀附庆丰包子铺注册商标知名度的恶意，容易使相关公众产生误认，属于司法解释规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为，其行为不属于对该公司法定代表人姓名的合理使用。
• 庆丰包子铺自1956年开业，1982年始使用“庆丰”企业字号 ，至庆丰餐饮公司注册已逾二十七年。被告擅自将庆丰包子铺的字号作为其字号注册使用，经营相同的商品或服务，具有攀附庆丰包子铺企业名称知名度的恶意，构成不正当竞争。

“YKK” 商标异议复审案

案件历时十年，商标局、商评委、北京一中院、北京高院均判决异议不成立，予以注册，最高院再审判决异议部分成立，在部分商品（“车辆内装饰品”）上不予注册。

1. 案件热点问题：在“拉链”商品上的驰名商标YKK可否阻止第12类“气泵(车辆附件)、陆地车辆曲柄轴箱(非引擎用)、车辆减震器、车辆车轴、陆地车辆发动机、陆地车辆传动轴、风挡刮水器、车辆内装饰品、汽车、机动车减震器”商品上的YKK商标注册申请。

2. 案件意义：再次确认驰名商标跨类保护需要综合考虑请求认定驰名商标的显著程度，在相关公众的知晓程度，商品的关联性及各方利益衡平等因素。基于“车辆内装饰品”与“拉链”具有上下游产品关系，故可以认定两者具有较强的商品关联性，因此，YKK商标可以基于在“拉链”商品上驰名的事实获得在“车辆内装饰品”上的保护，但不能延及于其他商品。

“小霸王XIAOBAWANG” 商标不使用撤销复审案

案件历时六年，商标局裁定撤销成立，商评委裁定撤销不成立、维持注册，北京一中院判决撤销成立，北京高院判决撤销成立，最高院再审判决撤销不成立、维持注册。

1. 案件热点问题：未形成证据链或有缺陷的商标使用证据，能否说明商标已经进行公开、真实使用。

2. 案件意义：对于商标权利人的商标使用行为不能过于苛刻，只要进行了连续性公开、真实、合法的连续性使用，就不能轻易撤销一个合法获得注册的商标。

戴春友（商标注册人）是自然人，经营的个体户在销售制度及财务制度上不会像公司那么规范，戴春友已穷尽自己的能力提交能够证据，虽未形成常规的证据链，但已足以证明其对诉争商标的使用行为。

 “卡斯特”侵害商标权纠纷案

一审判决赔偿额为33,734,546.26元，二审维持原判，最高院再审判决改判500,000.00元。

1. 案件热点问题：侵权赔偿额应该如何计算。

2. 案件意义：赔偿额应结合案件事实并考虑商标权人使用商标的情况、双方当事人就诉争商标的措施情况、侵权行为的性质、期间、后果等因素。虽然证据显示法国公司使用“卡斯特”作为其“CASTEL”音译的日期要晚于“卡斯特”商标的申请日，但该商标申请日与法国公司在中国有证据使用“卡斯特”指代其公司的时间仅相差不到一年时间，且并无证据证明“卡斯特”商标在1999年左右已经具备一定的知名度，“CASTEL”是法国公司企业名称的主要部分，也是其公司法定代表人的家族姓
氏，因此难以认定法国公司使用卡斯特其目的是搭“卡斯特”商标之便车，加之双方当事人之间就“卡斯特”商标的相关行政程序、诉讼程序及磋商过程，因此最高院认为本案不是一般意义上的侵犯注册商标专有权纠纷，判定赔偿数额时，被诉侵权人的使用方式等是否具有恶意是应该着重考虑的因素。被告使用“卡斯特”作为其外文商标之前音译有一定的合理性；双方当事人曾就“卡斯特”中文商标归属进行磋商，在没有证据证明原告明确反对该种使用方式的情况下，难以认定被告使用行为具有恶意；原告无法证明其利润和损失；以及一、二审法院以进口货值成本与案外人利润比值之积确定本案的赔偿数额显属不当。

以上内容选自2017年2月23日知卓论坛（上海）“最新发司法解释《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对品牌所有人的指导意义暨2016年商标再审逆转案件的启示”。

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