作者:冯晓鹏 金杜律师事务所商务合规部顾问

跨境电商网络虚拟化、交易远程化的特点让部分商家在知识产权(尤其是商标权)问题上产生了“搭便车”的侥幸心理。但跨境电商不是法外之地,中国海关以及众多知识产权密集型企业已经愈发重视在电子商务领域中的知识产权保护。2016年,全国海关共采取知识产权保护措施1.95万余次,实际扣留进出境侵权嫌疑货物4205.82万余件,截至2016年底,在海关总署备案的中国企业的知识产权达27873项,占全部生效备案的52.51%。

从今年9月1日起,中国海关正在开展为期3个月的“龙腾”行动。全国海关将集中执法力量,严厉打击侵犯知识产权的进出口行为,为我国企业走出海外提供公平有序的竞争环境。据了解,在此次行动中,全国海关将以小家电、手机类电子产品、工程机械、生活日用品、节日产品、特色商品等主要传统优势产品为主,开展知识产权保护专项执法,协助企业维权。

此外,美国正在对中国实施的是“特别301条款”调查也让跨境电商面临着新的合规挑战。“特别301条款”专门针对那些美国认为对知识产权没有提供充分有效保护的国家和地区。在《2017年特别301报告》中,美国贸易代表办公室把中国、印度等11个国家列入“优先观察国名单”并且把中国放在了最前面。从企业层面看,美国企业利用中国电商知识产权保护意识薄弱、对美国知识产权保护制度不熟悉以及不愿意投入法律成本等特点,频繁对中国企业提起知识产权诉讼。[1]知识产权已经成为外国企业制约中国企业的重要竞争手段之一。

在此背景下,如何避免侵犯他人的知识产权同时避免被他人侵犯知识产权,让企业的进出口贸易顺利“过关”,就成为跨境电商关注的重点问题。

进出口货物的侵权特点与跨境电商的侵权认定

1. 当前进出口货物侵权特点

从2016年海关总署公布的统计数据[2]可以看出,当前进出口货物侵权呈现出如下特点:

  • 以侵犯商标专用权货物为主,侵权专利权货物持续增多。2016年海关查扣的侵犯知识产权案件中,涉嫌侵犯商标权的货物高达64万余件,占侵权嫌疑货物总量的98.56%。涉嫌侵犯专利权的货物批次较去年同期增长82.76%,案值同比增长26.33%。
  • 海运和邮递是查获侵权嫌疑商品的主要渠道。2016年海关在海运渠道查扣侵权嫌疑商品近13万余件,占全年扣留商品数量的93.68%。在进出境邮递渠道共查扣侵权嫌疑商品1.42万余批,占全年扣留批次的81.33%。
  • 侵权嫌疑商品以消费类商品为主。2016年中国海关扣留的侵权商品以烟草、化妆、个人护理产品等产品为主。与2015年相比,扣留侵权药品类、食品饮料类商品的数量有较大幅度增长,医疗器械、珠宝首饰、手表等类别侵权嫌疑商品则呈下降趋势。
  • 大多数涉嫌侵权货物在出口环节被查获。2016年中国海关在出口环节扣留侵权嫌疑货物68万余批,占扣留总批次的96.20%;扣留的出口侵权嫌疑商品为4161.67万余件,占全部扣留商品总数的98.95%。

2. 跨境电商的侵权认定

(1)开展自营业务的跨境电商

当前,跨境电商的政策多处于试水期,比如对于B2C零售进口商品暂时按照货物征税,但按照物品管理,这意味着对于小件包裹的邮递物品存在适用非商业性有限豁免的可能。根据《TRIPS协议》第60条的规定,对于旅客个人行李中所携带或小型交运件中发送的少量非商业性的商品,可以不适用《TRIPS协议》。我国《知识产权海关保护条例》同样遵循了行邮物品有限豁免的原则,即对于自用且在合理数量范围内的侵权商品不启动知识产权海关保护执法措施。对于超出自用、合理数量的侵权物品,收寄件人可以向海关声明放弃,进而免除行政处罚。

如果跨境电商的贸易规模较大,以货物方式进出口,那么进出口货物的收发货人或其代理人都要向海关如实申报进出口货物的知识产权状况,对于需要向海关申报但进出口货物收发货人及其代理人未按照规定向海关如实申报有关知识产权状况,或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件的,海关可以处5万元以下罚款;在进出口过程中被海关查出侵权货物的,跨境企业将面临货物被没收并处货物价值30%以下罚款的处罚。

就具体认定方法而言,我国《海关法》与《知识产权海关保护条例》中并没有明确何为进出境环节的侵权行为,但《知识产权海关保护条例》明确规定海关保护是以《商标法》、《专利法》和《著作权法》以及有关法律法规为依托。海关对侵权嫌疑货物进行调查,也可以请求有关知识产权主管部门提供咨询意见。

(2)作为平台企业的跨境电商

近日商务部已经明确表态,电子商务立法“平台责任分担问题”将提上日程。对于跨境电商平台而言,商务部条法司副司长陈福利指出,商务部一直重视营造一个公平的网络交易环境,从责任分担角度来讲有两个层面,一是平台作为一个提供商应该自律,就是类似于平台的自律责任,二是政府通过公权力,站在公共利益的角度要求平台承担的相应责任。

我们认为“平台责任”可能会包括如下几个方面:一是强化电商平台的审查责任,明确审查的范围和审查的流程。二是明确平台的备案责任,保证货物流和信息流能够对应,对于在平台销售的侵权产品可以追朔到侵权人。三是要求平台及时处理侵权商品,包括通知权利人、删除侵权商品信息、惩罚侵权商家等。四是规定平台的侵权连带责任,即对于未落实前三点义务的平台,一旦发生侵权事件,电商平台可能会与侵权人对知识产权权利人共同承担连带侵权责任。

跨境电商的知识产权合规措施

1. 开展自营业务的电商企业

首先,海关总署已经开通了“知识产权海关保护备案系统”。企业可以通过该系统查询在海关总署备案的知识产权情况,初步判断自己的商品是否侵权。

其次,如果企业对利用系统查询的结果仍然拿不准,还可以利用海关预确认制度进行咨询。这种做法虽暂无明确的法律依据,但有良好的实践效果,因为良好的关企互动也便于海关开展工作,提高工作效率,同时树立中国海关有担当、有作为的形象。

对于企业而言,预确认属于法律咨询,产品尚未进出口,因此即使涉嫌侵权也不会受到任何处罚。一般而言,企业办理知识产权预确认需要提交以下材料:注册工商登记资料、海关备案信息;商标、专利证书;授权委托书,即他人委托申请人生产/出口相关货物的授权文件;拟出口的货样;预确认申请书。[3]为了让海关能有充分的审查时间,建议企业不晚于货物进出口的1个月前向海关申请。

最后,出口企业应当积极了解产品销售地的知识产权保护政策和同行业商品的知识产权注册情况。企业切不可心存侥幸,若有必要应及时聘请律师进行尽职调查,对产品所使用的商标、装潢、宣传语、外观设计等进行检索、分析,以判断是否侵权。

2. 作为平台企业的电商企业

前不久,亚马逊推出了“史上最严侵权处理政策”,其邮件通知侵权卖家:“卖家账户中的限制资金已转给权利所有人……任何侵犯其他人版权、专利、商标、设计权、数据权或其他知识产权或其他所有权的行为都是被禁止的。”亚马逊冻结了部分被起诉侵权的卖家的账户资金并建议卖家与权利人沟通解决侵权问题,此举反映出部分电商平台已经开始有意识地规避连带责任。

中国的跨境电商平台企业暂不需要如此激进,因为企业的平台责任还尚未出台,电商的平台责任可能会于近期“瓜熟蒂落”,平台企业应密切关注相关电子商务立法。

就目前而言,电商平台可以未雨绸缪地做哪些准备呢?首先,电商平台企业应该要求入驻商户提供有效的证明文件,对商品内容合法性至少进行形式审查,同时保留必要的货物来源证明材料,实现源头可溯。其次,电商平台企业应履行 “通知—删除”的义务,知识产权的权利人通知电商平台企业在该平台上有侵权商标销售,平台企业就有义务核实举报并把侵权信息予以删除。再次,一旦发现侵权,平台也可以推出惩戒措施,比如建立企业失信黑名单,在一定时间内禁止侵权商家入驻平台。另外,电商平台可以考虑借鉴阿里巴巴与通关管理平台合作的经验,与海关实现平台对接,为海关提供违法犯罪线索,联手打击知识产权侵权行为。

3. 涉外定牌加工的电商企业

定牌加工也是跨境电商自营业务的一种,但因为这种商业模式在知识产权海关保护中争议较大,所以需要单独说明。

举例来看,莱斯公司于2010年3月27日经原商标权人转让,获得“PRETUL及椭圆图形”商标在中国的专用权,而案外人储伯公司系墨西哥“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人。2011年,储伯公司授权亚环公司(中国公司)按照其要求生产标有PRETUL商标的挂锁,并全部出口墨西哥。该定牌加工行为是否侵犯了莱斯公司对PRETUL商标的专用权?

该案中最高院明确认定亚环公司的行为对莱斯公司不构成商标权侵害,理由是“亚环公司使用商标的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,是为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供必要的技术性条件。”[4]需要注意的是,如果跨境企业自主贴附了其他企业的商标,然后再与境外商家磋商出口,则仍会被认定侵权。概言之,从目前的判例倾向看,定牌加工是否构成侵权主要考察:1、该生产产品和贴附商标的行为是否体现了生产者自己的独立意志;2、商品是否全部出口,所贴商标在中国境内是否具有识别商品来源的商标基本功能,是否会造成公众对相关商标信息的混淆。

最高院的判例体现了当前的司法倾向,但鉴于理论与海关实践对此问题尚无定论,我们认为相关企业还是要审慎行动,在涉外定牌加工签订合同时尽量要求外商提供必要的知识产权权利证明并出具相关知识产权授权文件,同时主动与出口地海关沟通,了解当地政策,避免在进出口环节中出现争议。

知识产权所有企业的自我保护措施

1. 主动备案

海关的执法模式分为依职权保护和依申请保护两种,鉴于通常知识产权权利人难以及时了解其他企业的进出口商品信息,海关依职权查处侵权是当前知识产权海关保护的主要途径。以去年为例,2016年海关依职权主动查扣的侵权嫌疑货物批次约占全年扣留批次总数的99%,涉及货物3855.78万余件,约占扣留货物总量的91.67%。

根据《知识产权海关保护条例》的规定,企业进行知识产权备案是海关采取主动保护措施的前提条件。因此,要想依靠海关的力量为企业把好知识产权这道关,企业应当尽早对自己享有的知识产权进行海关备案。同时,备案可以对企图进行侵权的其他企业产生震慑作用,可以迫使已经在生产、销售侵权货物的企业停止侵权,还可以使非恶意侵权的企业避免“误打误撞”的侵权。

2. 一商标一申请

如上文所述,商标侵权占跨境电商知识产权侵权98%以上的比例,而《商标法》是海关进行知识产权海关保护的重要依据,但海关对商标权的保护与《商标法》的规定并不能直接划等号,其中的差异值得我们注意。

根据商标法的相关规定,以下三种行为均属于侵犯商标专用权的行为:

  • 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标;
  • 未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标;
  • 在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。

但并不是所有的商标侵权行为都属于海关实施知识产权保护的范围。因为知识产权属于私权,私权可以放弃,在当事人向海关进行备案时,海关可以将当事人未进行备案的近似商标理解为放弃寻求海关保护。基于“不告不理”原则和海关行政执法的特点,海关可以仅仅对企业申请备案的商标进行保护,而不必然会对《商标法》所称的“近似商标”进行查处,实践中各地海关的做法也不完全一致。所以进出口企业如果想要充分保护自己商品的知识产权,可以考虑将商品的主打商标、二级商标、防御商标都向海关申请备案,一商标一申请是最稳妥的商标保护措施。

结语

知识产权侵权是容易被跨境经营者忽视的合规风险,但一旦跨境企业被查实侵权,将面临高昂的违法处罚。所以对跨境电商而言,知识产权海关保护是非常专业但又无法回避的领域。另外,跨境企业要想有长远的发展,需要打造自己的商标品牌、研发自己的专利设计,更需要学会保护自己的知识产权。律师的价值也正在于帮助电商企业应对合规化挑战,规避风险,把握机遇。


[1]孙康:《跨境电商的知识产权风险研究》,载《经贸管理》,2016年第10期,第126页。

[2]http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302425/636516/index.html,最后浏览日期:2017年10月18日。

[3]徐枫、俞则刚、朱秋沅:《知识产权海关保护——法律解读与实践精要》,法律出版社,2017年第1版,第60页。

[4]http://law.wkinfo.com.cn/document/show?aid=MjAwODc1NjI4NzE%3D&bid=&collection=case&language=&tokens=5692d940ceaf9cd5acf450ec3f1ad0ce&modules=&showType=0,最后浏览日期:2017年10月23日。