作者：楼仙英 张逸瑞 龚文怡 杨恺盛 金杜律师事务所知识产权部
编者按：
霞飞路的小酒馆里，IP交易专家英律师一樽煮酒，拆解各类IP交易。连载系列，带你一同诗酒趁年华，仗剑IP天涯。
第一章：技术出资那些事儿
第四回：专利无效对于专利出资的影响
前情提要：霞飞路的小酒馆里，IP交易专家英律师、著名高校龙门大学知识产权成果转化办公室的负责人易教授以及小酒馆的曲掌柜一起探讨了专利使用权出资的可行性。
春讯飞琼管。风日薄、度墙啼鸟声乱。江城次第，笙歌翠合，绮罗香暖。
著名高校龙门大学知识产权成果转化办公室的负责人易教授临窗而坐，眉目舒展，想着自己几十年全情醉心于科研，应着国家促进科学技术转化的号召赶鸭子上架管理起了知识产权成果转化办公室，一路走来甚是不易，好在于这小酒馆遇见了知识产权交易专家英律师，如今几个专利出资项目总算有了眉目，今天，定然是要等着和英律师以及挚友曲掌柜多喝几杯了。
傍晚时分，英律师匆匆入门，连声抱歉，“抱歉抱歉，两位久等了，实在是太忙。临出门遇上个案子，专利出资后，专利被宣告无效，一下子耽搁了，我自罚三杯！”
曲掌柜笑说，“英律师，来来来！自罚三杯的话您可是有口福了。今天这酒可是易兄自家酿的黄酒！”
易教授一边给英律师满上，一边问道，“英律师，您刚才说，专利出资之后竟然还会遇上专利被宣告无效的问题？这可是一大风险啊，发生这种状况的情形下，需要用现金补足么？不然，是不是会有虚假出资的问题？”
“易兄，你还真是急性子，英律师酒还没能喝上一口，你这问题倒是连珠炮般抛出了！英律师，甭理他，喝了这杯再说。”曲掌柜继续道，“不过，英律师，易兄担心的还真是一个问题，不仅仅是专利被宣告无效，与之类似的还有专利在用于出资之后到期、专利在相关市场价值贬损的问题，毕竟，在价值浮动的角度，专利与真金白银还真是不一样！您一会儿可得好好跟咱们科普科普！”
“好酒好酒，春醉贪香倾杯中，琼浆玉液养生酒！”英律师喝了一口，连连称赞，“没错，两位担心的啊，正是很多技术出资项目中存在的问题。不过这专利到期和专利价值贬损相对简单一些。就说这专利到期的问题，根据《专利资产评估指导意见》中的规定，注册资产评估师在执行专利资产评估业务的时候，就应当对影响专利资产价值的法律因素进行分析，包括专利剩余法定保护期限等。特别的，该意见还规定，如果注册资产评估师运用收益法进行专利资产评估，则应当根据专利法定寿命及与专利资产相关的合同约定期限等，合理确定专利资产收益期限；注册资产评估师在分析交易案例的可比性时，还应当考虑专利资产的剩余法定保护年限寿命等因素。因此，评估机构在对专利作价评估时，理应已经考虑了专利保护期限和专利使用权许可期间自然届满的因素。部分地方性规定也有一些明确的规定可以参考，例如，《深圳经济特区技术成果入股管理办法》就规定，已经入股的专利权因保护期满而终止的，相应的股份不受影响。”
“这么说来，关于专利价值贬损的问题，《专利资产评估指导意见》也应该有类似规定吧？”易教授继续追问。
英律师叫了盘脆鳝，继续说道，“易兄的领悟力着实高，没错，《资产评估准则—无形资产》规定，注册资产评估师使用成本法时应当合理确定无形资产贬值。该规定同时还明确，注册资产评估师运用成本法进行专利资产评估时，应当合理确定贬值。特别的，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》中明确指出，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持，当事人另有约定的除外。如此说来，专利市场价值客观贬损并不必然导致需要补足出资的问题。”
这脆鳝原是江苏无锡地区的传统名莱，选用整条鳝肉炸制而成，传说是过去太湖游船上的船菜。这小酒馆的大厨师无锡人，这一手脆鳝做的着实拿手，鳝肉松脆香酥，卤汁甜中带咸，三位自是赞不绝口。
酒过三巡，曲掌柜却是越喝越清醒，“英律师，您方才说，这专利到期和专利价值贬损相对简单一些，专利被宣告无效的情形较为复杂，我琢磨着是因为专利被宣告无效本身也有好多种情形吧？”
“曲兄这可是说到点子上了，来来来，咱们先走一个再说！”英律师招呼大家碰了个杯继续道，“的确，专利被宣告无效本身就存在多种原因，比如，倘若以专利权出资，但在专利转让手续完成之前，专利因为未能及时缴年费而失效或者被国家知识产权局宣告无效，那出资义务自然是尚未完成，并且由于专利的失效，该等出资义务将无法完成，只能在变更章程和相关协议之后，以货币或者其他资产来替代。在比如，倘若在专利转让手续完成之后，专利因为公司未能及时缴年费而失效，该等情形下，股东本身的出资义务已经完成，权利丧失的原因在于公司本身的处置不当，股东自身不需要承担相应责任。”
英律师又夹起几块脆鳝，继续道，“较为复杂的是另一种情形，即在专利转让手续完成之后，专利被国家知识产权局宣告无效。一方面，《公司法》规定，有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。另一方面，《专利法》明确宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。此外，最高人民法院在关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)中指出，出资人以符合法定条件的非货币财产出资后，因市场变化或者其他客观因素导致出资财产贬值，公司、其他股东或者公司债权人请求该出资人承担补足出资责任的，人民法院不予支持。但是，当事人另有约定的除外。综合前述规定，将这种情形定性为“因其他客观因素导致出资财产贬值”的可能性较大，结合宣告无效不会对已执行的专利转让合同产生溯及力的规定，一般的理解是法律法规并没有强制规定以专利权出资的股东在该等情形下需要承担补足出资的责任，但倘若与其他股东另有约定，则需要根据约定来看了。”
易教授对英律师连连作揖，“英律师，我算是整明白了，这技术出资啊，光弄明白这交易是怎么回事，怕是远远不够，合同怎么写，就是门艺术！”英律师哈哈大笑，“易兄，曲兄，这IP交易项目啊，好比这做菜，任何一个环节都必须得琢磨透了，你看这脆鳝，叉架空似宝塔形，乌光油亮呈酱褐色，没有八成油温炸鳝肉且将水分炸尽哪能这般了得！”
易教授茅塞顿开，“英律师，走，喝完这杯上您办公室去！专业的项目不找这专业的律师可不成！”
<未完待续>