作者：丁宪杰 张家绮 何佟俊 金杜律师事务所知识产权部

焦点：国外品牌在拓展中国市场的初期，往往会发生忽略商标注册的情况，这就给了一些经销商或者竞争对手抢注商标、摄取不正当的竞争优势的机会。工业用或者商用产品的品牌，由于其受众群体相对特定，更易受到业内“专业人士”的眷顾。

本案相对方早年曾是LouAna中国多层代理商中的一员，注意到LouAna在中国未注册商标后，便进行了抢注，同时为掩人耳目又模仿成“鲁安娜LOVANA”商标。在双方停止业务合作后的数年里，其用“鲁安娜LOVANA”替代LouAna产品销往各大影院。幸而LouAna的品牌所有者及时发现了这个问题，在商标注册满五年（无效宣告的截止前）提出了无效申请。

申请人经过多次采集证据用以证明其在中国的本行业中的知名度和代理关系，经无效宣告、一审、二审程序三年时间，终由北京高级人民法院维持原判，判定“鲁安娜LOVANA”商标注册违反《商标法》第三十二条规定，宣告其注册无效。

《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

近日，北京市高级人民法院下发（2018）京行终177号行政判决书，针对诉争商标第6863122号“鲁安娜LOVANA”，认定无效宣告申请人的“LOUANA”商标在诉争商标的申请日2008年7月28日之前在中国进行了在先使用，并且其持续使用使得“LOUANA”商标为消费者熟知、进一步提高了“LOUANA”商标的知名度。而诉争商标“鲁安娜LOVANA”的显著认读部分之一“LOVANA”与“LOUANA”商标在呼叫、字母构成、整体外观及视觉效果上相近，指定商品在功能、用途、消费群体等方面相同或存在密切联系，属于类似商品。同时，考虑到在先使用的“LOUANA”商标具有较强的独创性，诉争商标申请人未合理说明其申请注册诉争商标具有合理理由，且与无效宣告申请人的代理商同处上海，其作为同行业经营者理应知晓“LOUANA”商标在中国大陆地区的使用情况。在此情况下，其注册与“LOUANA”商标近似的商标的行为主观上难言善意。故二审法院确认一审法院对诉争商标的申请注册已构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。假日闲暇，买上满满一桶奶香四溢的爆米花，坐在电影院里看部新片，是许多人平日休闲的方式。各大院线御用的爆米花用油则出自美国的LouAna品牌。您很可能尝过用LouAna品牌的食用油烘焙出的爆米花，却未曾听闻过该品牌。然而，业内人士却瞅准了“机会”对LouAna进行了抢注。

在该案中，诉争商标为“”，指定商品为“食用油脂、食用油、黄油、黄油乳脂、人造黄油、搅打过的奶油、奶酪、奶油（奶制品）、制食用脂肪用脂肪物；类可可脂”，申请日为2008年7月28日，注册日为2010年3月28日。金杜作为无效宣告、一审及二审申请人的代理人，在对其提出的无效宣告及诉讼申请中主张，诉争商标与无效宣告申请人的商标“LOUANA”商标构成实质性近似，属于以不正当手段抢注商标的行为，请求对争议商标予以无效宣告，并在与无效宣告请求人在中国大陆地区的代理商们的深入沟通挖掘之下，提供了LOUANA品牌的椰子油销售至中国的交易发票、包装单、运货单、原产地证明、卫生证明、该品牌椰子油在中国网络销售的网页公证书、国家图书馆检索报告等，证明该LOUANA品牌的椰子油在中国大陆地区在先使用并通过为万达院线供货、在58食品网和阿里巴巴1688等的网络平台上进行销售等，覆盖全国范围，有一定知名度，因此诉争商标与“LOUANA”商标相近似的商标的行为已构成《商标法》第三十二条中“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。该证据和主张得到商标评审委员会、北京知识产权法院、以及北京市高级人民法院认可和支持，并指出诉争商标申请人在申请注册与“LOUANA”商标近似的商标的行为主观上难言善意。据此维持了宣告诉争商标无效的决定。

短评：

众所周知，《商标法》第三十二条中“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定在实践中，往往因为历时久远导致使用证据缺失，从而难以认定在他人申请注册商标之前就已在中国大陆地区使用并有一定影响。本案在发现抢注者捷足先登注册了近似商标近五年之时方发现这一情况，在对方使用该商标而无法通过连续三年不使用为由将其撤销的情况下，依靠该法条进行无效宣告请求。在其代理商工作相对规范、且非常配合的情况下，经过大量努力构成证据链，从而在该商标被申请抢注近十年之后，终于将其宣告无效。而更多的类似情况，则因代理商更换、文件保存不规范等问题而导致无法适用该法条，从而无法阻止恶意抢注行为。在此，我们提醒国外品牌商或经其授权的国内代理商应在最快的时间安排其品牌的商标注册，否则一旦被他人抢注后，再将其无效的程序将耗时耗财，更严重的是一旦被他人抢注超过五年，则无法将他人的抢注宣告无效，除非能证明他人申请前该商标在中国就已经成为驰名商标，而这又是个难度极高的任务。

资料整理：林珊珊（律师助理）