作者：楼仙英 孙浩洸 张逸瑞 金杜律师事务所知识产权部
编者按：霞飞路的小酒馆里，IP交易专家英律师一樽煮酒，拆解各类IP交易。连载系列，带你一同诗酒趁年华，仗剑IP天涯。
摘要：
专利和商业秘密侵权？技术派创始人必须知道的重点！
番外2：小酒馆的小黑板第二期
作者：木兰，老K、九月
选择相似的技术路径会显著增加专利和商业秘密侵权风险？
英律师：在专利方面，专利的保护范围往往会比权利人的实际产品大得多，以保护一些简单的修改和替换。因此，倘若技术派创始人在创立新公司时，基于同样的技术路径做出的改进，会有更大的可能性落入其原本所在公司专利的保护范围。
商业秘密方面，创始人“经验”越丰富，商业秘密的问题很有可能会越复杂。区别于专利，商业秘密并没有一个明确的保护范围。创始人的新公司在研发过程中会用到一些之前工作中的‘经验’，但是未必清楚这些“经验”是否属于原公司的商业秘密。
法院如何认定商业秘密侵权？
英律师：商业秘密侵权的认定中，法院普遍会采用“接触+相似”的原则，简单说来，法院会看两个方面，一是被告能不能接触到原告所主张的商业秘密，二是被告的产品与原告的产品是否相似。倘若被告的主要创始人原本都是原告的研发人员，肯定能够接触到原告的商业秘密。进一步，倘若被告与原告在产品和制备工艺方面非常相似，法官有可能会有先入为主的印象认为被告确实侵权。
如何在利用自己的“个人经验”加快研发进程时避免专利侵权？
英律师：通过专利比对，即将前雇主的专利找出来，逐一比对便能知晓这权利的边界。需要注意的是，进行专利比对时，需要多留心，某些情况下集团公司会把知识产权资产统一由某个IP Holding公司持有，有时候还会从第三方获得相关技术的许可，结合前雇主的股权结构和其他侧面信息来确定一个合适的检索范围非常重要。
如何在利用自己的“个人经验”加快研发进程时，避免商业秘密侵权的难点是什么？
英律师：和专利不同，商业秘密的边界是模糊的，比对起来难度相对较大。特别的，对于商业秘密而言，其所能得到保护的是产品或文件背后凝聚的商业秘密的“秘点”，而对于同样的一件产品或文件，背后的技术方案多少拆分成多少个秘点，不同的人可能有不同的看法。在原告提出关于商业秘密的主张之前，很难知道原告具体的主张是什么以及范围有多大。
避免商业秘密侵权的要点是什么？
英律师：商业秘密的基本条件之一是“秘密性”，并未被公开，亦未被公众所知晓。如果被告能证明原告所主张的“秘点”已经被任何形式所公开，那么原告的主张就需要排除在保护之外了。知识产权的专业律师可以通过精心准备的现有技术的证据，将原告所指向的“商业秘密”一块块挖去。纵然实际案件中，这种过程往往是一场拉锯战，伴随着很多论的激烈争论，常常案子审了较长时间，原告究竟有哪些商业秘密的权利才能被确定下来，但作用却显而易见。
在无从判断哪些是商业秘密的情况下，如何有针对性地进行应对？
英律师：商业秘密的实际诉讼过程中，一旦诉讼启动，留给被告的时间是非常有限的，若无提前准备，往往不能充分举证，很难从容应对，只有在提前准备的情况下，才可以有充足的时间来检索、梳理现有技术，充分举证来排除对方的商业秘密主张。在准备的过程中，应对的要点在于了解这商业秘密的作用机理。首先，虽然不能完全想到原告的主张会落向何处，即最可能主张哪些商业秘密，但是商业秘密的常见类型是比较明确的。作为创始人，可以自己先把涉及的技术方案从商业秘密的角度进行梳理，找出对方可能主张的“秘点”，之后针对这些“秘点”逐一地搜索现有技术方案，并从对方的权利范围内排除。
如果有一些“秘点”实在找不到现有技术，应该如何处理？
英律师：实际案件中，在排除掉大部分技术内容后，确实还可能剩下一些实实在在的秘点。但是该等情况下，商业秘密范围往往已经被缩小到很小的范围，很多时候技术人员也已经能够设计出回避方案从而绕开对方的“秘点”。
在法院针对商业秘密侵权问题普遍会采用“接触+相似”原则的情况下，如何应对法院先入为主的印象？
英律师：技术研发不会只有原告一家能做。对于一些特定的技术点，可以考虑委托一家完全独立的第三方来进行研发。在此过程中，要特别注意不要把新公司创始人的“经验”带入到这部分的研发中，确保第三方独立形成最终的技术方案方是关键。
其他：那些“下酒话儿”
- 玉杯增酒之色，犀角杯增酒之香
- 冰魄银针：为《神雕侠侣》中赤练仙子李莫愁所使用。针身镂刻花纹，打造精致。此针剧毒无比，一碰即中毒，皮肤全成黑色，若被碰破皮肤，顷刻便要丧命。好比“商业秘密侵权主张”，“秘点”纷繁复杂而难以预判，一旦原告提出，被告将难以应对，还可能触犯刑事责任。
- 暴雨梨花针：出自古龙所著的一部著名武侠小说《楚留香传奇》；二十七枚银钉势急力猛，可称天下第一，每一射出，必定见血。为“南湖双剑”之子周世明所造，传言是这天下最著名的巧匠，费时三年而成。是破解商业秘密侵权这一“冰魄银针”的不二之法。