作者：金美兰 杨帆 金杜律师事务所知识产权部

焦点：将享有著作权的美术作品作为商标的组成部分申请注册的，侵犯了著作权人的在先著作权。

《商标法》第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

近日，国家工商行政管理总局商标局在《第15805866号“温野菜”商标不予注册的决定》（2018）商标异字第0000013001号），援引商标法第三十二条、第三十五条规定，认定被异议人申请注册被异议商标的行为侵犯了异议人的在先著作权，决定被异议商标不予核准注册。

在第15805866号“温野菜”商标异议案中，被异议商标为，指定商品为第43类“住所代理（旅馆、供膳寄宿处）,备办宴席,咖啡馆,自助餐厅,茶馆,饭店,餐馆,自助餐馆,酒吧服务,餐厅”。金杜作为异议申请人的代理人，在对其提出的异议申请中主张，是异议人经营的日式火锅餐馆品牌；该标识设计独特，已经构成著作权法中所称的美术作品，异议人对该美术作品享有在先著作权，被异议商标侵犯了异议人对“”美术作品依法享有的在先著作权，根据《商标法》第三十二条的规定，被异议商标应不予核准注册；被异议人在实际经营过程中还有使用与异议人的美术作品“”几乎完全相同的“”标识等情况（仅上方的方章倾斜方向不同）。被异议人的种种行为充分显示其商标使用及注册行为具有恶意，违反了《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的规定。

商标局认为，异议人提供的国家版权局作品登记证书、作品设计说明及权利归属声明复印件、宣传及使用“温野菜”品牌的相关资料等证据材料，可以证明异议人在被异议人申请注册被异议商标前，已对美术作品享有在先著作权。据此，商标局认定被异议商标文字与异议人享有在先著作权的美术作品中文字相同、构成近似，侵犯了异议人的在先著作权。商标局决定异议人异议理由成立，被异议商标不予核准注册。

短评：

本案中，被异议人在其于2014年11月27日就提出申请的同一天，申请撤销异议人在相同服务上于八年前的2006年11月7日申请的第5707852号商标，这一举动充分证明，被异议人在申请注册本案被异议商标之前，就已经实际接触到标志。本案之意义在于，即便异议人丧失在先商标权，但商标局结合在案证据，正确地认定异议人对标识拥有在先著作权，并基于“接触+实质性相似”这一著作权侵权判断原则，认定被异议商标属于对申请人在先著作权的侵犯而不应予以注册。