作者：楼仙英  孙浩洸  龚雯怡  张逸瑞 金杜律师事务所 知识产权部

编者按：

在这里，看懂IP交易—霞飞路的小酒馆里，IP交易专家英律师一樽煮酒，拆解各类IP交易。连载系列，带你一同诗酒趁年华，仗剑IP天涯。

第四回：并购IP？IP调查才刚刚开始

要点：在医药行业打拼多年的莫逍遥，趁着生物医药行业的春风，找到了投资人准备收购拥有独门技术的CRO/CDMO企业，却被围绕知识产权展开的并购绕花了眼。并购中的IP Style，且听英律师慢慢道来。

作者：木兰，卜少爷、文艺，九月

莫逍遥就这曲掌柜的话连番追问，“英律师，您就别卖关子了，这知识产权状况的深入调查又做何解？”

曲掌柜笑道，“逍遥，就你这刨根问底的劲儿，你这名字还真是取对了，莫逍遥，莫逍遥，人在江湖飘，何时能逍遥！”

莫逍遥又给大家把酒满上，笑着接话，“不不不，原本确实莫能逍遥，但听英律师答疑解惑，那一定是且听风吟且逍遥了！”

英律师笑着拿起酒杯，轻啜一口道，“逍遥，看来今天咱们真得看看是这酒先喝完还是我先讲完了！这知识产权状况的深入调查说到底还是围绕知识产权的有效性所展开的。知识产权的有效性调查其实是对其实际法律状态的核实。一项知识产权的有效期长短除了基于法定的保护期外，还取决于权利人是否支付维持费用或启动相应延长程序。发现期限快要届满的核心知识产权，一定要弄清楚根据所适用的法律，是否允许续展、如何续展、是否存在续展障碍和是否需要增加额外的费用等关键问题。例如，对于专利，专利是否在法定保护期内被维持有效，以及保护期的长短直接决定了该项专利垄断性保护的期限，在很大程度上会对其经济价值的评估产生重要的影响。具体而言，对于专利的有效性调查不能仅仅审查专利证书，还要审查其是否在授权后被认定无效，或者因为权利人没有缴纳专利年费而致使专利权丧失。再如，对于商标，则特别要注意商标有效期以及是否在期限届满前申请续展并获得批准。”

莫逍遥明白了个大致，“这么听下来，知识产权的专有权真实有效性确实并非表面上看的那么简单，简单作为公司尽职调查的一部分做个汇总表怕是很难真正解决问题了！”

英律师点头继续道，“没错，还需要注意的是，即使确认了知识产权的专有权真实有效性，第三方仍然有可能随时对被收购的知识产权的有效性提出质疑。为了确保该项知识产权日后可以长期有效的进行使用，避免在行权时遇到确权的争议，收购方还应当评估核心知识产权的稳定性。比如，一定要特别注意你们所看重的CRISPR基因组编辑方法是否已经遭遇针对有效性的挑战，一旦发现有任何迹象，必须明确与此相关的异议或争议程序是否有可能在收购完成之前结案，同时还需要对由此可能需要承担的责任和损失如何分配等问题进行评估。”

曲教授也听得兴趣盎然，亦追问道，“英律师，这种针对有效性的争议所做的调查几乎完全是实操层面的问题了，听上去就非常有技术含量的，能稍微解释一下么？”

英律师喝了口酒，润了润嗓子，继续道，“曲教授，您说的没错，这确实是一个纯实操的要点。在实际操作过程中，为了进一步查明可能存在的针对知识产权的确权争议，收购方不仅需要调查、评估目标公司获得相关知识产权权利后相关事实，还需要审阅原申请和审查过程中的历史记录，例如发明专利的审查记录、驰名商标的申请与认定情况等，从而了解官方审查意见、利益相关人的质疑意见等信息。对于专利而言，申请前的检索不全面可能导致新颖性、创造性方面的瑕疵；代理人将权利要求写得过于宽泛，即使获得授权也容易产生被无效的情形。对于商标而言，还需要结合权利人的实际使用情况、公众知晓程度等对其显著性进行评价；同时，其他在先权利也可能给商标专用权的维持带来障碍。技术含量确实相当高，说白了就是既要面面俱到又要有的放矢，我在这儿三言两语可能确实无法让二位有切身的感受，怕是真要经历过实战才能真正有所体会了！”

三人互敬一杯，满室的粽叶清香，醉意袭人，只觉风轻云重，夏日千花弄，把酒东坡谁与共？李四张三人中凤。

英律师这话匣子一开，倒也收不住，提点道，“逍遥，这知识产权调查的另一个要点便是一开始提及的许可协议的问题了，也是你们Minimal Change项目中最为关键的问题。一般而言，许可协议又可以分为两大类，拟收购对象为许可人的情况的License-out和拟收购对象是被许可人的情况License-in。对于License-out的情况，审查的要点主要是许可的知识产权类型、许可的范围和条件、许可性质、许可费、终止条款以及可转让性等问题。此外，收购方还需要注意对被许可方使用许可技术进行的限制性要求，例如限制对方进行技术改进、限制被许可方原材料进货渠道等内容。在我们国家，尽管法律法规层面，非法垄断技术、阻碍技术进步的条款是无效的，但是这些无效条款对于整个协议的影响需要综合审查协议才可确定。

相对于License-out协议，Minimal Change项目所涉及的License-in协议就更为重要了，刚才已经提过，作为收购方，你们务必要确保被收购的知识产权有效且能为你多用。针对此类License-in协议，相关调查工作主要会集中在确认许可协议的性质是独占、排他，还是一般许可；拟收购方是否可以进行分许可；该许可合同是否允许转让；许可的地域范围有多大；以及当目标公司的控制权发生变更时是否会影响许可协议效力等。可谓一个都不能少。”

仲夏夜里蝉声四起，越发显得四下安宁，唯有夜空上一把银河如练，掬一捧光华万点，皎皎万岁春秋。朗朗乾坤，弦月酒初温，三人杯中盛满花间酒，虽不是金樽玉盏，却也飘出深巷酒味香醇。

莫逍遥一饮而尽，道，“英律师，Minimal Change项目，咱们来个IP专项尽调！”

<未完待续>