作者：徐静 张超 金杜律师事务所知识产权部

2019年12月10日，最高人民法院知识产权法庭（“法院”）对上诉人A公司与被上诉人B公司等侵害发明专利权二审纠纷一案作出终审判决。

在该案中，权利人主张的专利是“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”，被诉侵权产品是路由器。根据最高人民法院知识产权法庭认定的事实，终端用户使用被诉侵权的路由器产品并使用“Web认证开启”模式时，能够完全实施方法专利权利要求1和2的全部步骤。法院在该案中认为，如果产品制造商以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定终端用户使用的产品的制造者实施了该专利方法，侵害了专利权人的专利。

本案的最大突破在于对于中国《专利法》第11条的扩张解释。产品制造商、销售商并非方法专利的使用者，仅仅是为使用方法的主体提供了产品和条件，因此，传统上，如果专利仅有方法权利要求，对于用于实施方法的设备制造和销售商需要根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条规定的“间接侵权”予以主张。这时，往往会面临“明知”的认定问题，以及“间接侵权”是否需以“直接侵权”的存在为前提的争论。在本案中，最高人民法院知识产权法庭充分考虑网络通信领域“具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新”的特点，从“充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争”的角度出发，认定对于实施专利方法起到“不可替代的实质性作用”的产品，则尽管产品制造商并未实际实施方法步骤，仍然应当承担方法专利的直接侵权责任。

在本案中，最高人民法院知识产权法庭实质上扩张解释了中国《专利法》对第11条规定的对专利方法的“使用”行为，并为方法专利的侵权行为的判定确立了“不可替代的实质性作用”规则。根据我们对终审判决的解读，我们认为本案所确立的“不可替代的实质性作用”规则的适用至少应当满足如下条件：

（1）终端用户在使用被诉侵权产品时能够再现专利方法的全部步骤，即终端用户的使用行为全面覆盖了专利方法的全部技术特征；

（2）被诉侵权行为人以生产经营为目的，通过软件等方式将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，即该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用。

上述第2个条件，即“不可替代的实质性作用”条件，是认定产品制造商构成直接侵权的关键。法院在本案中的论述将该条件拆分为“实质性作用”和“不可替代”两个要素并提供了有效的指引：

  • “实质性作用”：如果终端用户借助普通的设备和一般的条件，使用被诉侵权产品，即除了被诉侵权产品，无需其他专用设备或专用条件，就能完整地实施涉案专利方法，则认定被诉侵权产品对于专利方法的再现起到了“实质性作用”。
  • “不可替代”：如果被诉侵权产品在再现专利方法时体现了专利方法的显著特征，则说明被诉侵权产品对于专利方法的再现而言“不可替代”。法院在判决中认为，该显著特征可以是说明书记载的专利方法区别于其他方法的显著特征（即专利声称的发明点）。我们认为，如果被诉侵权产品在再现专利方法时体现了专利方法相对于现有技术证据的区别技术特征，同样是被诉侵权产品“不可替代”的有力证明。

相对而言，“不可替代”是在“实质性作用”基础上的进一步要求，其实质要求被诉侵权产品利用了涉案专利相对于现有技术的创新和贡献。

该案判决由最高人民法院知识产权法庭作出，最高人民法院知识产权法庭是目前中国所有专利案件的二审即终审法庭，因此，该判决体现出的判决原则将对未来中国法院在方法专利侵权行为的认定上产生实质性影响。虽然本案涉及的专利是网络通信领域的方法专利，但我们认为，本案“不可替代的实质性作为”规则对于其他领域的方法专利也具有指导和借鉴意义，例如，在制造业和电气领域，许多方法同样是通过软件等方式固化在产品之中，用户在使用产品时也仅是机械地执行已固化在专利中的方法步骤。在这种情形下，我们认为，专利权人同样可以引用本案确立的“不可替代的实质性作用”规则，结合被诉侵权人的获利和利益失衡的分析，有机会成功主张产品制造商构成直接侵权。因此，该案对未来中国方法专利提供了更直接、更有力的保护，并且将直接影响专利权人的诉讼策略和专利选择。

最高人民法院知识产权法庭的上述判决并不一定是本案的终点。依据中国《民事诉讼法》的规定，A公司在6个月内还有申请再审的权利。如果A公司申请再审，该申请将由最高人民法院民事审判第三庭审查。民事审判第三庭的法官将对知识产权法庭所作的《专利法》第11条的扩张解释持什么意见，对“不可替代的实质性作用”是否能够最终确立将起决定性影响。我们将持续关注本案并向大家分享我们的看法和建议。

判决原文请参见：https://mp.weixin.qq.com/s/pfGFvUSAQ9GMUsfkQbcV6w