作者：林久初 张家绮 金杜律师事务所
案情简介
我们客户是一家中国服装企业，名下有英文“DEICAE”和其对应的“迪赛”注册商标。一家著名的意大利服装企业DIESEL S.P.A，对我们客户中文“迪赛”商标提起无效宣告请求，认为我们客户的“迪赛”商标与其在先“DIESEL”商标构成近似。国家知识产权局和北京知识产权法院均认为DIESEL S.P.A的引证商标“DIESEL”在诉争商标申请日前经过使用具有一定的知名度，且在使用中与“迪赛尔”、“迪赛”形成比较稳定的对应关系，亦有相关公众与媒体以中文“迪赛”指代“DIESEL”商标。诉争商标与“DIESEL”商标的中文译音相近，两者构成近似商标，两商标共存容易造成相关公众的混淆和误认。我们在二审阶段主张：1）”DIESEL”与“迪赛”、“迪赛尔”均存在较大差异，商标文字本身没有近似性；2）DIESEL S.P.A提交的证据中仅有极少量的在诉争商标申请日前将“DIESEL”与“迪赛”结合的证据，不足以证明形成稳定对应关系，且这极少量的证据还全部是消费者、媒体对商标的被动使用；3）消费者和媒体对“DIESEL”的音译，存在多种可能，具有随机性，而非单一的对应“迪赛”；4）DIESEL S.P.A从未主动将“迪赛”作为DIESEL商标的对应中文音译商标进行使用；5）诉争商标是申请人对自有英文商标的中文音译，申请注册具有合理来源，并无恶意；6）诉争商标使用“迪赛”商标的时间早于“DIESEL”品牌被呼叫为“迪赛”的最早时间；7）诉争商标本身具有极高的知名度，形成了区分于引证商标的市场实际，不会引起相关公众的混淆。二审法院最终完全支持了我们的观点，推翻了一审判决和原无效宣告裁定。
点评
我们认为，该案件无论对中国公司还是对于外国公司，在外文音译商标申请和保护方面均具有参考意义。无论是境外主体，还是国内公司，在中国做生意，中文商标非常重要，毕竟面对的是以中文为母语的消费者。目前中国每年的商标申请量巨大，好的中文商标是稀缺资源。有些在境外比较知名的商标，在进入中国市场之前即已被中国消费者熟知，随之，消费者和媒体或自行随机音译，或根据外文商标在香港或者台湾地区的中文音译商标开始流传。境外主体如果能及时选择这些商标作为其知名外文商标的中文商标，一方面，可以直接承接其上的知名度，同时又避免了创设新中文商标而造成的市场流失和新品牌的推销成本。然而，这些仅在消费者和媒体间流传的中文商标，或者已被在先注册（如前述案例），或者没能及时跟进申请而被恶意抢注（如Kiehl’s和契尔氏，New Balance和新百伦等）。为避免这种情况，一方面要尽早在中国申请外文商标所对应的中文音译商标，尽早布局中文商标申请战略；另一方面，要有主动将这些商标作为其外文商标所对应的中文商标而进行使用的意图，单纯消费者和媒体报道的被动使用，在一些判例中（如索爱案），被认定不能创设被保护的权益，在前述案件中法院也有类似的论述。此外，也要将外文和中文商标均投入使用，使得外文和中文商标之间能够形成对应的关系，从而有利于对商标的保护。