作者：徐静 金杜律师事务所知识产权部
2020年4月21日，北京市高级人民法院发布《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》（以下简称“《指导意见》”）。《指导意见》对损害赔偿计算的方式、惩罚性赔偿、律师费、举证妨碍以及法定赔偿等问题提供了较为详细的指引。尽管《指导意见》仅在北京高级人民法院辖区的各级法院适用，但是其与各地法院诸多既存的实践相一致，可以作为各地法院实践的参考。本文旨在对《指导意见》与商标及仿冒类不正当竞争案件的相关条款进行简单介绍，并提供我们的建议。
《指导意见》概要
损害赔偿的计算方式
《指导意见》沿用了《中华人民共和国商标法（2019）》（以下简称“《商标法》”）第六十三条第一款的规定，即：当事人可以采用权利人的实际损失、侵权人的获利、许可使用费、法定赔偿的方式提出具体的赔偿方法（第1.2条）。原告可以针对同一行为同时提出多种计算方法，也可以针对不同行为分别计算（第1.4条）。同时，当事人在举证时既可以证明具体金额，也可以证明一个合理区间（第1.3条）。对于侵权人获利的确定，一般以营业利润为准，但对于以侵权为常业的被告，也可以根据其销售利润确定。
法定赔偿在实际损失、获利以及许可费均难以证明时适用（第1.10条）。《指导意见》特别将法定许可与另外一种长期存在的实践——“裁量性赔偿”进行了区分。根据《指导意见》，裁量性赔偿属于对权利人实际损失或侵权人获利的概括计算，在证据能够证明两者明显高于法定赔偿额时，可以在法定赔偿额之外合理确定赔偿金额（第1.8条）。
《指导意见》对于各种计算方式的适用情形，结合司法实践的经验总结进行了明确，这使得权利人在起诉时确定损害赔偿的计算和主张方式时能够更有可预见性。
惩罚性赔偿
根据目前法律规定，在知识产权类案件中惩罚性赔偿的适用仅限于侵害商标权纠纷以及侵害商业秘密纠纷。根据《商标法》第六十三条的规定，对恶意侵犯商标专用权情节严重的，可以在按照权利人的实际损失、侵权人的获利、许可使用费确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。但何种情形构成恶意，缺乏更细化的规定，而《指导意见》中列举的情形对于权利人在案件中主张惩罚性赔偿提供了更明确的指引。
《指导意见》对“恶意”（第1.15条）以及“情节严重”（第1.16条）通常可能考虑的情形进行了开放式列举，并对惩罚性赔偿的计算方式进行了规定（第1.18、1.19条）。
根据《指导意见》，法院可以在被告具有下列九种情形时认定被告具有“恶意”：1）被告及其法定代表人、控股股东在生效判决作出后重复侵权；2）在收到权利人多次警告或受到行政机关处罚后仍继续侵权；3）假冒注册商标；4）攀附原告驰名商标商誉或实施抢注；5）在相同类似商品上使用原告驰名商标；6）与原告之间存在劳动、代理、许可、经销等关系或经磋商明知知识产权存在的；7）掩盖被诉行为或毁灭证据；8）拒绝履行保全裁定；以及9）其他情形。
根据《指导意见》，法院可以在被告具有下列六种情形时认定“情节严重”：1）以侵权为业；2）被诉行为持续时间长；3）被诉行为涉及区域范围广；4）侵权获利巨大；5）同时违反其他法律法规可能危害人身安全、破坏环境或损害公共利益；以及6）其他情形。
惩罚性赔偿的计算基数包括权利人实际损失、侵权人获利以及许可费，但不包括合理支出（第1.18条）。法院有权自行在法定倍数范围内进行酌定（第1.19条）。惩罚性赔偿应由当事人在一审法庭辩论终结前自行主张，法院不得主动适用（第1.14条）。被告基于其所受刑事罚金或行政罚款而请求抵消惩罚性赔偿数额的一般不予支持（第1.20条）。
律师费
对于专业性强、案情复杂、工作量大的案件，法院可以支持律师费计时收费的主张，同时对于尚未支出但必然发生的律师费，在已经付出相应劳动并符合支付条件时，也可以得到支持（第1.23条）。法院综合考虑合同、发票、支付凭证等证据的真实性和关联性，以及该等开支的合理性和必要性（第1.22条）。
长期以来，中国法院对于律师费支持的额度一直十分保守，很多权利人也一直有在中国维权成本高，收益低的评论。近年来，北京法院已经尝试在具体案件中，在当事人能够提交确实充分的证明律师费支出票据和依据的情况下，全额支持当事人的律师费主张。此次《指导意见》将这些有益的个案尝试以《指导意见》固定下来，即成为整个北京法院未来对于律师费数额支持的统一的裁判依据，对于权利人维权费用的充分偿付是一个十分有利的进展。
举证妨碍
对于举证妨碍，《指导意见》与《商标法》第六十三条第二款的规定完全一致，即：在原告提供初步证据情况下法院可以责令被告提供财务资料，无正当理由拒不提供的可以跟据原告的主张和证据进行认定（第1.26、1.27条）。《指导意见》同时规定，被告一审拒不提供或提供虚假证据、二审提交相关证据用以推翻一审判决的，二审法院不予采信（第1.28条）。此外，《指导意见》还明确在赔偿证据涉及商业秘密时可以要求当事人及代理人签署保密承诺书（第1.30条）。
侵害商标权案件的法定赔偿
除了法律规定的法定赔偿应考虑的情形之外，《指导意见》进一步列举了法定赔偿主要考虑的证据：1）被告公开宣称的销售数据、2）第三方平台销售数据、3）中立机构分析报告销售数据、4）具有可比性第三方数据；5）行业惯例的平均价格（第7.2条）。对于生产商，法定赔偿的酌定赔偿数额一般不低于20万元（第7.3条），销售商一般为2000元至3万元（第7.4条），但在存在销售商销售规模大的情形时，法院酌情提高1-5倍确定赔偿额（第7.6条）。《指导意见》也分别对“知名度”和“恶意”两个要素规定了酌加标准。当涉案商标或权利人知名度较高时，可以酌情提高1-5倍确定赔偿额，而驰名商标则可以在5-10倍的幅度确定（第7.8条）。当存在侵权行为持续时间长、地域广、侵权获利巨大等情形时，法院亦可酌情提交1-5倍确定赔偿额。
仿冒类不正当竞争案件的法定赔偿
对于不正当竞争案件，《指导意见》列举了包括不正当竞争行为对实际损失的影响、交易机会流失、市场份额下降、商业信誉遭到贬损、被告可获利润、行业模式特点等要素作为确定法定赔偿的考量要素（第8.2条）。仿冒案件赔偿数额一般不低于10万元（第8.3条）。
对于商标权人的建议
如上所述，《指导意见》尽管仅对北京三级法院适用，但是其总结或进一步明确了目前各地法院的司法实践，对于权利人确认损害赔偿计算方法并准备相应的证据具备指导意义。换句话说，尽管各地法院的实践可能存在一定的差异，但是《指导意见》至少了列举了最有可能被考虑的要素。以下是我们的一些建议：
- 在缺乏直接能够独立证明权利人损失、侵权人获利或许可费用时，尽可能收集相关的证据，争取适用“裁量性赔偿”。通常情况下，商标或仿冒案件中权利人的损失较难得到有力地证明，主要原因在于损失与侵权行为的贡献关系较难进行证明。许可费的计算方式也很少被适用。证明侵权人获利相对简单，但是原告一般较难获得被告的财务资料，即便是在法院采取调查令、证据保全等措施时，即便获取，证据的真实性、关联性也可能存在问题。但是，除了这些直接的证据外，很多间接的或者是被告自行宣称的证据也受到法院的重视。因此，我们通常建议参照三个计算方式尽可能多地收集和提交相关证据，并在能够显示明显高于法定赔偿额时，请求法院酌定赔偿金额。换句话说，法定赔偿不再是缺少直接损害赔偿证据时的唯一选择，尤其是在法定赔偿的赔偿标准相对较低的情况下。
- 在具有初步证据证明“恶意”和“情节严重”时尝试主张惩罚性赔偿。惩罚性赔偿最早于2014年修改《商标法》时引入，但在过去6年中鲜见适用。截至目前，持续侵权[1]、假冒注册商标以及一些全面仿冒或具有非常严重情形的案件[2]，法院适用了惩罚性赔偿。值得注意的是，《指导意见》并未将法定赔偿确定的数额作为惩罚性赔偿的计算基础，诸多文章也均认为法定赔偿、举证责任上与惩罚性赔偿存在明显不同[3]，法院基于法定赔偿再行确定惩罚性赔偿的可能性相对较小。
- 保留完整的律师服务记录。《指导意见》第23条中所列举的三个考量因素——专业性强、案情复杂、工作量大最早见诸于北京知识产权法院2016年判决的一起侵害专利权纠纷案件[4]，该案中原告代理律师基于小时计费的100万元律师费得到了全额支持。在说服法官支持小时计费律师费时，完整的服务记录是非常关键的，通常包括委托代理协议确认律师代理本案件、律师费账单以及最为重要的支付律师费的凭证。如果律师费是小时计费，保留有律师全部工作内容的工作记录十分重要，有助于法官对第1.23条的三个要素进行全面评估。
- 如果选择法定赔偿，也应尽力提供合理的解释和有力的证据。《指导意见》在法律规定的传统要素之外进行了细化，是重要的参考，同时也应注意结合两个“酌加”要素——“知名度”和“恶意”——重点准备相应的证据。
脚注：
[1]（2017）京民终第413号
[2]（2015）民三终字第7号、（2017）京73民终1991号
[3] https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/05/id/5186031.shtml
[4]（2015）京知民初字第441号