作者:刘迎春 专利代理师 金杜律师事务所知识产权部

根据中国专利法的相关规定,自中国专利被公告授权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合规定,可以请求国家知识产局专利局复审和无效审理部宣告该专利权无效。

近几年专利无效宣告程序从复审和无效审理部受理无效宣告请求至其发出无效宣告审查决定书的时间不断缩短,但是由于很多专利无效案件牵扯到民事侵权诉讼程序,相关各方对于无效宣告程序的周期还是期望能够进一步缩短。为了进一步提高服务质量,2017年6月27日国家知识产权局公布了《专利优先审查管理办法》,该办法自2017年8月1日起施行,其中增加了对于发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告的优先审查。

目前《专利优先审查管理办法》实施已经两年多,现就一些问题进行简要介绍。

一、请求优先审查的专利无效宣告案件的条件

首先要注意的是请求优先审查的专利无效宣告案件的条件,如果不满足这些条件,只能走普通程序。这些条件归纳一下可分为几类:

(1)案情条件:(A)当事人对涉案专利的侵权纠纷已请求地方知识产权局处理、向人民法院起诉或者请求仲裁调解组织仲裁调解的;(B)或者涉案专利对国家利益或者公共利益具有重大意义的。

(2)请求人条件:(A)当事人、包括无效宣告请求人和专利权人均可提出,但是对于一方当事人为多个主体的,必须是该方当事人全体同意;(B)处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或仲裁调解组织可以对专利无效宣告案件提出优先审查请求。

(3)手续性条件:(A)当事人提出优先审查请求的,应当提交优先审查请求书原件和涉案专利侵权纠纷的立案通知书、答辩通知书、起诉状、应诉通知书等文件的扫描件,请求书还需要该方当事人(若为多个主体,则必须是全体)的签字或盖章,并由国务院相关部门或省级知识产权局签署推荐意见;(B)地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织提出优先审查请求的,应当提交优先审查请求书并说明理由。

需要注意的是,当事人提出优先审查请求的还是需要由国务院相关部门或省级知识产权局签署推荐意见。这增加了一道审批手续也增加了难度,除了相关的涉案专利侵权纠纷的立案通知书、答辩通知书、起诉状、应诉通知书等文件的扫描件,还需要准备单独委托书、关于请求省知识产权局签署推荐无效宣告案件优先审查意见的情况说明等。当然,不同省知识产权局的要求可能会不同。笔者在该管理办法实施后马上就一系列专利无效案件提交了优先审查请求,所代理的无效案件中第一个提出优先审查请求的案件,就在省级知识产权局处出现小波折。我们的第一次请求书的表格因为填写联系人和附件等信息而导致优先审查请求人签章和国务院相关部门或省级知识产权局签署推荐意见栏位于第二页,而该省知识产权局认为签章处不能落在第二页,担心第一页上的内容会被篡改而予以拒绝,我们再次准备了在一个页面上的表格后才得到允许。实际上省级知识产权局如果担心,完全可以在表格第二页签署推荐意见并盖章后再在第一页和第二页上盖骑缝章解决这个问题。简单粗暴地打回来的处理方式导致还需要再找当事人再次全体签字或盖章,又增加了数天的时间。

二、请求优先审查的时机

很重要的一点是,提交无效宣告优先审查请求要注意时机,如果时机不对,很可能起不到缩短无效宣告程序周期的作用,还白白浪费了精力;或者即便是被国家知识产权局批准予以优先审查,但是由于提出时机不对,导致后续又恢复到普通程序。

对当事人而言,尽早提出优先审查请求,则意味着时间的尽可能缩短。如果是在合议组已经成立并发出口审通知书后提出优先审查请求,则基本可以缩短的时间并不长。因为此时口审时间和口审庭已定,如果再更改口审时间,则需要合议组联系口审庭的变更、向双方当事人发出通知等等,等双方当事人都接到变更通知,时间也差不多到原来定的口审时间了。最后所能加快的程序也就是口审之后尽快出结果了,总体程序时间并不会减少太多。

对无效宣告请求人而言,提出无效宣告请求后有一个月时间可以补充证据和理由。如果还需要进行补充证据和理由,就先不要提出优先审查请求,否则如果提出优先审查请求被批准后再补充证据和理由,则国家知识产权局可以停止优先审查,恢复到普通程序。可以在积极准备补充证据和理由的同时,准备好优先审查请求书和相应材料,在补充证据和理由的同时或者稍后提出无效宣告程序的优先审查请求。

如果是专利权人一方提出的优先审查请求,则要提前考虑后续自己修改权利要求的方式,提出优先审查请求被批准后一旦以删除以外的方式修改权利要求书,则国家知识产权局可以停止优先审查,恢复到普通程序。因此,对于专利权人而言,特别是在2017年4月1日起施行的《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》的第74号国家知识产权局令之后,修改专利权利要求书的大门已经打开,可以有多种修改方式对专利权利要求进行修改,一定要在开始就进行各方面的权衡,找到修改专利文件和提出优先审查的最佳时机。

三、无效宣告优先审查程序的批准

批准无效宣告优先审查的工作是立案和流程管理处执行,而非具体的审理案件的合议组。如果优先审查材料齐备审核无误,大约半个月左右提交优先审查请求的当事人会收到是否批准的通知书。

要理解的是,并不是准备齐了所有材料并提交了优先审查请求就一定会被批准。众所周知,由于专利保护意识的增强,每年的专利侵权案件都在增加,也导致国家知识产权局受理的专利无效案件大幅增加。在不影响国家知识产权局的大量普通程序正常审理的情况下,国家知识产权局会根据不同专业技术领域的审查能力等情况确定是否批准优先审查,发出无效宣告程序予以优先审查通知书。因此,是否会被批准还需要看国家知识产权局当时的案量而定。

另外,如果是案件非常复杂,国家知识产权局批准予以优先审查的可能性也不大。即便是批准,后续审理过程中,就像笔者的第一件申请无效宣告程序优先审查被批准的案子,因为涉案专利涉及的民事诉讼标的额非常大,合议组认为属于疑难案件,经国家知识产权局批准,停止了优先审查程序,恢复到普通程序,发出了无效宣告程序停止优先审查通知书。但是对于此类无效案件积极尝试加快程序也未尝不可。

四、予以优先审查的专利无效案件的审理周期

提出无效宣告程序的优先审查请求即是为了加快审理周期,根据该管理办法的规定,国家知识产权局发出予以优先审查通知书的,自发出通知书之日起,发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案,外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。我们所代理的通过优先审查程序审理的专利无效案件确实大大缩短了审理周期。