作者:Mark S. RaskinCharles Wizenfeld 纽约办公室 金杜律师事务所

2020年6月30日,美国最高法院在United States Patent and Trademark Office et al. v. Booking.com一案中认定,将“.com”及其他不符合商标注册条件的通用术语进行组合所得到的域名可以申请商标注册保护。

本案的诉因源于美国专利商标局(“USPTO”)的一项决定;该决定认为,“Booking.com”属于表意为“在线预订”的通用术语,因此缤客网(Booking.com)不得将“Booking.com”申请为商标。由于通用术语代指一类商品或服务而非特定商品或服务的来源,因此无法获得商标权保护。缤客网(Booking.com)针对USPTO的这一决定向美国弗吉尼亚州东区联邦地区法院提起上诉,称“Booking.com”与“Booking”一词不同,“Booking.com”并非通用术语。经举证,缤客网(Booking.com)证明消费者认为“Booking.com”是品牌名,而非表意为“借助互联网进行预订”的通用术语。

经审理,地方法院判决缤客网(Booking.com)胜诉并驳回了USPTO此前的决定,随后美国第四巡回上诉法院维持一审判决。USPTO进而向美国最高法院提起上诉。然而,美国最高法院同样认定,即便“Booking”一词属于通用术语不能获得商标权保护,“Booking.com”这一字词组合并非通用术语。美国最高法院没有采纳USPTO的建议,并未对“通用术语+.com”的词组商标注册给出明确的规则指引。法院认为,“‘通用术语+.com’这种字词组合形式只有在消费者认为其表意为一类商品或服务的通称时,才属于不得注册为商标的通用术语。”本案判决指出,毫无疑问,缤客网(Booking.com)的消费者并不认为“Booking.com”是代指一类在线酒店预订服务的通用术语。法院进而判决“由于‘Booking.com’对于消费者而言并非一个通称,因此‘Booking.com’不是通用术语。”

美国最高法院的此次判决表明,与缤客网(Booking.com)处于类似境地的域名所有人也可寻求商标权保护,即便域名的一部分由通用字词构成。