作者:丁宪杰 金杜律师事务所

长期以来,商标抢注现象在中国屡见不鲜,甚至曾经成为一门“生意”,给品牌拥有者带来无穷烦恼,因为并非如普通人所想像的那样,针对各类抢注行为都能利用现行法律的明确规定予以规制,否则商标抢注现象也就不会长期难以根治。中国商标法第十三条、第十五条、第三十二条都是品牌拥有人对抗抢注人的常用条款,但第十三条基于驰名商标认定、其适用条件高,第十五条第一款限于代表人或代理人抢注、适用情况有限,第十五条第二款和第三十二条又限定于商标必须在中国有在先使用并仅禁止他人在相同类似商品或服务上的注册;即便是放宽类似商品和服务认定的条件以适用第三十条、第三十一条,也是仅可禁止他人在放宽类似认定标准的商品或服务上的抢注,对打击商标抢注的效果有限。

近来,随着打击商标抢注行为的力度之加强,商标法第四条和第四十四条第一款也开始为行政和司法机关频频适用,但在实际裁判中这几个条款往往更适用于那些不以使用为目的的大量囤积商标、以及扰乱商标注册秩序的行为。因此,精明的抢注人仍可从日趋严格的法律适用中发现可钻的漏洞,即在非类似商品上抢注他人少量在先使用甚或尚未使用的商标、且在数量上无法断定其目的是囤积,从而达到其坐待渔利等目的;同时,这些抢注者往往还都精通商标法律实践,利用法律的规定通过不断提交注册申请来保持其抢注的商标的有效性、不被他人依商标法第四十九条以连续三年不使用为由而撤销。而正当的品牌拥有人在扩展业务时,往往被这些抢注者的商标注册所阻碍,即便有证据证明抢注人明知商标属于品牌拥有人,但苦这些抢注者之精明而无措。简言之,一个商标抢注人,如果在非类似商品上抢注他人的商标且并非大量抢注,在他人商标未能被证明为驰名商标的情形下,他人将很难阻止其注册。

现在,这些精明抢注者们可钻的漏洞可能又要被堵上一个了。

近日,国家知识产权局商标评审部门在《关于第17962803号“LOVESAC”商标无效宣告请求裁定书》和《关于第17962891号“LOVESAC”商标无效宣告请求裁定书》中认为,争议商标注册人既然明知申请人商标的存在,在申请新的商标时就理应合理避让,据此支持了品牌拥有人对抢注人商标注册的无效宣告请求。

本案自2016年11月由品牌拥有人提出异议起,经异议未获支持、品牌拥有人随即提出无效宣告请求,到国家知识产权局作出无效宣告裁定,历时三年半。案件背景情况是,争议商标的品牌拥有人是懒人沙发和组合沙发的发明者,商标抢注人的法定代表人曾是品牌拥有人在中国的沙发产品的加工商,2010年7月以其个人名义在第20类沙发、家具等商品上抢注了品牌拥有人的商标,后经协商,该商标注册于2012年3月有偿转让给品牌拥有人。三年后,商标抢注人又以其公司名义,于2015年9月在第24类纺织品制家具罩等商品上和第35类替他人推销、为商品和服务的买卖双方提供在线市场等服务上将相同商标申请注册。在争议商标审定公告后,品牌拥有人即依商标法第十五条第二款因“其他关系而明知该他人商标存在”、第三十二条品牌拥有人的商标“在先使用并有一定影响力”、第三十条争议商标与品牌拥有人在先商标构成类似商品和服务上的相同近似商标、商标法第七条、第十条一款七项和八项、第四十四条第一款为依据,提出异议和无效宣告请求。

在品牌所有人所提异议未获支持、继而提出的无效宣告程序中,抢注人答辩时虽自认曾于2010年作为品牌拥有人的关联公司为品牌拥有人进行国内代加工、也承认了商标转让行为的存在,但其认为,无效宣告的所有法律依据均不适用于本案。可以说,商标抢注人充分了解和利用了中国商标法律和审查实务对此类行为的规制漏洞。

国家知识产权局经审理后所做出的无效裁定认为,品牌所有人的沙发、家具产品与与第24类商品、第35类服务不构成类似商品及服务,因此,依第三十条的无效理由未获支持。由于品牌拥有人在中国的商标使用基本属于沙发、家具的出口加工性质,在中国的商标实际使用量不大,且国家知识产权局认为,商标法第三十二条和商标法第十五条第二款的适用应以商品或服务相类似为前提,而第24类和第35类的指定商品和服务与沙发商品在功能用途、生产工艺及原料、服务方式及对象等方面关联性较弱,且无证据证明品种所有人在该些商品和服务上有在先使用其商标,因此,依该商标法第十五条第二款、商标法第三十二条的无效宣告理由也未获支持。另外,国家知识产权局也认为商标法第七条为原则性条款不适用于具体案件,以及第十条第七、八款仅适用于商标本身的欺骗性及对公众利益和公共秩序的影响,本案情况也不适用,依该些条款的无效宣告理由也未获支持。因此可以看出,抢注人的确对中国商标法律和审查实务的理解和利用相当精通。

但是,国家知识产权局认为,基于商标转让行为的存在,注册人既然明知无效宣告申请人商标的存在,在申请新的商标时就理应合理避让。因此,争议商标具有明显的复制、抄袭他人商标的故意,不具备注册商标应有的正当性。该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,且扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场环境,违反了诚实信用原则,构成商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”的情形,争议商标予以无效宣告。

正如国家知识产权局在无效宣告裁定中所述,商标法第四十四条第一款规定之“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件,以骗取商标注册的行为;或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案看上去,似乎与上述情形也不是直接相符,这也是类似商标抢注案件中以四十四条第一款规制的多为因大量抢注或囤积行为而被认定是扰乱商标注册秩序的情况。本案抢注人在答辩时也称其名下仅有96枚商标,未损害公共利益、亦未不正当占用资源。

但国家知识产权局经审理查明,被申请人企业法定代表人早在2010年即注册了该商标,又在双方达成合意后将该商标转让予无效宣告申请人(即品牌拥有人),“被申请人显然明知申请人“LOVESAC”商标的存在”,争议商标与申请人英文商标及商号在字母构成方面完全相同,除争议商标外,被申请人还在其他类别及服务上注册了“LOVESEAT”、“LUCKYSAC”等与申请人“LOVESAC”商标相近似的商标。据此,国家知识产权局认为,被申请人“其既然明知申请人商标,在申请新的商标时理应合理避让。因此,争议商标具有明显的复制、抄袭他人商标的故意,不具备注册商标应有的正当性”,“该类不正当注册行为不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认,且扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场环境,违反了诚实信用原则”。构成商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”的情形。

申请商标对在先商标应遵从合理避让的观点,之前曾见于法院判决。但本案在无效宣告裁定书中明确提出了明知他人商标存在,商标注册人在申请新的商标时就理应合理避让的观点,并且无论是否注册在类似商标和服务上,而将该种抢注行为纳入商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”的情形,这未见于以往笔者见到过的行政裁定文书,应该比较少见,笔者体会是该观点和法律适用体现出当前对商标抢注行为打击力度的加强。但其表达出来的精神应该超越于此,更是商标注册中所应遵循的诚实信用原则的体现。商标法第七条规定“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”,但在实际案件裁判中,该条规定往往被视为原则性条款而不被直接适用,而本案中将该原则转化适用于商标法第四十四条第一款“其他不正当手段取得注册”,堵上了抢注人可能利用的法律实践中的一个漏洞,对商标抢注行为的遏制将起到相当积极的作用。