作者：与属于判例法的英美法系不同，中国法律体系是大陆法系，遵循“成文法”。专利授权程序中，原则上，仅《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》具有法律效力。但实务中，不同审查员对同一法条的理解可能判断各异。对于判断受主观影响较大的问题，审查员倾向于遵循既往审查实践来进行审查。有鉴于此，恰当运用在先判例（包括复审决定、无效决定和法院判决等）将可带来事半功倍的效果。
但另一方面，有一些审查员不喜欢申请人援引判例的行为，会认为申请人以无关案件向审查员施压，因此，援引既往判例并不见得对所有审查员都有良好效果，有时反而有负面作用。实践中，需要专利代理人基于案件的综合情况来考虑对应策略。我们基于实务总结了一些经验，在此与各位分享。
一、指导性案例的作用
为了推动法律适用标准统一，最高人民法院近年来致力于公布指导性案件，其中包括知识产权相关案件。另外，2019年，国家知识产权局专利复审委员会（现为复审和无效审理部）出版了《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》一书，其中针对几乎每个法条的理解和运用都提供了具体的案例和讲解。
如果在实质审查中遇到审查员的认定与这些指导性案例不同，直接引用该书籍中的案例将会非常有效。
例如，对于涉及多种成分的特定组合的组合物发明，实践中，有一些审查员会基于零散地记载这些成分的对比文件中而认为该特定组合已被现有技术公开，进而否定该发明的新颖性或创造性。
对于这样的认定，仅基于《专利审查指南》中的规定进行反论优势并不能说服审查员。而前述《以案说法》中提供了两个典型案例，分别涉及包含多种成分的组合物和特定结构的化合物。在两个案例中均认定，不应将从现有技术中针对多种组分/基团公开的选项中进一步选择拼凑出的技术方案认为是现有技术中已经公开的具体技术方案。在答复审查意见时将这两个案例作为指导性案例列举，将有助于审查员纠正其错误理解。
二、少数派案例的作用
援引指导性案例虽然有效，但实务中，申请人遇到的难题常常是希望在过往审查实践不利于己方的情况下成功获得授权。
以涉及已知产品的新治疗用途的发明为例，对于“化合物A在制造抑制酶X表达的药物中的用途”这一权利要求，实践中常见下面这样的审查意见：
“现有技术中公开了化合物A用于治疗癌症Y的用途，此外，现有技术中已知癌症Y是可通过抑制酶X的表达来治疗的疾病之一。因此，权利要求1的技术方案与现有技术实质上相同，不具备新颖性”。
也即，审查员基于“化合物”与“疾病种类”之间的关系来判断新颖性，而无视本发明是否涉及对新的治疗机理的揭示。实务中，这样的审查意见和判决都相当多见。而且，这样的审查意见也不易通过限缩式修改来化解。
但另一方面，从我们的实践来看，也有一些审查员或合议组基于“化合物”与“治疗机理”（而非“化合物”与“疾病种类”）之间的关系来进行新颖性和创造性判断。在实质审查中遇到类似问题时，提交记载了这类观点的复审决定，有可能成功说服审查员。也即，即使是少数派案例，也可能会让审查员动摇一直以来的固有观点，从而做出对申请人有利的决定。专利复审·无效部的网站上可以通过法条及关键词来检索既往复审和无效决定。原则上，较近期的决定和判决会被认为更能体现审查、审判动向，可作为优先提交选项。
三、援引案例的时机
如前文所述，有一些审查员不喜欢申请人援引判例的行为，贸然、过度引用既往判例有时候会有负面作用。
从我们的实务经验来看，引用案例对于“基于明文法规容易有误解、审查员较少遇到”的情况最为有效，而对于“判断标准较为主观的常见问题”作用较小。
作为前者的例子，《专利审查指南》中规定，对活体动物造成创伤的非治疗目的的外科手术方法不具有实用性。而一些动物模型制造方法或生物样品分析方法中，常会涉及采血、注射等步骤。缺乏实用性这一驳回理由较为少见，对其不熟悉的审查员较多。仅基于《专利审查指南》中的字面规定，很有可能将该条款理解为：方法权利要求中只要包含可造成伤口的步骤，就不具有实用性。对于这样的审查意见，仅基于法规本身来反驳常常难以奏效。而复审和无效审理部曾在多份复审决定中都认定“简单常规的注射、采血技术的个体依赖性小，也无需特殊专业技能，能够在产业中利用”。提交这样的复审决定能够比较容易地化解与前述这样缺乏实用性的审查意见。
但对于创造性等判断标准较为主观的常见问题，引用在先判例的效果就相对较低。因为创造性的判断（尤其是关于技术启示/动机的判断）是审查员每天的日常工作，都早已形成了相对固定的判断标准。而且，每个案例本身的情况、现有技术的情况都各有不同，审查员或合议组较难被另一案件的判决说服。此时，提交判决的效果不高，反而可能造成负面影响，因此，应根据个案情况慎重对待。
四、实质审查结果的灵活运用
通常认为，援引较高审级的判定会较为有效。例如，在实质审查中引用复审或无效决定可能有所帮助，而如果反过来，在复审程序中引用某个案件的实质审查结果，很难会被复审合议组考虑。
但在某些情况下，其实也可以考虑引用多件实质审查的结果构建“审查实践”，这在实审和复审程序中都可能有所帮助。
例如，对于通过对酶进行突变来改善其性能的发明，基于同一发明构思的多项发明可能涉及多个突变位点。这样的申请有可能收到缺乏单一性的审查意见，即，认为各突变体酶之间相同的技术特征为已知的酶本身，因此这些突变体之间不具有单一性。
“缺乏单一性”虽然是驳回理由，但却不是无效理由。其本质上只是审查员认为一件申请带来的工作负担超出了合理范畴。但另一方面，如果要求将各种突变体及各种组合都分别作为一件申请提出，从经济角度考虑，对申请人会造成过大的负担。对于被指出单一性问题的类似案件，如果能检索到“在同一申请中基于涉及多个突变位点的发明获得授权”的多件申请，将其一并提交，将有助于使审查员认可“涉及多个突变位点的多项发明属于同一发明构思，是长久以来的审查实践”。即使是复审程序中，合议组也会注意与实质审查的长期实践保持一致标准。由此，虽然单个案件的实质审查结果难以被复审合议组考虑，但通过多件案件的审查结果来构建“审查实践”这一策略可活用于复审程序中。
总的来说，能够合理地援引既往判例，需要专利代理人不仅要能够及时掌握焦点案例的动向、结果，还要能够根据案件的综合情况来整体考虑对应策略。