作者：周晓莉 蔡崇山 知识产权部 金杜律师事务所

焦点：

争议商标在申请注册时被部分驳回的商品，可用以推定争议商标在申请时具有与引证商标混淆的主观意图，从而认定争议商标与引证商标指定使用的在不同类似群的商品构成类似商品。

案情：

近日，国家知识产权局在《关于第20148247号“地素佳人”商标无效宣告请求裁定书》商评字[2019]第0000130418号)中，认为争议商标在“浴帽”商品上与引证商标已构成使用在类似商品上的近似商标，争议商标予以无效宣告。

在第20148247号“地素佳人”商标无效宣告案中，争议商标为“地素佳人”，初审后核准注册的商品为第25类“浴帽”。金杜作为“地素”商标权利人的代理人，提出无效宣告并主张，争议商标“地素佳人”与引证商标“地素”近似，争议商标指定的商品“浴帽”，与引证商标指定的商品虽然属于第25类不同的类似群；但是，它们在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面具有极大的关联性，应被判定为类似商品。当争议商标与引证商标同时使用在上述类似商品上时，易使相关公众产生混淆或者认为其来源存在某种特定联系，争议商标在上述商品上与引证商标构成使用在同一种或者类似商品上近似商标。

国家知识产权局经审理认为，引证商标“地素”及“素地”为臆造词，无明确含义，具有一定显著性；在申请日前，引证商标在服装商品上已具有一定知名度；争议商标与引证商标的文字构成、呼叫相近易使相关公众误认为系列商标或者商标之间存在某种特定联系，已构成近似商标。争议商标指定的商品“浴帽”与引证商标核定使用的第25类服装等具有较强的关联性，且争议商标在申请注册时除浴帽商品还包括了“服装,外套,婴儿全套衣,鞋(脚上的穿着物),袜,手套(服装),围巾,腰带”商品，其申请争议商标显有将其与“地素”系列商标混淆的意图。综合考虑以上因素，争议商标的注册使用容易使相关公众认为使用在“浴帽”商品上的争议商标为引证商标的系列商标，从而造成相关公众对商品来源的混淆和误认，故争议商标在“浴帽”商品上与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。上述情形违反了《商标法》第三十条等相关规定。

短评：

本案是突破《类似商品和服务区分表》的一个典型案例，同时， 也对如何证明争议商标申请人具有主观恶意提供了新的路径。

1. “混淆意图”是突破分类表，证明《商标法》第三十条项下的“类似商品”的有力证据。

一般而言，在行政阶段审查两件商标指定使用的商品是否构成类似时，为维持审查标准的一致性，国家知识产权局主要依据《类似商品和服务区分表》作为审查依据。

原商评委从《商标法》维护诚实信用原则的立法宗旨出发，在法律适用方面，制定了突破《类似商品和服务区分表》的审理标准。突破《类似商品和服务区分表》，必须具备以下要件：

(1)在先商标具有较强的显著特征；

(2)在先商标具有一定的知名度；

(3)系争商标与在先商标具有较高的近似度；

(4)系争商标所使用的商品或服务与在先商标核定使用的商品或服务具有较强的关联性；

(5)系争商标所有人主观恶意明显；

(6)系争商标的注册或者使用，容易导致相关公众混淆和误认。

本“地素佳人”无效宣告案件在肯定了引证商标的显著性、知名度的情况下，认定引证商标与争议商标构成近似商标。在判定商品是否类似时，将商品类似的审查标准又推进了一步，充分考虑申请人在申请注册争议商标时的主观意图。若申请人的意图并非是真实使用争议商标以积累商誉，而是希望通过“傍”引证商标的“名牌”造成消费者混淆，则应该认定争议商标的申请人主观恶意明显，判定争议商标指定的商品与引证商标核定的商品构成类似商品。

这一审查标准也符合《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(法发〔2011〕18号)第18条的规定：“要根据商标的知名度、显著程度等，恰当运用商标近似、商品类似、在先使用并且有一定影响的商标、以欺骗或者其他不正当手段取得商标注册等裁量性法律标准，妥善把握商标注册申请人或者注册人是否有真实使用意图，以及结合商标使用过程中的“傍名牌”行为认定主观恶意等，用足用好商标法有关规定，加大遏制恶意抢注、“傍名牌”等不正当行为的力度，充分体现商标权保护的法律导向”。国家市场监督管理总局于2019年12月1日颁布施行《规范商标申请注册行为若干规定》，规范商标申请注册行为，规制恶意商标申请，维护商标注册管理秩序。本案中将商标申请人的主观混淆意图作为判断消费者混淆的考虑因素亦体现了这一规制恶意商标申请行为的精神。

2. 已被驳回商品也可用以推定申请人具有“混淆意图”的主观恶意。

突破《分类表》适用要件中的“(5)系争商标所有人主观恶意明显”需要一定的证据证明。 在本案中，评审部门以争议商标在初审阶段被驳回的商品，推定申请人在申请时“傍名牌”的恶意，从而符合突破《分类表》适用要件中的对“恶意”要求。

因此，在证明不同类似群组的商品构成类似商品时，也可以审视争议商标在申请注册时已被驳回的商品，从而证明争议商标在申请时具有与引证商标混淆的意图，进而将争议商标与引证商标指定使用的在分类表上处于不同的类别的商品认定为构成类似商品。这为品牌所有人抗击商标恶意注册行为又提供了一个举证路径。