作者：徐静 叶万理 金杜律师事务所知识产权部
2020年7月22日，上海市高级人民法院（“上海高院”）就陈某诉A公司职务发明人、设计人奖励、报酬纠纷一案作出终审判决（以下简称“A公司案”），判令被告向原告支付职务发明报酬人民币15万元。该案是继曾在2015年引起广泛关注的张某等诉B公司职务发明人、设计人奖励、报酬纠纷案（“B公司案”）之后，上海高院再次明确了约定优先原则，在对员工与用人单位关于职务发明报酬约定进行合法性和合理性审查后，综合案件事实确定报酬金额。本文结合相关法律规定及案例，对法院审理职务发明报酬纠纷案件的思路进行回顾，并提出对于用人单位的建议。
“A公司案”基本情况
- 基本事实
原告陈某系被告员工，是涉案外观设计专利的发明人。涉案专利系某知名饮料产品的外包装瓶设计，2004年5月28日申请，2005年1月5日授权，专利权人为被告的关联公司。涉案专利的设计被用于该饮料产品，于2004年上市，在案证据显示截至2011年仍在使用。
被告于2013年6月1日颁布了《A公司有关发明奖励和报酬的规定》，规定在2010年2月1日之后在中国大陆完成的且全部权利属于被告的职务发明，申请并获授权的外观设计专利可以获得现金奖励和报酬，标准为：申请被受理后每件2000元，授权后每件3000元。
2015年8月，被告向原告发送邮件告知被告将向原告就包括涉案专利在内的两个专利支付奖金和报酬共计5000元，其中涉案专利的奖励和报酬分别为1000元和1500元。原告就报酬部分提出异议，表示奖励报酬规定并未经过职工代表大会讨论，且报酬的标准明显低于《专利法实施细则》（“《实施细则》”）的要求。
- 一审判决
原告于2018年起诉至上海知识产权法院（“上海知产法院”），请求法院判令被告按照0.1%的营业利润补发职务发明报酬人民币100万元。就发明报酬计算部分，被告的主要抗辩为被告已经按照《实施细则》制订了公司的奖励报酬规定并进行了支付，且涉案专利对于产品利润率贡献极小。
上海知识产权法院经审理认为：1）被告虽未直接实施涉案专利，但作为原告的雇主应支付职务发明报酬；2）虽然确定职务发明报酬应以约定优先，但被告未能举证证明其奖励报酬规定系依法制定，且该规定所涉报酬金额与专利实施效益并无关联，与法定标准存在较大差距，不能认为其规定的报酬金额系合理报酬；3）由于无证据显示专利产品的销售额、营业利润率和包装贡献率，无法依据原告主张的方法进行计算。上海知识产权法院综合考虑涉案专利的类别、实施情况、对于产品的利润贡献、发明人数量的因素，酌定被告向原告支付涉案职务发明报酬15万元。
- 二审判决
原被告双方均不服一审判决，上诉至上海高院。针对原告关于被告未能举证证明职务发明报酬相关数据应承担举证妨碍责任的主张，上海高院认为缺乏法律依据，原告二审程序提交的A公司母公司的年报无法证明专利产品的销售情况或利润，与本案无关。针对被告关于一审判决报酬金额过高的主张，上海高院认为一审判决已经综合考虑并酌定报酬金额，并无不当，被告也并未举证支持其主张。上海高院作出驳回上诉、维持原判的终审判决。
该案是中国法院就用人单位向职工支付发明奖励报酬的最新判例，尽管涉及该类争议的判例不多，但却影响到用人单位发明奖励报酬政策的合法性判断。因此，我们结合该案例对于中国职务发明报酬的法律规则和实践进行梳理和总结，以期对于用人单位的政策制定有所裨益。
中国用人单位约定职务发明报酬的相关规定和实践
- 《实施细则》
根据《实施细则》第七十六条的规定，被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。根据第七十八条的规定，如果单位未与发明人约定或在其规章制度中规定报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当提取一部分营业利润作为报酬给予发明人（发明、实用新型不低于2%，外观设计不低于0.2%）或给予一次性报酬；对于许可第三方实施专利的，应当提取一部分许可使用费作为报酬（不低于10%）。
《实施细则》的上述规定明确了职务发明报酬的“约定优先”原则，即：如果有约定或公司规章制度，从约定；如果没有约定或规定，按照《实施细则》第七十八条的法定标准计算。
- 上海高院《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》
2013年上海高院发布了《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》（“《指引》”），是目前对于职务发明报酬相关规定最为详细的生效规定。《指引》对于“约定优先”原则以及对于约定形式和内容的审查标准进行了细化，具体要点包括：
- 约定的形式和内容（第三、四条）：职务发明报酬可以单独与发明人协商约定，也可以依法在规章制度中规定。奖励报酬方式可以采取多种形式，如果采取货币形式，既可以比法定标准高，也可以比法定标准低，单位可以自主地根据自身的行业特性、生产研发状况、知识产权战略发展需求制定相应的具体标准。
- 约定形式的合法性审查（第五条）：对于单位与发明人协商约定的，应按照《合同法》和《劳动合同法》对约定是否生效，是否具有无效、可撤销、可变更情形进行审查；对于单位的规章制度，则主要按照《公司法》和《劳动合同法》对规章制度的程序合法性进行审查。
- 约定内容的合理性审查（第六条）：通常情况下，单位根据自身性质对报酬标准进行的约定推定是合理的，应充分尊重企业经营自主权和当事人意思自治。但是如果约定的明显不合理，法院可以根据具体情况确定合理的报酬，不应直接适用法定标准，即约定排除法定标准的适用。
从法院判决的案例来看，争议焦点主要集中在公司职务发明奖励报酬相关的规章制度是否合法、合理。
- 对于约定形式合法性的审查
就合法性而言，如《指引》所规定，法院的审理焦点主要在于规章制度的程序合法，是否符合《公司法》和《劳动合同法》相关规定。
例如，根据《劳动合同法》第四条，用人单位直接涉及劳动者切身利益规章制度或重大事项应经职工代表大会或全体职工协商讨论，如果没有遵循相关程序，规章制度对员工不具有拘束力。在“A公司案”中，原告主张被告的奖励报酬规定并未经过职工代表大会讨论，一审法院亦认为被告并未举证该规定系依法制定，综合其他因素认定其不能作为确定该案报酬的依据。而在上海高院之前审理的“B公司案”中，原告参与起草奖励政策、与管理层讨论相关规定等参与规章制度制定的行为，被法院认定为已经经过协商，符合《实施细则》关于依法制定规章制度的要求，可以作为计算依据。
又如，根据《劳动合同法》第二十六条，劳动合同中用人单位免除法定责任、排除劳动者权利的条款无效。深圳市中级人民法院曾在2016年审结的王某等诉H公司等职务发明创造发明人奖励纠纷系列案件中，认定获得职务发明奖励是发明人的法定权利、单位给予发明人奖励是法定责任，进而认定被告单位规章制度中关于排除、限制离职发明人获得奖励报酬的规定构成《劳动合同法》第二十六条之情形而无效。
- 对于约定内容合理性的审查
对于合理性的争议，主要集中在奖励报酬的数额计算。根据《指引》第六条的规定，对于合理性审查的基本原则是尊重企业经营自主权、尊重当事人意思自治，通常情况下，只要是按照法定程序约定的，相应的制度就是合理的。对于数额极低、明显不合理的情形，不应适用法定标准，而应当由法院根据具体案情确定合理标准。目前，各地法院的判决除大原则符合《专利法》第十六条“推广应用范围和取得经济效益”之外，大多采取了酌定的方式，也对不同行业、不同产品所具有的不同特点为法官在个案裁量中保留了足够的空间，以更好地实现个案中用人单位和发明人之间的公平。
对于用人单位的建议
上述案件均没有对于用人单位与职工约定的金额合理性作出明确的指引，对于合理性的审查法官在各案中享有较大的自由裁量空间。从为数不多的判例来看，法院在确定报酬金额合理性时，会重点考察公司规章制度确定的金额以及与员工约定的金额与该发明实施对于用人单位经济效益的贡献是否匹配，从而确定是否应当予以调整。考虑到各用人单位经营活动的差异性，以及专利技术对于单位贡献也会因个案而不同，很难一以概之，故在个案中进行审查、确定和调整是合理的。因此，用人单位对于劳动规章制度中的统一的发明报酬规定，根据各个单位的情况予以考虑即可。
为了能够最大限度地确保单位劳动规章制度规定或者与员工的约定能够得到认可，从而优先于法定标准适用，用人单位需要特别重视并确保约定形式的合法性。对于约定形式合法性审查的环节，法律法规及相关判例提供了相对明确的指引，因而在用人单位的规则制定、告知、协商等环节中用人单位可以采取必要的措施，避免因程序上存在问题而被认定无效、甚至直接导致法定标准的适用。对此，用人单位应注意在入职、离职环节以明示的方式告知发明人所享有的权利，对于制定、修改、废除与职务发明奖励报酬相关规章制度时，也应充分遵循《劳动合同法》及公司内部规章中程序性的要求，例如召开职工代表大会，予以表决通过等，并做好详细的记录和存档。对于涉及职务发明奖励报酬的制度或者政策变化，也应当及时履行上述法律规定的必要的公示程序，以确保任何变化仍然是合法有效的。