何放 许有为 知识产权部 金杜律师事务所

案件概况

近期，在本所代理的一起因海关查扣涉外定牌加工产品引发的确认不侵权诉讼中，一审法院判决认为原告不侵犯被告商标权，并判令被告赔偿原告经济损失及合理费用等合计10万余元（（2019）沪0115民初4531号，以下简称“本案”）。本案中，原告土耳其卡斯伯公司委托重庆达丰公司在中国生产“Casper”笔记本电脑，并全部出口至土耳其。卡斯伯公司成立于1991年，是欧洲和中东地区最大的计算机生产基地之一，在土耳其享有“Casper”注册商标权。然而，卡斯伯公司尚未在中国申请注册商标，被告中实泰公司便抢先注册了“Casper”商标。2018年3月，在卡斯伯公司委托达丰公司生产的笔记本电脑申报出口后，中实泰公司以商标侵权为由要求采取知识产权海关保护措施，上海海关据此扣留了上述产品。卡斯伯公司向上海海关提供证据证明被控产品不构成侵权后，上海海关予以解扣。为了有效反击商标抢注人恶意“维权”的行为，卡斯伯公司向上海市浦东新区人民法院提起了确认不侵权之诉。

关于卡斯伯公司在涉案产品上贴附“Casper”标识的行为是否属于商标使用，法院认为，在生产制造或加工的产品上以标注或其他方式使用商标，只要具备区别商品来源的可能性，就应当认定为商标法意义上的“商标的使用”。随着电子商务和互联网的发展，即便被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流至国内市场的可能。同时，随着中国经济不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”亦存在混淆和接触的可能。因此，法院认为卡斯伯公司贴附“Casper”标识的行为构成商标性使用。

关于卡斯伯公司委托定牌加工的行为是否构成商标侵权，法院认为，对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，境外委托方已经提供给境内加工方内容完整的授权文件和商标权属证据的，原则上可以认定境外委托方的委托加工和出口行为不构成商标权侵权。本案中，卡斯伯公司作为境外委托方拥有土耳其“Casper”商标，核定使用范围包括计算机，且卡斯伯公司委托定牌加工的笔记本电脑全部出口至土耳其，故其不构成对中实泰公司“Casper”注册商标专用权的侵犯。目前，被告中实泰公司已提起上诉。

案件简评

涉外定牌加工（OEM）商标侵权的司法动向可谓“峰回路转”。2015年“PRETUL”案中，最高院认为贴牌商品并不在中国市场上销售，在贴牌商品上使用涉案标识不会在国内发挥商标的识别功能，故不属于商标性使用，不构成商标侵权。[1]2017年“东风”案中，最高院延续了这一观点，认为不用于识别或区分来源的商标使用行为不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，不构成商标法意义上的侵权行为；同时，国内加工企业已尽合理注意义务，未对国内商标权人造成实质性损害的，一般不应认定为商标侵权。[2]2019年“HONDAKIT”案中，最高院推翻了先前观点，基于运输环节的经营者接触、回流国内市场以及中国消费者出国消费的接触和混淆可能性，认为OEM贴附商标属于商标性使用，可判定为商标侵权；国内加工企业获得国外商标授权并不能作为侵权抗辩事由。[3]最高院的这一最新判决又给OEM商标侵权问题蒙上了一层不确定性的阴影。

在这一背景下，本案中上海浦东法院作出与最高院最新观点相反的判决，对从事OEM的境外商标权利人扭转不利局面而言具有重要意义。值得注意的是，在商标性使用的问题上，上海浦东法院与最高院在“HONDAKIT”案中的观点一致，强调回流国内市场、中国消费者出国消费等因素导致的混淆可能性，认为OEM行为构成商标性使用。但是，在商标侵权判定中，上海浦东法院背道而驰，借鉴了最高院在“东风”案中采取的“合理注意义务”标准，即考虑到现阶段OEM是中国对外加工贸易的重要组成部分，在境外委托方和境内加工方尽到相关义务的情况下，原则上不认定为商标侵权。

实际上，“东风”案以及本案法院采取的“合理注意义务”标准来源于最高院2016年提出的司法政策：“对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的，原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标权。”[4] “HONDAKIT”案判决亦明确援引了该司法政策，却得出了构成商标侵权的结论，OEM商标侵权问题的复杂面相可见一斑。

不同裁判结果的反复也在一定程度上表明，目前法院并没有对OEM商标侵权问题“一刀切”，而是倾向于依据个案事实具体分析，实质性地考察OEM贴附商标是否发挥了识别商品来源的作用、是否侵犯商标权等问题。以本案与“HONDAKIT”案的对比为例，本案中的国内商标权利人未实际使用商标，在国内不具有知名度，而“HONDAKIT”案中的权利人本田株式会社系知名跨国企业；又如，本案中卡斯伯公司的笔记本电脑系针对土耳其市场推出，其按键不符合中国消费者习惯，而“HONDAKIT”案涉摩托车散件系全球通用。上述商标知名度、产品通用性等方面的事实差异均可能影响法院对OEM商标侵权问题的评判。

此外，本案法院结合被告的主观过错认定其对原告的赔偿，亦给商标抢注人敲响了警钟。本案法院认为，知识产权权利人因申请海关知识产权保护措施而承担赔偿责任采过错责任原则。基于海关措施的持续性，应整体认定申请人产生主观过错的时间点。本案中，海关于2018年3月扣留涉案产品并将卡斯伯公司提交的证据材料转交中实泰公司，中实泰公司经过简单的核查应当意识到继续申请扣留的基础可能有不复存在之风险，却仍于2018年4月9日对海关的回复中坚持要求海关没收，可见其存在滥用权利的主观恶意。因此，法院认定中实泰公司最迟在2018年4月9日产生主观过错，并以该时间节点为基础确定了其应当承担的赔偿金额。

由此可见，从事OEM的境外商标权利人在面对恶意抢注人的打击时，除了通过商标行政程序“夺回”商标权之外，主动提起确认不侵权之诉不失为一种有效反击的选择。充分运用确认不侵权诉讼策略，不仅能够化险为夷、转败为胜，而且能使实施违规海关查扣等恶意行为的商标抢注人承担相应的法律后果。当然，OEM商标侵权问题的迷雾仍有待拨开，被抢注商标人能否迎来“柳暗花明”，且拭目以待。

[1] 参见最高人民法院（2014）民提字第38号民事判决书。

[2] 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号民事判决书。

[3] 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。

[4] 参见宋晓明：“在全国法院知识产权审判工作座谈会上的总结讲话”，载陶凯元主编：《知识产权审判指导》（总第28辑），人民法院出版社2016年版，第22-35页。