邰红 郭煜 韦嵥 谌侃 知识产权部 金杜律师事务所

第三部分：创造性评判中补充实验数据采信标准的中外对比研究和建议

本部分主要以案例为基础，介绍美欧在化合物专利创造性判断中，对补充实验数据的审查标准。在此基础上，通过与中国审查实践进行对比研究，给出我们的一些建议。

一、美国对补充实验数据的审查标准

在美国《专利审查程序手册》第716节关于“抗辩反对意见的宣誓证言或声明37 CFR 1.132 [R-11.2013]”中有如下规定：

716.01(a) 非显而易见性的客观证据

审查员在根据35 U.S.C. 103确定权利要求在可专利性方面的显而易见性问题时，必须考虑适时提出的宣誓证言或声明，这包括关键性或预料不到的结果、商业上的成功、一直渴望实现但始终未能解决的难题、他人的失败、专家的质疑等的证据。联邦巡回上诉法院在Stratoflex, Inc.诉Aeroquip Corp.案中表示，“在显而易见性的判定过程中，必须总要考虑可能存在的被称为‘辅助标准’的那些证据”。这样的证据会使起初如何形成所寻求专利保护的主题的相关细节变得更加明朗。作为显而易见性还是非显而易见性的标志，这样的证据可能是决定性的。

审查员在对权利要求的显而易见性作出结论时，必须考虑说明书中旨在阐明要求保护的发明的对比数据。缺乏非显而易见性的客观证据并不意味着偏向于显而易见性的考量。然而，对于认定为显而易见性的初步审定案件，不能提供反驳证据则不能推翻初审认定。

716.01(b) 关联性要求和非显而易见性的证据

为了具有证明力价值，任何次要证据都必须与要求保护的发明相关（所需的关联性）

审查员对次要考虑证据的重视度将取决于其与显而易见性问题的相关性以及证据的数量和类型。值得注意的是，最高法院在United States诉Adams, 383 U.S. 39,148 USPQ 479 (1966)案中明显高度依据这类证据而维持了专利有效。

为了在确定显而易见性还是非显而易见性时起到决定性作用，次要考虑的证据必须与要求保护的主题相关，并且审查员由此必须确定要求保护的发明的实质依据与次要考虑的证据之间是否存在关联性。术语“关联性”表示非显而易见性的客观证据与要求保护的发明之间在事实上和在法律上的充分联系，从而使得该证据在确定非显而易见性时具有证明力价值。

716.02(f) 公开的或内在的优点

当确定要求保护的发明在做出该发明时对于本领域技术人员来说是否是显而易见的，必须考虑记录的全部内容。因此，不能忽视涉及未在说明书中公开的优点的那些证据和论点。参见Chu, 66 F.3d 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)案（虽然在说明书中没有公开据称的将选择性催化的还原催化剂放置在装置的袋式保持器中用于控制排放的优点，但是也应当将不支持这样的放置只是简单的“设计选择”问题的证据和论点视为完整记录的一部分。“没有现有的案件认为，专利申请人抗辩§103反对意见的证据或论点必须包含在说明书中。考虑到显而易见性是由记录的全部内容而决定的，其中包括（在一些案件中尤其明显）在单方面专利诉讼的意见交换过程中提供的证据和论点。”。也参见Zenitz, 333 F.2d 924, 928, 142 USPQ 158, 161 (CCPA 1964)案（关于要求保护的化合物使得活性降血压药的副作用最小化的证据必须予以考虑，因为这一未公开的特性可以由其作为镇静剂这一公开的用途自然得出；Sasajima, 212 USPQ 103, 104 – 05 (Bd. App. 1981)案（关于要求保护的药物化合物的最初未公开的相关毒性的证据必须予以考虑）。

由上述美国《专利审查程序手册》的规定可以看出，申请人在申请日后补交的用于证明该效果的实验数据应该被考虑。

例如，在上述Zenitz的案件中，专利申请人主张“三氟甲基化合物作为镇静剂不仅比上述对应的’749氯代及未取代的化合物具有大得多的活性，并且还显示出小得多的不期望的副作用，如降低血压的作用，这使得其在降低的副作用方面优于相应的氯代化合物或未取代的化合物。单独的降低血压的效果对于具体用于降低血压的化合物来说是有用的，但是当作为镇静剂的化合物也拥有该特性时，它就被视为严重的副作用，可以引起其他副作用，如头晕、视力模糊。因此，对于用作镇静剂的化合物，我们期望将这一特性尽可能降低或彻底消除”。

对于申请人的上述主张，专利上诉委员会认为：由于原始申请没有公开“降血压效果与镇静效果的分离”这一效果，基于Stewart案，222 F.2d 747, 42 CCPA 937, 审查员认为本申请不应依赖该效果作为支持非显而易见性的基础，上诉委员会也认可该观点。

但是，联邦法院否定了审查员和上诉委员会的上述观点，认为“在本案中，Zenitz公开了可用作镇静剂和降血压剂、镇静药等的化合物。本申请确实没有提到降血压与镇静活性的分离，但是正如Westmoreland案中的赛璐珞顶盖一样，将降血压活性降至最低这一优点正是将该化合物用作镇静剂的所述用途本身所带来的。Zenitz公开了一种镇静剂，并且随后确定如果将其用作镇静剂，会成为一种更好的镇静剂，因为它将降血压活性这一副作用降至最低。因此，我们认为，后者这一特性必须在决定要求保护的化合物的可专利性时予以考虑。”据此，联邦法院判定应该撤销驳回决定。

但值得注意的是，补充实验数据并不一定能使得该专利具有非显而易见性。例如，在Bristol-Myers Squibb Co.诉Teva Pharms. USA, Inc.案中，尽管专利权人提交了补充数据证明先导化合物2′-CDG在申请日后被发现具有毒性，而恩替卡韦不具有毒性，但联邦法院认为判断非显而易见性的基础仍然是申请日时本领域技术人员的知识，在现有技术中并没有发现2′-CDG具有毒性，而且大量的关于2′-CDG的实验研究正在进行，这足以说明本领域技术人员会普遍认为2′-CDG不具有毒性而适合作为先导化合物进行改进。因此该效果并未被联邦法院采信。

二、欧洲对补充实验数据的审查标准

2.1 《欧洲专利局专利审查指南》

《欧洲专利局专利审查指南》是指导欧洲专利局（以下称欧洲专利局）审查部门的专利审查实践的文件。

该《审查指南》在第G部分第VII章第5.2节“确定客观的技术问题”中规定，

“原则上，本发明提供的任何效果都可以用作重新确定技术问题的基础，只要可以从原始申请文件中推导出该效果。也可以依靠申请人在审查程序中后续提交的新效果，只要本领域技术人员能够认识到这些由原来提出的技术问题隐含或与之相关的效果。”

在该章节中还给出了一个例子，如下所述。

“原始提交的发明涉及具有特定活性的药物组合物。相对于相关现有技术，其似乎不具有创造性。接着，申请人提交了新证据表明要求保护的组合物展现出低毒性方面的预料不到的优点。在本案中，允许考虑毒性方面的效果来重新确定技术问题，因为本领域技术人员总是会同时考虑这两方面，从而药学活性和毒性是相关的。”

2.2 《欧洲专利局上诉委员会判例法》

在第I.D.4.6节“解决技术问题——在后公开的文件”中，根据上诉委员会的确立审查实践，如果根据专利公开内容可以确信确实能够解决某一技术问题，则要考虑在后提交的文件来支持要求保护的技术主题解决了该技术问题。换言之，尽管在后提交的补充证据不能作为确立技术问题的唯一基础，但可以接受该证据并且用于支持可以由申请文件推导出的教导。关于根据专利公开内容可以确信的技术问题，上诉委员会确立了所谓“可信性标准”，即“只有申请文件证明其教导确实解决了所要解决的技术问题是至少可信的，发明才成立”。

在T 716/08号决定中，上诉委员会认为，对于证明某一效果是“可信”的证据证明力，不要求实现该效果的“确凿证据”。

在T 578/06号决定中，上诉委员会认为，《欧洲专利公约》不要求实验证据来证明可专利性，并且认为，为了确立要求保护的技术主题解决了客观的技术问题，不总是要求原始申请文件和/或在后提交的证据中公开实验数据或结果。这特别适用于不存在任何确凿证实的质疑的情况。

2.3 上诉委员会决定案例

下述在《判例法》中引述的决定能够代表上诉委员会的实践，表明在“可信性标准”下怎样的补充数据是可接受的。

作为上诉委员会接受了补充数据的案例，在T 578/06号决定中，涉案专利涉及一种通过应用生长抑素或其激动剂来延长在患者中移植胰岛细胞的存活时间的方法。在说明书中，没有涉及移植胰岛细胞的存活时间延长的数据，并且公开的内容仅是描述测试方法的段落。上诉委员会指出，本申请明确提到了要求保护的效果，并且认为没有理由怀疑生长抑素在该效果上的有用性。在后提交的文件描述了生长抑素对胰岛细胞的作用机理，该机理设计延长移植细胞的功能寿命。上诉委员会认为，在该在后提交的文件中提到的数据尽管不是要求保护的效果的明确证据，但至少构成证据证明该效果是可信的。因此，上诉委员会接受了该数据，认定权利要求具有创造性，并撤销了驳回决定。

在说明书和/或现有技术中的记载与要求保护的效果矛盾，从而说明书的公开变得高度可疑的情况下，则补充数据不能用于补救这种缺陷。例如，在T 1329/04号决定中，涉案专利涉及一种编码特定多肽GDF-9的多核苷酸。说明书中提到的技术问题是分理出作为生长分化因子的TGF-β超家族的新成员。在说明书中，没有关于GDF-9活性的数据。上诉委员会还注意到，根据本申请的说明书和公知常识，TGF-β超家族的成员都具有共同的同源序列，但GDF-9根本不能满足在专利说明书中记载的同源性标准。专利说明书还进一步承认，“GDF-9的序列与其他家族成员显著不同”。由于在GDF-9和TGF-β超家族成员中存在重要的结构特征区别，并且本申请中也没有对GDF-9进行功能表征，因此上诉委员会认定，申请文件中缺乏充分的证据证明技术方案确实解决了所要解决的技术问题是至少可信的。即使申请人在后提交了多份证据确认GDF-9确实是生长分化因子，也不能认为是一种佐证，而应当认为这是排除怀疑的首次公开。上诉委员会没有接受在后提交的证据，并认定本申请不具有创造性。

2.4 结论

根据上述规定和案例可以看出，在许多案件中，即使说明书中没有数据，欧洲专利局也接受了补充数据。甚至在说明书中没有明确公开而仅提示了技术效果的情况下，补充数据也是可接受的。

“可信性标准”要求创造性判断从本领域技术人员的角度出发，并基于诚信原则，即本领域技术人员通常会相信说明书公开的内容。只有在现有技术中或说明书中的公开内容给出充分的理由使得本领域技术人员会质疑要解决的技术问题的可信性时，欧洲专利局才会在创造性判断中拒绝接受补充数据。

三、美欧中的现行审查实践的对比研究

美国在创造性（非显而易见性）的评价中，技术效果并非先导化合物分析中的核心要素。一方面，如果无效请求人所指出的化合物不能作为适合的先导化合物，或者本领域技术人员没有动机对先导化合物进行修改而得到本发明的化合物，则本发明的化合物即使没有格外优异的技术效果，也应当认定具有非显而易见性。另一方面，如果先导化合物的选择正确，且本领域技术人员已经有动机进行结构修改而得到本发明的化合物，即使本发明的化合物具有某些方面的优势，也未必具有非显而易见性。美国法院在对待补充实验数据的问题上更倾向于通过其发现技术事实，在此基础上验证先导化合物分析是否正确。因此，美国法院对补充实验数据持开放态度，补充实验数据既可以用来证明说明书中提及但未明确记载定量数据的效果，也可以用来说明在专利明示或隐含的相关技术效果方面与现有技术的比较结论。

欧洲专利局在创造性的评价中，应用了“可信性标准”，即如果说明书中记载的效果对于本领域技术人员而言是至少可信的，那么无论说明书中是否明示提到该效果或是否明确记载了定量数据，都允许补充实验数据来支持说明书中提及但未明确记载定量数据的效果，或者支持在专利明示或隐含的相关技术效果。另一方面，如果本领域技术人员有充分的理由和证据表明所声称的技术效果是高度可疑的，而补充实验证据被用来排除这样的怀疑，则不允许依赖补充实验数据来主张该效果。根据“可信性标准”，专利说明书中未明示说明技术效果或未记载定量数据并不必然导致声称的技术效果高度可疑，其结论取决于现有技术和专利说明书中是否记载了相反的结论，或者从一般技术知识角度出发该技术效果是否存在不合理之处。

在中国的审查实践中，创造性或公开充分的审查中技术效果的认定往往是决定相应技术方案是否具备创造性或者是否满足说明书充分公开的重要依据。在此基础上，对于相应技术效果在原申请文件中有明确记载但未公开数据的情况，申请人或专利权人则会考虑通过补充实验数据的方式支持所述效果的客观存在。然而，国内对于所述补充实验数据是否应当被接受，一直是各界争议的焦点。

2010年版《专利审查指南》第二部分第十章第3.4节规定：“判断说明书是否充分公开，以原始说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。”在2010年版《专利审查指南》中虽然对于申请日之后补交的实验数据规定不予考虑，但是在实际的审查实践中，部分审查员会在本申请说明书已经记载了效果数据的情况下，允许专利申请人提交与最接近现有技术进行对比的数据，以证明本发明相对于现有技术的优异效果。

对此，2017年《关于修改＜专利审查指南＞的决定》中，修改该规定为：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”2017年修改的指南中，对补充数据的接受度有所提高，事实上将上述实践固定下来。

然而，国家知识产权局在实践中，对于“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”，设置了较高的标准，即说明书中明确记载了数据的情况则认为该技术效果能够从专利申请公开的内容中得到，而对于没有明确记载数据的情况，则认定为“断言式记载”，不认可该技术效果是能够从专利申请公开的内容中得到的，从而不能以这些技术效果为依据补充实验数据。这一实践也体现在化合物领域的无效审查中，在全部分析的35个无效决定中，有9个决定涉及专利权人提交补充实验数据（反证）以希望克服创造性或公开不充分问题。然而，在以上9个决定中，仅有1个决定（37539号决定）认可了专利权人提交的补充实验数据（该补充实验数据为其优先权专利中已有记载的实验数据），另外8个决定（20147、22284、33101、33102、33103、33591、36902、39131号决定）均未认可专利权人提交的补充实验数据。

四、中国审查实践中的补充实验数据标准的新变化和建议

关于补充实验数据的审查标准在2020年开始出现了积极的变化：

2020年1月15日，中美双方正式签署的《中美经贸协议》中第1.10条关于药品相关的知识产权中，提到了补充数据规则，并提到“中国应允许药品专利申请人在专利审查程序、专利复审程序和司法程序中，依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。”

2020年8月24日最高人民法院审判委员会第1810次会议通过《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》，该司法解释自2020年9月12日起施行，其中第10条即规定：“药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的，人民法院应予审查。”

此外，2021年1月15日起施行的最新修改的《专利审查指南》在第二部分第十章第3.5节中，在关于补交的实验数据的审查原则的基础上，进一步在3.5.2节中给出了药品专利申请的补交实验数据的两个具体的示例。特别地，在例1中明确指出：“权利要求请求保护化合物A，说明书记载了化合物A的制备实施例、降血压作用及测定降血压活性的实验方法，但未记载实验结果数据。为证明说明书充分公开，申请人补交了化合物A的降血压效果数据。对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物A的降血压作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是，该补交实验数据在审查创造性时也应当予以审查。”

针对上述积极的变化，我们希望这些政策能够真正的落地实施从而更有利于专利申请人，并在个案中给出更加具体的指导方向。2020年的最高院司法解释以及2021年版的审查指南无疑体现了政策制定者对于国内早期补充实验数据审查标准的一种积极修正，体现了国家保护创新、鼓励发明创造的深刻决心。在此基础上，我们建议对于新版指南中规定的“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”进行灵活解释，在判断化合物的技术效果时，应当合理考虑说明书中明确记载或可以推知的相关技术效果。如果说明书中没有记载相关定量实验数据，则申请人或专利权人应当有机会提交相关实验数据来支持该技术效果，以为审查提供客观的技术事实依据。在实际个案审查中，可以借鉴欧洲专利局“可信性标准”的经验来判断补充实验数据是否可接受，即，只要现有技术或说明书内容不会使本领域技术人员有充分的理由认为该效果是高度可疑的，则申请日后补交的用于证明这些效果的实验数据应该被采信。

近年来，以习近平总书记为核心的党中央多次强调“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”，特别是“要加快新兴领域和业态知识产权保护制度建设”。近日，习近平总书记也发表重要讲话，表示“坚持开放包容、平衡普惠的原则，深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理”。化合物专利作为医药领域最核心、最根本的专利和知识产权，在整个医药产业中具有极其重要的地位。但同时也应当认识到，化合物专利是化学和医药领域中审查的难点，其技术复杂且涉及许多科学尚未探明的领域。我们希望通过本系列的文章，为读者梳理化合物专利中的过去的审查结果统计、当前的审查实践、以及各国的审查实践标准，并在第四次《专利法》修订的当前，为未来的化合物专利审查标准提出一些建议和参考。

鸣谢

本文为北京阿迪派克国际咨询有限公司支持的研究项目。