周晓莉、张祺琪 知识产权部 金杜律师事务所

2020年12月14日，国家知识产权局发布第一批知识产权行政执法指导案例（指导案例1—5号），以统一执法标准，提高办案水平，加强知识产权行政执法业务指导工作。[1]

本次公布的第一批知识产权行政执法指导案例共5件，其中包括商标案例3件。这3件案例分别涉及互联网环境下服务商标保护、销售商商标侵权免责条款的适用以及包工包料承揽工程中购买使用侵权商品行为的界定。我们在此总结了商标案例的相关案情和典型意义以供参考。

一、上海市崇明区市场监管局查处上海章元信息技术有限公司侵犯邓白氏注册商标专用权案

关键词：广告关键词搜索 服务商标

美国邓白氏国际有限公司是一家商业信息服务机构，在第35类、第36类在我国注册了“邓白氏”、“邓白氏编码”、“DUNS”等多件商标，并授权上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司在中国境内使用“邓白氏”注册商标开展相应业务。上海章元信息技术有限公司（以下简称“当事人”）为美国邓白氏国际有限公司前加盟服务商，明知“邓白氏”为他人注册商标，以关键词广告的形式，在百度搜索结果中以“【官】邓百氏编码_国际认可的_全球通用企业编码系统”的描述，推广其开展的代理邓白氏编码申请服务。该行为使得多家企业通过百度搜索，误认为当事人与美国邓白氏国际有限公司有授权许可关系，并委托其办理邓白氏编码申请。2019年3月，上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司向上海市崇明区市场监管局投诉，反映上海章元信息技术有限公司侵犯邓白氏注册商标专用权。

本案涉及互联网环境下服务商标保护。网络环境下，商标使用形式多样，对如何认定商标的使用带来新挑战，尤其是对广告关键词搜索中使用他人注册商标是否构成商标的使用存在争议。本案当事人通过签订搜索推广服务合同，当网络用户使用他人注册商标作为搜索关键词时，投放关键词广告，并在相关搜索结果中显示他人注册商标，使相关公众误认为其与商标权人存在授权许可关系，对服务的来源产生混淆和误认。上海市崇明区市场监管局认定当事人的行为属于《商标法》第四十八条规定的商标的使用行为。

网络用户在搜索引擎中输入关键词，其目的即在于寻找与关键词相关的信息。而在搜索结果页面出现该关键词时，网络用户很可能认为该关键词与特定商品或服务存在联系。此时，关键词广告将用户引导至第三人网页，使得第三人网页内的商品或者服务与商标相联系，构成商标法意义上的使用。

二、原北京市工商行政管理局丰台分局查处北京宏源利得商贸有限公司侵犯“Tiger”等注册商标专用权案

关键词：销售商免责 侵权抗辩 明知应知

2018年1月9,原北京市工商行政管理局丰台分局执法人员在检查中发现，北京木樨园特别特商贸有限公司设立的经营点销售的运动鞋涉嫌侵犯株式会社爱世克私“Tiger”等系列商标专用权，销售商为北京宏源利得商贸有限公司（以下简称“当事人”）。经查，当事人与泉州艾诗克诗体育用品有限公司（以下简称“供货商”）签订加盟合同，代理销售亚瑟斯虎牌运动鞋。在案件调查中，当事人主张自己不知道涉案品牌鞋是侵权商品，应根据《商标法》第六十条第二款免除责任。执法人员通过企业登记信息比对，发现当事人与供货商存在重大关联，股东之间交叉任职，且供货商曾申请注册与权利人商标近似的商标，认定当事人的行为属于销售侵权行为。

本案涉及销售商商标侵权免责条款的适用。根据《商标法》第六十四条第二款，免除销售商侵权责任需同时满足以下三个要件：一是销售商不知道所销售的商品侵犯商标专用权，二是销售商能够证明商品是自己合法取得，三是销售商能说明商品提供者。本案中，当事人（销售商）与其供货商存在股东交叉任职的重大关联关系，且供货商曾经向商标主管机关申请过与权利人商标近似的商标并被驳回，其仍在相同商品上使用与权利人商标近似的标识，销售商（当事人）应当知道上述使用行为涉嫌商标侵权。因此，行政机关认为此时可以推定销售商主观上存在明知、应知的情形，不符合销售不知道是侵犯注册商标专用权商品的法定免责要件，构成商标侵权。

三、武汉市东湖新技术开发区市场监管局查处武汉科顺联合防水工程有限公司侵犯“CKS科顺”注册商标专用权案

关键词：销售侵权 包工包料 加工承揽

本案中当事人为包工包料承揽工程中的承揽人。 其作为侵权商品的购买方， 购买侵权“CKS科顺”产品后， 虽然未投入使用， 但其行为被认定为商标侵权行为，与一般消费者的购买行为相区分。执法机关依法对当事人作出行政处罚决定，责令其立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品，并处罚款20万元。

首先，在包工包料的承揽经营活动中，特别是在建筑工程及装饰装修施工等领域，承揽人既采购材料，又负责材料的安装使用，其使用侵权产品具有经营性目的，不属于一般消费者；其次，承揽人将其购买的侵权商品用于施工并成为最终成果的一部分交付给委托人，其取得的价款中包含有侵权商品的对价，侵权商品所有权随工程成果的交付一并有偿转让，委托人与承揽人本质上是买卖法律关系，其行为符合销售行为特征。因此，在包工包料承揽工程中，承揽人购买使用侵犯他人注册商标专用权的行为，属于《商标法》第五十七条第（三）项规定的商标销售侵权行为。

本案涉及包工包料承揽工程中购买使用侵权商品行为的界定，对商标侵权中“商标销售侵权行为”适用具有借鉴意义。

[1] 国家知识产权局：https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/15/art_75_155622.html。