专利无效宣告程序中权利要求修改

作者：张晓霞 黄文杰 知识产权部 金杜律师事务所

在中国，发明专利和实用新型专利获得授权后，除了无效宣告程序，权利人并没有其他主动修改权利要求的机会。在专利被提起无效宣告请求之后，权利人收到无效宣告请求书及证据的一个月内，权利人有机会针对无效宣告请求来修改权利要求，但是权利要求的修改方式受到严格限制。

《专利法》第33条规定了专利申请过程中修改的基本原则，即“对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，《专利法实施细则》第69条规定了无效宣告请求审查过程中权利要求修改的基本原则，即“在无效宣告请求的审查过程中，发明或实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。这些原则性规定也体现在作为部门规章的现行有效的2010版《专利审查指南》第四部分第三章4.6节，具体如下：

（1）不得改变原权利要求的主题名称；

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

一、《关于专利审查指南》中规定的修订方式的有关规定

在上述原则性规定下，具体的可以接受的权利要求的修改方式曾进行过修改。2017年发布的国家知识产权局第74号令对2010年版《专利审查指南》进行了修改（见下表），在保留“权利要求的删除”、“技术方案的删除”的基础上，新增了“权利要求的进一步限定”、“明显错误的修正”两种修改方式，这种修改也是在权利人强烈的希望在授权后能有更为灵活的权利要求修改方式的呼声下进行的，体现了对权利要求的修改方式由严格趋于宽松的趋势。

《专利审查指南》 2010年2月1日起施行	《专利审查指南》 2017年4月1日起施行
第四部分第三章 4.6.2修改方式 在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。 权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。 权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。 技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。	第四部分第三章 4.6.2修改方式 在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。 权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。 技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。 权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

在审查实践中，国家知识产权局对于可以接受的权利要求的修改方式要求非常严格，通常都限于上述4.6.2中所给出的具体方式。对于不满足上述修改方式的权利要求修改，一般都不予接受。然而在审查/司法实践的个案中，突破上述修改方式的情形屡有出现，有的修改方式被接受，有的被驳回。笔者梳理了这些案件，期望通过这些案件所反映的问题，总结出在无效宣告程序中，哪些突破《专利审查指南》限制的权利要求修改方式是可以接受的，以期为无效宣告程序中权利要求的修改以及专利无效行政纠纷案件的策略给出指引。

二、突破《专利审查指南》限制的尝试

2.1 权利要求修改未被接受的情形

案例一、（2013）高行终字第1737号

裁判时间：2016年12月13日

权利要求修改方式：（以权利要求1为例）

修改前	修改后
1．用于执行移动通信系统中的小区间切换的方法，包含步骤： 在至少一个候选目标基站上测量由移动终端向服务无线基站发射的上行链路信号的信号强度与到达方向参数； 向网络控制器报告该所测量的信号强度以及到达方向参数； 该网络控制器确定是否要执行小区间的切换，并且根据所测量的信号强度与到达方向参数在至少两个候选目标基站中选择一个目标基站，该两个目标候选基站至少包括该一个使用该测量参数的候选目标基站；以及 命令该被选中的目标基站去完成该移动终端的切换。	1．用于执行移动通信系统中的小区间切换的方法，包含步骤： 在至少两个候选目标基站上测量由移动终端向服务无线基站发射的上行链路信号的信号强度与到达方向参数； 向网络控制器报告该所测量的信号强度以及到达方向参数； 该网络控制器确定是否要执行小区间的切换，并且根据所测量的信号强度与到达方向参数在至少两个候选目标基站中选择一个目标基站，该两个目标候选基站至少包括该一个使用该测量参数的候选目标基站；以及 命令该被选中的目标基站去完成该移动终端的切换。

裁判要旨：

权利要求的修改不能导致对技术方案的内容进行实质性改变

权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体限定的，因此，判断专利权人对权利要求的修改是否符合专利法实施细则的上述要求，亦应当从技术方案的整体予以把握。对权利要求修改是否合法的审查，不仅要从其所保护的范围大小入手加以判断，而且更要从专利法的立法目的入手，注意其所请求保护的技术方案的实质内容是否发生变化。如果修改后的技术方案的保护范围虽有缩小，但技术方案的内容已发生实质性改变的，则应当将此种修改后的技术方案视为不同于原权利要求的新的技术方案，相应地也不应在无效宣告请求审查程序中接受专利权人的此种修改。

二审法院认为，虽然从文字表述上看，此种修改方式只是对技术方案中的候选目标基站数量进行了限缩，似乎不仅没有扩大原专利的保护范围，反而是缩小了原专利的保护范围，但是，权利要求1、4、5所限定的技术方案，理论上包含了仅由一个候选目标基站即可实现其发明目的的技术方案，这与至少由两个候选目标基站方能实现上述发明目的的技术方案显然不同，二者在性质上有本质区别。而且，从表述方式看，权利要求1、4、5亦不属于采用并列选择法概括的权利要求，不存在可以删除而不影响权利要求实质内容的等效的技术方案。因此，专利权人对权利要求1、4、5的修改不符合专利法实施细则的要求，专利复审委员会以本专利的授权公告文本作为审查文本并无不当。

案例二、（2015）京知行初字第2006号

裁判时间：2016年05月27日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
1.一种抗纤维化药物吡非尼酮的制备方法,其特征是采用2-氨基-5-甲基吡啶(结构式II)为初始原料，在1％-30％的无机酸介质中进行重氮化,水解后得到结构式III所示的5-甲基-2(1H)吡啶酮；所得到的式(III)在碘化亚铜或氯化亚铜催化下与式(IV)所示的卤代苯化合物进行亲核取代反应,生成目标化合物–吡非尼酮(I),并经纯化得纯品。 2．根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于所述无机酸是硫酸。 3．根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于所述卤代苯为碘苯、溴苯或氯苯。	1.一种抗纤维化药物吡非尼酮的制备方法,其特征是采用2-氨基-5-甲基吡啶(结构式II)为初始原料，在浓度从1％到20％的硫酸介质中进行重氮化,水解后得到结构式III所示的5-甲基-2(1H)吡啶酮；所得到的式(III)在碘化亚铜或氯化亚铜催化下与式(IV)所示的卤代苯化合物进行亲核取代反应,生成目标化合物–吡非尼酮(I),并经纯化得纯品；所述卤代苯为碘苯、溴苯或氯苯。

裁判要旨：

对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。

本案中，专利权人将涉案专利授权公告文本的权利要求1删除，将权利要求2和3合并，同时将重氮化步骤中的硫酸浓度由“1％－30％”修改为“1％到20％”。但是，涉案专利原始说明书和权利要求针对重氮化步骤中的硫酸浓度仅记载了“优选硫酸，其浓度从1％－30％，其中优选5％到10％”、“5％硫酸250ml”、“所述酸性介质为浓度从1％－30％无机酸”，未记载端值为20%的硫酸浓度，且根据涉案专利原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图亦无法直接地、毫无疑义地得出重氮化步骤中数值范围为“1％到20％”的硫酸浓度，故专利权人修改后的涉案专利权利要求不符合我国专利法第三十三条的规定，专利复审委员会未接受专利权人修改后的涉案专利权利要求并无不当。

2.2 权利要求修改被接受的情形

案例三、（2011）知行字第17号

裁判时间：2011年10月08日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。	1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

裁判要旨：

仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《审查指南》规定在满足修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。

本案中，尽管原权利要求中1：10-30的技术方案不属于典型的并列技术方案，但鉴于1:30这一具体比值在原说明书中有明确记载，且1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，本领域普通技术人员在阅读原说明书后会得出本专利包含1：30的技术方案这一结论，且本专利权利要求仅有该一个变量，此种修改使本专利保护范围更加明确，不会造成其他诸如有若干变量的情况下修改可能造成的保护范围模糊不清等不利后果，允许其进行修改更加公平。

案例四、“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂”发明专利权无效宣告请求案

决定号：第24591号无效宣告请求审查决定书

决定日：2014年12月10日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
1、一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构通式如下所示： （I） 其中，A为苯环或吡啶环，环上无取代基或含有1至4个取代基，取代基为卤素、1至4个碳原子的烷基或三氟甲基： B为苯环；Z为共价键；Y为-CO-NH-CH2-；R1、R2分别为氢或1至4个碳原子的烷基；R3为氢；R4为氨基；X1、X2、X3、X4其中之一为卤素或1至4个碳原子的烷基，其余为氢。	1、一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂，其特征在于，该化合物的结构式如下所示：

决定要旨：

尽管专利权人对权利要求1所作的上述修改不属于并列技术方案的删除，但是，修改后的具体化合物不仅在专利说明书中有明确记载，而且其属于本专利的发明核心所在。如果允许专利权人进行上述修改，则能够更加充分地体现专利制度鼓励发明创造的立法本意，并且有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质；同时，鉴于修改后的具体化合物在专利说明书中已被作为专利核心内容公开并在其保护范围之内，允许上述修改也不会带来公示性方面的问题；因此，上述修改并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷，应可以作为例外情形而被接受。

案例五、（2017）京行终4464号

裁判时间：2017年11月30日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
1.一种机车限鸣系统高指向性电笛，其特征是：包括功率放大器（1）、音头（6）、喇叭筒（3），所述功率放大器（1）输出端连接到装有所述喇叭筒（3）的音头（6），所述喇叭筒（3）的外端面最大轮廓尺寸（2）大于或等于300毫米，小于或等于1500毫米。	1.一种机车限鸣系统高指向性电笛，其特征是：包括功率放大器（1）、音头（6）、喇叭筒（3），所述功率放大器（1）输出端连接到装有所述喇叭筒（3）的音头（6），所述喇叭筒（3）的外端面最大轮廓尺寸（2）大于或等于300毫米，小于1500毫米。

裁判要旨：

专利法实施细则及审查指南对无效过程中权利要求的修改进行限制，其原因一方面在于维护专利保护范围的稳定性，保证专利权利要求的公示作用；另一方面在于防止专利权人通过事后修改的方式把申请日时尚未发现、至少从说明书中无法体现的技术方案纳入到涉案专利的权利要求中，从而为在后发明抢占一个在先的申请日。

本案中，端点值1500毫米删除，该点值在原权利要求书和说明书有明确的记载，修改后的数值范围仍在原权利要求书和说明书的数值范围之内，既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，亦未扩大原有的保护范围。专利权人的上述修改未违反专利法及专利法实施细则的相关规定，也符合专利审查指南中关于修改原则的规定。此外，专利权人请求删除端点值的修改亦不属于专利审查指南第二部分第八章5.2.3.3中所规定不允许修改的情形。故该修改没有超出原说明书和权利要求书的范围。

案例六、（2016）京行终485号

裁判时间：2016年3月11日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
3. 根据权利要求1所述的用于钣金薄板快速自攻锁紧螺钉，其特征是所述螺钉体尾部呈断尖状，为35°±5°束尾。	3. 根据权利要求1所述的用于钣金薄板快速自攻锁紧螺钉，其特征是所述螺钉体尾部呈断尖状，为大于等于30°并小于40°束尾。

裁判要旨：

《专利法实施细则》及《专利审查指南》对无效宣告程序中专利权人对权利要求书的修改方式进行了限制，目的是防止专利权人通过事后修改扩大已经公示的权利保护范围。

本案中，本专利有效的权利要求及说明书均明确记载了“螺钉体尾部呈断尖状，为35°±5°束尾”这一技术特征，该束尾角度当包括“40°”这一数值。将专利权人修改后的本专利权利要求3与本专利维持有效的权利要求及说明书相比，仅仅去除了“40°”这一端点，仍在原始文本的数值范围之内，未扩大原有的保护范围，亦未形成新的技术方案。故专利权人将本专利权利要求3修改为“所述螺钉体尾部呈断尖状，为大于等于30°并小于40°束尾”，属于技术方案的删除，即删除了原权利要求书包括的“螺钉体尾部呈断尖状，为40°束尾”技术方案，既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，亦未增加未包含在维持有效的权利要求书中的技术特征，因此，专利权人的上述修改未违反《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定。

案例七、（2019）最高法知行终19号

裁判时间：2019年12月15日

权利要求修改方式：

修改前	修改后
1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含： (i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件； (ii)任选地组装部件； (iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟； (iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和； (v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步。 2.权利要求1的方法，其中 通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。 20.根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B。	1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含： (i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件，其中，铁基针焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B； (ii)任选地组装部件； (iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟； (iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和 (v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步，其中 通过该方法密封或填充大于76µm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。

需要特别说明的是该案件中所针对的无效决定书的作出时间是2016年8月3日，当时《专利审查指南》中可以接受的修改方式还限于“权利要求的删除和合并”，而不包括“进一步限定”。在案件的行政诉讼进行过程中，《专利审查指南》进行了修改，自2017年4月1日起可以对权利要求作“进一步限定”的修改。本案二审判决作出的时间是2019年12月15日，二审法院接受了无效宣告请求审理过程中权利人所作的进一步限定的修改方式。

裁判要旨：

专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求

无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。

权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准

专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。

三．小结与展望

2017年修改的《专利审查指南》新增了“权利要求的进一步限定”的修改方式，这种修改方式允许专利权人将其他权利要求中记载的一个或多个技术特征补入权利要求，以缩小其保护范围，这对于专利权人修改权利要求的方式赋予了更多的灵活性，但总体上还是受到严格限制。在审查实践中，对于权利要求的修改，通常限于《专利审查指南》中的具体列出的修改方式。

但是如上述案例所展示的，在多个涉及数值范围的案例中，在满足（1）修改不超出原始申请文件的范围、（2）修改没有扩大原权利要求保护范围这两项前提条件的情况下，对于权利要求的修改突破了《专利审查指南》中所允许的修改方式，裁判者接受了例如将端点值删除或者将数值范围在原来权利要求书所限定的范围内进一步限定的方式（新限定的端点值应该在实施例中有记载）。特别是在第24591无效宣告请求审查决定中，国家知识产权局在行政程序中，甚至接受了将马库什结构式修改为具体化合物的修改方式，尽管这只是个案，却可以看出行政机关在扩大可接受的权利要求修改方式、赋予权利人更多修改空间方面的一个有利探索。

另外，在前述案例七中，最高人民法院援引了2017年修改版《专利审查指南》，将其适用于审查指南修改前的行政行为。即，法院在对行政机关部门规章新旧规定的适用上，并未遵循“从旧”原则，而是采用了从有利于权利人的角度的“有利”原则。

上述案例都说明了在行政程序以及后续的司法审查过程中，特定情形下可以突破国家知识产局的部门规章的规定，法院对《专利审查指南》进行解读时，有时也并不完全局限在指南中所列出的具体方式，而是落脚在对于权利要求修改的原则性规定上。这也为专利权人在无效程序中增加了修改权利要求的其他可能性。个案中，在不损害原专利的公示效力、不影响社会公众基于授权文本而产生的信赖利益的情况下，从有利于保护发明人的利益，推动全社会的创新动力角度出发，可以考虑尝试一些对于权利要求修改方式的新突破。