作者:徐静、叶万理、刘新宇  金杜律师事务所知识产权部

2021年4月22日,厦门知识产权法庭就艾默生电气公司诉A公司等不正当竞争纠纷一案做出一审判决,判令被告一A公司、被告二H公司及两公司实际控制人被告三W停止实施持续了近十年针对艾默生电气公司(“艾默生”)的批量抢注行为,赔偿艾默生因应对抢注的律师费损失,并发布声明消除影响。三被告的商标代理机构也被判令构成帮助侵权并赔偿艾默生的损失。

该案系全国首例针对商标抢注行为认定构成不正当竞争,并判令停止侵权、赔偿损失和消除影响的案例,对于遏制恶意抢注具有积极的意义。金杜团队自2014年6月起接手处理涉案商标的行政诉讼程序及新抢注商标的异议、无效程序,于2015年12月为客户取得行政诉讼胜诉判决,并成功协助艾默生电气成功异议、无效涉案抢注商标,在本案中取得胜诉判决,全额赔偿了客户因应对抢注产生的律师费损失。

案情简介

“爱适易In Sink Erator”是世界知名的食物垃圾处理器品牌。艾默生电气早在1994年和1998年就已经申请注册“爱适易In Sink Erator”中英文商标,经过长期大量的使用,在2010年之前就已经在我国享有较高知名度。

A公司成立于2008年,以抢注商标和仿冒知名品牌为常业,曾在19个类别上注册有208个商标,其中包括“戴姆勒”、“陶氏”、“大疆”等国内外知名商标。自2010年起,A公司开始针对“爱适易In Sink Erator”在十余个类别进行抢注,艾默生电气持续通过异议、异议复审程序进行应对,并提起行政诉讼。2015年12月,北京市高级人民法院针对其中四个案件中作出终审判决,认定A公司的行为违反商标法的规定,属于批量抢注。在法院已经确认了A公司抢注行为性质后,A公司的实际控制人W又通过其所有的H公司持续基于相同的图形、在相同的类别持续实施抢注。截至2020年3月,A公司和H公司已经在14个类别上注册了48个与“爱适易In Sink Erator”商标相同或近似的商标,其中47个由同一家商标代理机构X公司代理。2020年3月,艾默生电气向厦门市中级人民法院起诉,请求法院判令被告停止实施抢注行为并赔偿原告应对抢注产生的律师费500万元。

一审判决

2021年4月22日,厦门知识产权法庭就该案纠纷公开宣判,在判决书中明确了以下规则:

  1. 本案纠纷系原告主张被告实施抢注行为侵害原告民事权益、造成原告经济损失的不正当竞争纠纷,因被诉商标注册行为发生财产关系而引起的、要求承担民事侵权责任的诉讼,属于民事诉讼的受案范围。本案的审理与行政机关依法行使审查职能不存在冲突。
  2. 恶意抢注商标行为违反诚实信用原则,破坏公平竞争秩序,损害原告的合法权益,违反《反不正当竞争法》第二条的规定,构成不正当竞争,依法应当承担停止侵权、赔偿损失等法律责任,并确认了针对被告恶意抢注行为的法律救济。区别于之前的拜尔案,本案中认定不正当竞争并未要求被告恶意行使商标权(如基于抢注商标进行行政投诉或要求平台下架等)。
  3. 尽管涉案商标因被宣告无效、撤销或不予核准注册而处于无效状态,考虑到商标抢注行为破坏公平竞争的市场交易秩序,侵权成本低,如不加以制止,权利人需要不断通过行政程序维护其合法权益,造成公共资源极大浪费,判令被告停止实施抢注行为确有必要。
  4. 针对抢注商标提起的异议、无效程序、行政诉讼所产生的律师费,属于原告的经济损失,被告应当承担赔偿责任;原告提起本诉的律师费可以作为合理支出进行赔偿。
  5. 抢注公司的实际控制人构成共同侵权,应当承担连带责任。
  6. 如果商标代理机构明知商标恶意抢注性质,仍接受委托,属于帮助侵权,应当共同承担责任。
  7. 针对同一商标的持续批量抢注应视为单一行为,而非应对每一个抢注商标的独立行为,诉讼时效应当自被告提交最后一个涉案申请的时间起算。

结合以上结论,法院判令四被告停止侵权,被告一和被告三连带赔偿原告经济损失120万元,被告二和被告三连带赔偿原告经济损失40万元,商标代理机构承担其中40%的赔偿责任,并判令四被告在全国公开发行的媒体上刊登声明消除影响。

该案四被告已经就上述一审判决提起上诉,该案将由福建省高级人民法院进一步审理。

简评

该案是继2018年的拜尔案之后、中国法院制止恶意批量抢注的又一典型案例。值得注意的是,之前的其他案件中的被告在抢注行为后均有相应的使用行为,而法院均是在商标使用行为和商标侵权行为均有的情况下,认定抢注行为违反诚实信用原则、构成不正当竞争,从未单独认定单纯的抢注行为构成不正当竞争。同时,中国法院也鲜在判决中支持原告主张应对恶意注册商标权产生的律师费作为损害赔偿的一部分。此外,本案中,中国法院确认商标代理机构构成帮助侵权也是本案的亮点之一。该案判决的作出与本案的具体事实非常相关,如被告是针对单一品牌长期恶意抢注、被告明知行为违法的性质(行政诉讼终审后)仍基于相同标识持续抢注以及各被告具有密切的关联关系,但该案对于恶意抢注行为的定性、给予禁令的必要性和合理性的分析、律师费作为经济损失赔偿的确定、实际控制人承担共同侵权责任的认定标准以及商标代理机构承担责任等规则的明确,无疑对于真正权利人应对恶意批量抢注提供了可供参考的路径。同时,该案的判决体现了中国对于打击恶意抢注的决心,其禁令颁发、高额判赔、代理人连带责任承担对于抢注者及其代理服务提供商必将产生强大的震慑效果。