最高法认为在确权程序中通过增加其他权利要求的特征的方式对专利权利要求进行修改的，可以酌减侵权诉讼中的损害赔偿数额

作者：徐静  金杜律师事务所知识产权部

最高人民法院在4月公布的一份终审判决中认为，基于公众信赖利益和专利权保护之间的平衡，如果专利权人在专利确权程序中以通过增加其他权利要求的技术特征的方式修改了专利侵权诉讼程序所主张的权利要求，法院可以酌减权利要求修改前的侵权行为所导致的损害赔偿数额。因此，在确权程序中，如果专利权人想要以通过增加其他权利要求的技术特征的方式修改专利权利要求，应当更加谨慎。

案情综述

原告A公司向浙江省宁波市中级人民法院提起针对被告B公司的专利侵权诉讼。A公司认为B公司的侵权产品落入涉案专利公告授权的权利要求1、2和7的保护范围（权利要求2和7为独立权利要求1的从属权利要求）。一审法院支持了A公司的主张，并判决B公司赔偿A公司经济损失28万元（包括合理支出费用5万元）。

B公司向最高人民法院提起上诉。二审期间，针对第三方提出的无效宣告请求，A公司对涉案专利的权利要求1进行了修改，增加了公告授权的权利要求7的部分技术特征和公告授权的权利要求9的全部技术特征。国家知识产权局在该修改的基础上维持专利权有效。

在侵权诉讼二审中，最高人民法院认定被诉产品仍然侵犯了修改后的权利要求1、2和7。但是，关于赔偿数额，最高人民法院认为，一方面，由于专利撰写和应对实质审查过程中存在的难度和局限性，有必要在专利确权程序中允许专利权人以通过加入其他权利要求的技术特征的方式修改权利要求。另一方面，在涉案专利的授权日到修改日期间，公众会有一个合理的预期，即涉案专利的保护范围应以涉案专利公告授权的权利要求为准，社会公众会在此基础上避免自己侵害涉案专利权。修改后的权利要求1包含了原权利要求7的部分特征和权利要求9的全部特征，该技术方案在公告授权中的权利要求并未出现过。因此，这种修改方式可能会超出公众对专利保护范围的预期，在一定程度上有损公众信赖利益。因此，基于专利权保护与公众信赖利益的平衡，最高人民法院认为，对发生在权利要求修改前的侵权行为可以酌减损害赔偿数额，并将本案的赔偿数额降为5万元（包括合理支出费用）。

评述及建议

《专利审查指南》在2017年引入了一种新的专利权利要求的修改方式，即“权利要求的进一步限定”，专利权人可以通过增加其他权利要求中的技术特征来修改独立权利要求。这可能会导致修改后的权利要求与任何已公告授权的权利要求均不同。

从上述案例可以看出，虽然最高人民法院认定被诉产品仍落入修改后的权利要求的保护范围，但法院在考虑公众信赖利益和专利权保护的平衡后，认为可以酌减专利权利要求修改前的侵权行为的损害赔偿数额。由于目前最高人民法院是中国所有发明和实用新型专利案件的统一上诉法院，当专利权人以通过增加其他权利要求技术特征的方式来修改专利的权利要求时，其他中国法院很可能会参考最高人民法院在上述生效判决中的意见而酌减修改前发生的侵权行为所导致的损害赔偿数额。因此，我们建议专利权人在无效程序中决定以通过增加其他权利要求的技术特征的方式来修改权利要求时要更加谨慎，尤其是在有平行侵权诉讼的情况下。