作者:成城  金杜律师事务所  知识产权部

在今年国家知识产权局4月26日发布的2020年度专利复审·无效十大案件中,有三件是机械领域的专利无效案件。这些案件因其社会影响较大、焦点问题具有典型性而入选十大案,国家知识产权局复审和无效审理部在这些具体案件中的认定对于未来的专利实体审查和无效审判会有较大影响,在类似案件中也可援引和活用。我们在此对这些案件及其典型意义进行简要介绍。

一、“板材上下料装置及手机玻璃加工中心” 实用新型专利权无效宣告请求案(第35297号无效决定)

专利权人:H公司

请求人:C公司

专利号:ZL201520396790.X

审查结论:维持有效

涉案专利涉及手机玻璃加工技术领域,具体涉及一种手机玻璃加工设备的板材上下料装置。涉案专利提出一种具有共用料槽的手机玻璃加工中心,其中的板材上下料装置通过转动杆和转动块一次180度的转动,实现在加工台上待加工板材和已加工板材的快速换料,从而解决现有技术中取放料时间长的技术问题。

本案的争议焦点在于创造性评价中关于权利要求1保护范围的解读以及对最接近现有技术的理解。

请求人认为,最接近现有技术证据1公开了通过支轴、搬送机械手及其吸盘、临时放置台、升降机及其吸盘等部件的配合,实现板材加工的高生产率。证据1的搬送机械手绕支轴转动(摆动)90度,在从支轴向下方垂下的竖直姿势和从支轴向加工机侧延伸的水平姿势之间摆动。请求人在提出涉案专利不具有创造性的主张的同时,还主张权利要求1缺少转动杆“转动角度180度”的必要技术特征。请求人认为权利要求1对于转动杆和转动块的记载仅仅在于“具有转动杆的转动机构”“及安装在所述转动杆上的转动块,转动块的前后两侧均安装有用于取放板材的取放部”,但是基于该记载,权利要求1的技术方案不能解决有关板材同时上下料的技术问题。请求人进而在评述创造性时主张,证据1记载了支轴装配有绕该支轴转动(摆动)90度的搬送机械手,因此其公开的支轴和搬送机械手对应于涉案专利的转动杆和转动块。

专利权人坚持认为,涉案专利权利要求1虽然没有明确记载转动角度,但是权利要求1的上下文暗含了转动角度180度的技术内容;而且,证据1公开的上述支轴和搬送机械手的结构并不对应于涉案专利的转动杆和转动块。

对此,合议组认为,对权利要求保护范围的理解不仅包括对权利要求记载的每一个技术特征的准确理解,即准确理解每一个技术特征的自身含义以及其所在语句的含义,还包括对权利要求中的所有技术特征之间的相互关系的准确理解以及对相互关联的技术特征所共同限定的含义作出合理解读。

涉案专利权利要求1不仅记载了前述的转动杆和转动块的技术特征,还记载了“用于承载转动机构在板材排列方向和上下方向运动的第一驱动机构”以及“位于板材排列方向上设有用于对板材做进一步处理的加工台”。基于权利要求1限定的转动杆、转动块、取放部、加工台等技术特征, 本领域技术人员可以清楚理解所述板材上下料装置通过转动块前后两侧的取放部取放板材,因而所述转动杆以及其关联安装的转动块的转动角度应该是:能够实现所述转动块通过上述两侧的取放部在加工台进行已加工板材和待加工板材取放换料作业所需的转动角度。即基于权利要求1限定的板材上下料装置的组成部件,以及组成部件之间的结构、位置等关系的技术特征,结合权利要求的整体,可以确定该权利要求涵盖的正是一种转动杆和转动块可以转动180度而实现在加工台上对已加工板材和待加工板材进行取放换料作业的技术方案。

此外,权利要求中限定的“转动块”这一术语在本领域有其常规含义,且涉案专利说明书中并未对该术语作出特殊定义,因而本领域技术人员对于该术语的理解应当基于其在本领域的常规含义进行理解。相比之下,证据1公开的一端为L型杆状、另一端为扁平方形体、作业时发生90度摆动的搬送机械手不能定义为所属领域的“转动块”。证据1公开的上述结构和作业方式的搬送机械手以及支轴结构,事实上构成一种摆臂结构。由于该结构使其必须借助临时放置台和升降机的辅助才能实现已加工板材和待加工板材的换料,因此证据1和涉案专利的取放板材的结构并不相同,两者的工作原理也不同,故证据1不能解决涉案专利的技术问题且实现涉案专利的技术效果。虽然证据1的搬送机械手在对置的两侧设置有吸盘以取放工件,但是其并不能如涉案专利的转动杆和转动块那样转动180度来实现已加工板材和未加工板材的取放换料。因此,转动杆以及转动块构成了涉案专利权利要求1和证据1的区别特征。

请求人进一步主张另一份现有技术证据3公开了转动杆和转动块的结构,且作用与涉案专利相同。然而,从证据1的附图3来看,其支轴穿设于升降机中,搬送机械手的一端成L型连接于所述支轴,这样的结构使得其只能发生前述90度的摆动。从证据1附图3公开的上述摆臂结构来看,本领域技术人员不容易想到将其穿设于升降机内部的支轴和搬送机械手的结构改变为转动杆和转动块的结构,因此,即使证据3公开了与涉案专利的转动杆和转动块作用相同的结构,由于作为最接近现有技术的证据1的限制,本领域技术人员也无法将证据1和证据3结合获得涉案专利权利要求1的技术方案。

我们认为,请求人提出权利要求1未记载转动杆和转动块的转动角度,即该转动角度可以理解为任意角度,因此该权利要求具有较大的保护范围。从请求人的这一主张可以理解,其基于形式条款所提出的无效理由是为后续创造性评述所做的铺垫。但是,这一无效理由未能达到将权利要求1的转动杆和转动块的转动角度解读为任意角度的目的。也就是说,在将证据1公开的支轴和搬送机械手与涉案专利的转动杆和转动块进行技术比对时,不能仅因为涉案专利权利要求1没有直接限定转动杆和转动块的转动角度而将其保护范围界定为转动杆和转动块的转动角度为任意角度。因此,不能将证据1公开的可以转动(摆动)90度的搬送机械手和支轴对应为涉案专利的转动块和转动杆。

另外,本案阐释了在创造性的审查过程中,要从现有技术“整体”考量是否存在技术启示,而不能将现有技术中的手段进行简单叠加或拼凑。如果最接近的现有技术本身不存在改进的基础,那么即使另一份现有技术公开了能够实现相应作用的区别技术特征,本领域技术人员也没有动机将上述现有技术进行结合。

二、“一种驱动液态镜头的音圈马达及其镜头组”实用新型专利权无效宣告请求案(第46459号无效决定)

专利权人:A公司

请求人:H公司

专利号:ZL201820385939.8

审查结论:在专利权人修改后的权利要求书的基础上维持有效

涉案专利涉及一种液态镜头技术领域,具体涉及一种驱动液态镜头的音圈马达及其镜头组。

本案的主要争议焦点在于美国临时申请能否作为中国专利申请的优先权基础、涉案专利和对比文件的技术方案是否相同,以及请求人提出无效宣告请求时应当具体说明理由和相关证据。

请求人主张涉案专利的权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。该对比文件1是一篇中国专利申请,其优先权为美国临时专利申请。

专利权人修改了权利要求1,将权利要求8的部分特征增加到权利要求1中,认为修改后的权利要求具备新颖性和创造性。专利权人还主张对比文件1的优先权文件为美国临时申请形成的优先权文件,该文件不对社会公众公开,在国内无法查询,因此对比文件1的优先权不成立。

请求人在口头审理中演示了登录美国专利商标局网站获取该美国临时专利申请的全过程,认为对比文件1的优先权成立,对比文件1构成涉案专利的抵触申请。

对此,合议组从《巴黎公约》的角度进行了释义,认可该对比文件1的优先权的有效性。具体而言,如果对比文件的外国优先权日在本专利的申请日之前,并且在中国提交申请的时间在本专利的申请日之后,该对比文件记载的内容与其优先权文件中的主题相同,则对比文件中优先权成立的技术方案能够作为评述涉案专利的抵触申请的技术方案。

关于新颖性,虽然对比文件1构成涉案专利的抵触申请,但是合议组认定修改后的权利要求1相对于对比文件1存在区别。

对于该区别,请求人认为,对比文件2已经公开了权利要求1的全部技术特征,并认为即使权利要求1与对比文件2还存在任何区别技术特征,其也都属于本领域的公知常识或惯用技术手段,因此权利要求1不具备创造性。

合议组认为,根据审查指南第四部分第三章第4部分的规定,请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由以及没有用于具体说明相关无效宣告理由的证据,且在无效宣告请求之日起一个月内未补充具体说明的,不予考虑。在本案中,根据请求人的无效宣告请求书可知,请求人未对权利要求1与对比文件2之间的区别特征进行认定,也未据此具体说明相关的无效宣告理由,仅假设性地指出即使存在区别特征,该区别特征也属于公知常识,因此合议组对请求人上述的无效理由不予考虑。

我们认为,本案详细阐释了美国临时申请可以作为中国专利申请的外国优先权基础的理由。并且,本案为无效宣告请求人提供的启示在于,在主张涉案专利不具备创造性时,不能仅从形式上指出即使权利要求相比于现有技术存在区别,该区别也属于公知常识,而是应当明确各权利要求与最接近现有技术的区别特征,再结合公知常识或其他对比文件进行具体评述。否则,这种未结合证据具体说明的无效理由将不被合议组考虑。

三、“平针针织机”发明专利权无效宣告请求案(第47197号无效决定)

专利权人:H公司

请求人:D公司

专利号:ZL201610534695.0

同族欧洲专利:EP3115491B1

审查结论:维持有效

涉案专利涉及平针针织机技术领域。

本案的争议焦点在于涉案专利说明书是否充分公开了要求保护的技术方案、权利要求是否清楚,以及权利要求相对于现有技术是否具备新颖性和创造性,其中的一个核心问题是如何准确理解特定技术术语的含义,从而正确界定权利要求的保护范围。

请求人主张,在涉案专利权利要求1要求保护的平针针织机的技术方案中,术语“针织锁扣”一词在本领域不具有通常的含义,并且涉案专利说明书对该词的含义也没有任何说明,导致权利要求1的保护范围不清楚。

专利权人认为,针织锁扣一词对应于德文“Strickschlösser”和英文“cam assembly”,其字面含义清楚表明是针织过程中或用于进行针织的、起锁扣作用的部件,说明书中也记载了其作用,在中文中通常称为三角座滑架。

合议组认为,判断权利要求中某一技术术语的含义时,应站位本领域技术人员的角度,结合说明书和附图来理解。具体到本案,本专利的德国优先权文件(EP15176118.6)中,对应针织锁扣的术语为“Strickschlösser”(英文翻译为rope lock),“针织锁扣”是对该外文词语的一种直译叫法。本专利说明书[0031]段记载:“图1以横截面示出平针针织机100,其具有前部的针床10和后部的针床10’。滑块20能够运动通过所述针床10、10’,在所述滑块处固定有前部的和后部的针织锁扣30、30’,利用其能够触发在此处没有更详细地示出的针织工具。”结合附图1-2所示的结构示意图,本领域技术人员能够明确针织锁扣30、30’位于滑块20的前部和后部,用于触发针织工具。基于上述文字以及附图对针织锁扣的位置、作用以及与其他部件的连动关系的记载,本领域技术人员能够确定本专利的术语“针织锁扣”是指本领域通常所称的三角座滑架。

我们认为,涉案专利实际上涉及由于翻译导致的术语理解问题。一般来讲,如果术语的含义能通过优先权文件的原文进行佐证,仍然能够以其原本含义为准。另外,即使某一技术特征的翻译不准确,但涉案专利说明书中依然对该技术特征的作用进行了说明,其也可以用来解释该术语实际指代的本领域技术人员所采用的常用表达形式。

本案对如何准确理解特定技术术语的含义提供了审查思路,明确了在说明书未对某术语给出特别界定的情况下,对权利要求中术语的理解应当考虑所属领域的通常含义,以及在涉案专利语境下,该通常含义与本领域技术人员根据说明书及附图得到的内容是否一致。同时,对于技术术语的理解,可进一步结合涉案专利的“内部证据”,例如优先权文本,从而探知其真实含义。本案通过对专利权的保护范围进行明确界定,给予专利权人与其创新高度和贡献程度相适应的保护,体现出确权程序中既严格保护知识产权又维护社会公共利益的审查理念。