作者：何薇 王亚西 金杜律师事务所知识产权部

请求认定驰名商标的案件是否当然属于“涉及驰名商标认定的民事案件”并进而由知识产权法院一审管辖？金杜代理的一起管辖权争议案件的经历如过山车一般，最终二审法院改判了一审裁定。该案件对如何理解《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》（简称“管辖规定”）中关于知识产权法院一审管辖“涉及驰名商标认定的民事案件”的规定有很强的指导意义，因此与大家分享。

案件概述

原告苏州稻香村食品有限公司（“苏州稻香村”）起诉被告北京稻香村食品有限责任公司（“北京稻香村”）商标侵权及不正当竞争。苏州稻香村主张北京稻香村在糕点类商品上使用“稻香村”侵犯了苏州稻香村在第30大类第3006项上持有的“稻香村DXC及图”注册商标。苏州稻香村的诉讼请求第7项为“请求认定涉案商标为驰名商标”。金杜律师代理北京稻香村提出管辖权异议，主张本案的被控侵权行为系在完全相同的商品类别上使用近似标识，不涉及商标的跨类保护也无必要认定驰名商标，本案不属于“涉及驰名商标认定”的案件。苏州稻香村在起诉状上虚列一项“请求认定涉案商标为驰名商标”的诉讼请求，企图借此提高案件的级别管辖，如果这一做法被接受，则任何商标案件都可能因原告提出驰名商标认定的主张而由知产法院一审管辖，这显然不符合管辖规定的立法本意。
北京知产法院一审裁定维持其对该案的管辖，理由是：涉案注册商标是否为驰名商标以及本案涉及的商品是否为同一类别均为本案实体审理的问题，管辖异议阶段不作审查。苏州稻香村在本案起诉状中明确请求认定“稻香村DXC及图”商标为驰名商标，属于管辖规定第一条所指的涉及驰名商标认定的案件，故一审法院对本案有管辖权。北京稻香村对一审裁定提起上诉。
近日，北京高院作出二审裁定，改判北京知产法院对该案不享有管辖权，案件移送东城区人民法院审理。

裁判要点

1. 关于原告提出驰名商标认定的诉讼请求并作为管辖依据的事项是否属于管辖权审理范围的问题

二审裁定指出，案件管辖问题属于人民法院依职权审查的范围，人民法院在立案阶段、管辖异议审理中及一审开庭前都应当依法予以审查。本案商品是否为同一类别，是否需要认定驰名商标是确定本案管辖权的事实基础和依据，对于关系到案件管辖权确定的事实，法院在管辖权异议审理中都应当查明，才能最终确定管辖权。因此，本案中原告提出驰名商标认定的诉讼请求能否作为管辖确立的依据，人民法院应当在管辖权审理过程中予以查明。如果人民法院对确定管辖的事实一概不予审查的话，则可能出现一般商标侵权案件通过虚列驰名商标认定的诉讼请求从而将审级全部提高到中级法院，与驰名商标认定范围及知产法院管辖范围的立法精神和目的相悖。

2. 关于本案是否属于“涉及驰名商标认定”的民事案件的问题

二审裁定指出，驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律事实要件的认定。只有在商标驰名构成被诉侵犯商标权或不正当竞争的法律事实要件时，才有必要认定驰名商标。本案中，苏州稻香村主张被侵权的注册商标与北京稻香村的注册商标的核定使用商品属于相同类别，不涉及商标的跨类保护。虽然苏州稻香村提出驰名商标认定的诉讼请求，但北京稻香村被诉商标侵权行为或不正当竞争行为是否成立不以苏州稻香村公司的注册商标是否系驰名商标为事实依据，对于争议商标是否属于驰名商标在本案中应当不予审查，因此本案实质上不属于“涉及驰名商标认定”的案件。

案件意义

管辖规定颁布之后，实践中对于如何理解以“涉及驰名商标认定”作为案件管辖依据尚有争论。在此背景下，出现了一些当事人为了追求提高管辖审级而虚列驰名商标认定请求的现象。本案裁判有利于澄清相关争论，明确知识产权法院受理“涉及驰名商标认定”的民事案件范畴。管辖规定中所指的“涉及驰名商标认定”的案件，不应简单从字面上理解为当事人诉求涉及驰名商标认定，而应当遵循《中华人民共和国商标法》第十四条、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条和第十三条等相关规定，判断是否需要以驰名商标认定作为被控侵权行为成立的法律事实要件，从而正确地确定管辖权依据。通过确立这一裁判规则，将会显著地减少当事人假借驰名商标认定的诉讼请求而规避级别管辖的行为，也有利于维持知识产权法院与基层法院之间受理商标案件的分工。