金杜纽约办公室
本文概述了美国专利诉讼中如何正确确定损害赔偿额的相关问题，包括指出根据发明专利范围外的技术估值来量化专利损害赔偿常会遭受的质疑，在确定专利损害赔偿额时如何使用成本节约法使损害赔偿专家的意见更具说服力，不易遭受超范围计算损害赔偿的质疑。
在美国，专利侵权和专利有效性问题通常是当事人制定专利诉讼策略和诉讼计划的关键所在。这其中的原因不言而喻。如果所主张的专利权利要求均被认定为未遭到侵权，则判决被诉侵权人胜诉。如果所主张的权利要求全部无效，同样判决被诉侵权人胜诉。但量化和证明专利损害赔偿，这点非常重要，不应当被忽视，对于专利权人而言尤其如此。
如果专利权人的损害赔偿理论得不到支持，而专利权人又无法证明存在其所满意的金额的损害，那么即使专利权人证明存在侵权并成功反驳了对方的专利有效性异议，取得胜诉也空无意义。考虑到美国专利诉讼成本高昂，这一点尤为重要。如果专利权人在专利诉讼中胜诉,但仅获得金额不高的损害赔偿，专利诉讼实际上会造成经济损失。
聘请专家证明损害赔偿
在美国几乎所有的专利诉讼案件中，当事人都会聘请外部专家帮助量化并证明所遭受的损害。由专利损害赔偿专家分析与发明专利及被诉产品或服务相关的大量事实查明工作，并撰写长篇报告，在专利被认定为有效、可强制执行和被侵犯的情况下，量化并证明专利权人有权获得不低于“合理许可使用费”的损害赔偿。随后，再由专利损害赔偿专家在取证和审判（如果案件进入该阶段）过程中就其损害赔偿意见和所采用的基本计算方法作证。
经验丰富的专利损害赔偿专家（尤其是曾在多个专利诉讼案件中出庭作证的专家）往往收费较高，并且他们通常需要配备助手和工作人员来协助工作，从而使得费用更加高昂。但是，对专利诉讼当事人而言，试图过分限制专家费用最终可能会导致更高的成本，对于明确负有量化并证明损害赔偿责任的专利权人尤其如此。
确定发明专利的适当估值方法始终是一项复杂而细致的工作，尤其是在被诉侵权产品或服务包含许多交叉特性和技术的专利案件中。例如，美国已经出现了许多针对智能手机的专利诉讼。但智能手机通常包含成百上千的组件和特性，可能涉及大量不同的专利。如果智能手机是侵权设备，以发明专利的适当范围为限确定损害赔偿，需要投入大量精力和资源，并要求高度准确。再如，与通信网络有关的专利诉讼也很常见。通信网络包括许多不同类型的设备，涉及许多不同的技术。一般而言，发明专利仅涉及通信网络的一项离散特性或通常较窄的方面，但该特征或方面可能很重要，因此发明专利十分有价值。
通常建议在案件的早期阶段就让损害赔偿专家参与诉讼，包括参与制定和实施查明事实和证明损害赔偿的策略。而这可能会让损害赔偿专家更多地参与到案件中，从而增加聘请专家的成本。但实际上，比起在查明事实接近尾声时才发现有重要问题尚未查明而仓促解决，甚至更糟糕的是，专利权人未收集量化和证明损害赔偿所需的证据而花费的费用，在早期就聘请损害赔偿专家的成本要低得多。
虽然在专利案件中主要由损害赔偿专家来证明或反驳损害赔偿，但通常最好也有技术专家参与其中。这是因为损害赔偿专家需要在发明专利本身的范围内确定专利的价值，而不得计入不属于发明专利的其他特性或技术。换言之，正确确定专利的价值，必须只包括发明专利本身对侵权产品或服务的价值，而不包括任何其他特性或组件所增加的价值。这往往需要复杂的技术分析，特别是对于具有许多特性的产品。客户并非只是为了获得专利的特性而购买这些产品，例如上述通信网络智能手机。对于包含许多交叉特性、组件和技术的产品或服务，技术专家可以协助在产品或服务的复杂框架内确定发明专利的界限。专利损害赔偿专家通常无法自行判决界限所在，但只要技术专家在正常情况下出具意见，专利损害赔偿专家就可以听取。
采用成本节约法应对针对专家损害赔偿分析的质疑
在美国的专利诉讼中，双方均有机会反驳对方专家的意见，并寻求排除对方专家的意见，理由是这些意见并非基于案件事实，并未采用适当的方法或对所选方法适用的事实不充分。因此，在案件事实允许的情况下，专利权损害赔偿专家有必要采用既相互一致又能够独立存在的多种损害赔偿分析与量化方法。如果其中一种方法被排除，专家仍可以就损害赔偿发表意见。
主张对方专家未将损害赔偿分析适当限制在发明的范围内，这是专利诉讼当事人用来攻击对方损害赔偿专家报告的一种常见方法。被诉侵权人试图限制甚至完全排除专利权人损害赔偿专家的意见时，这种策略特别常见。在这样的质疑中，提出质疑的一方认为，损害赔偿计算方法和量化错误地计入了所主张的专利权利要求未涵盖的特性或技术的价值。如果质疑成功，可能导致对方损害赔偿专家的意见被部分排除，甚至完全排除。因此，损害赔偿专家在技术专家的帮助下将损害赔偿分析的范围适当限制在发明专利上，这点非常重要。
损害赔偿专家可以使用不同的现有方法来量化专利损害赔偿，而但并非所有的方法都同样易于受到损害应仅涵盖发明专利适当范围的攻击。虽然可以根据侵权产品的销售价格或其带来的收入确定损害赔偿，但这可能会造成复杂侵权设备或服务的损害赔偿难以分摊的问题。如果专利权人的专家未将收入细分到专利发明的具体参数上，那么其专家意见可能会被排除在外。
根据侵权人采用最佳不侵权替代方案的成本确定发明专利的价值，实际上量化不侵权的成本，是另一种损害赔偿计算方法，不容易受到损害赔偿超范围计算的质疑。这种方法称为成本节约法，本质上可以确定侵权人通过发明专利获得的利益，排除不侵权的技术和设备。例如，在关于提高网络设备效率的专利技术的案件中，损害赔偿专家可以选择使用不含专利技术的其他设备的成本来评估侵权人的获益情况。这种方法不注重侵权人从其提供的可能依赖于专利未涵盖的许多其他特性和技术的侵权服务中所获得的收入，但着眼于侵权人使用其他非侵权设备提供同等服务所增加的成本。换言之，这种方法旨在使其他一切因素保持平等，并量化侵权人在不侵权的情况下提供同等产品或服务的成本。因此，这种损害赔偿计算方法可以避免计入可归因于提供侵权产品或服务所使用的非侵权技术的价值，而量化侵权人在不使用发明专利的情况下提供侵权产品或服务需要增加的成本。这种成本节约法适合计量损害赔偿。在专利诉讼中，对于超过发明专利范围确定损害赔偿的质疑，专利权人的律师和专家应将这种计算方法视为一种非常合适而稳健的应对方法。
本文作者：
