作者:成城(知识产权部)

 

 

 

 

在今年国家知识产权局4月26日发布的2021年度专利复审·无效十大案件中,有五件是机械领域的专利无效案件。这些案件因其社会影响较大、焦点问题具有典型性而入选,国家知识产权局复审和无效审理部在这些具体案件中的认定对于未来的专利实体审查和无效审判会有较大影响,在类似案件中也可援引和活用。我们在此对这些案件及其典型意义进行简要介绍。

一、“左心耳封堵器”发明专利权无效宣告请求案(第52508号无效决定)

专利权人:X公司

请求人:蔡某

专利号:ZL201310567987.0

审查结论:宣告专利权无效

本案的争议焦点在于证据1的公开是否能够使涉案专利享有新颖性宽限期。证据1于2013年7月18日在网上公开发表,其公开日在涉案专利申请日(2013年11月14日)之前六个月内。

请求人主张涉案专利的权利要求1、3、4的技术方案均被证据1(外文期刊文章)所公开。

专利权人对权利要求书进行了修改之后于2021年2月7日提交了“不丧失新颖性宽限期的声明”,具体指出:专利权人是在收到无效宣告请求之后才认识到与涉案专利相关的证据1的存在;而且,证据1的作者之一与专利权人之间存在保密协议,但该作者未遵守保密义务发表了证据1,专利权人对此并不知情,故所述声明符合专利法第24条第(3)项的“两个月期限”的规定,证据1不应作为现有技术。

请求人认为专利权人主动使用证据1作为多个奖项的申报材料,其在申请日前理应知晓证据1的存在。

专利法第二十四条规定,

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

《专利审查指南》第一部分第一章第6.3.3节对上述第(三)款的规定如下:

“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开,包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开,也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容,若申请人在申请日前已获知,应当在提出专利申请时在请求书中声明,并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的,应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,并附具证明材料。”

可见,满足新颖性宽限期的要求非常严格。由于本案考察的是上述第(三)款规定,因此需要确认:(1)涉案专利的相关技术内容确实未经申请人同意而被披露;(2)提出所述声明的时间点必须是在得知前述被披露情况后两个月之内。

本案中,合议组认为无论证据1是否因为他人未遵守保密义务而披露,专利权人均在申请日之前知晓该证据1的存在,即“两个月”的起算点应以专利权人知晓证据1的存在的时间点为准。对此,合议组支持了请求人的主张,其提供的证据表明专利权人在2020年向相关机构申报奖项时(2020年7月15日公示或2020年8月20日之前申报),均将本案证据1作为申报材料之一,由此可以推定证据1在2020年8月20日之前已为专利权人已知晓(至少是应当知晓)。但是专利权人实际提交所述不丧失新颖性宽限期声明的日期晚于提交“不丧失新颖性宽限期”的所述两个月期限,因而不应享有该宽限期。

另外,专利权人主张上述“知晓/应当知晓”应当是其意识到证据1能够破坏涉案专利的新颖性,而并非证据1的存在性。对此,合议组没有支持专利权人的观点。关于专利权人所说的“知晓”,尽管在新颖性宽限期和新颖性标准中都采用了“新颖性”这一表述,但两者的评判标准并不同。原因在于:专利法第二十四条关于“新颖性宽限期”的立法宗旨在于不因他人的过失行为而丧失保护,并非以不具备专利法第二十二条规定的新颖性或创造性作为该条款成立的必要条件。

专利权人还主张其在授权后才知晓证据1的存在,而专利法第二十四条第(三)项的规定是针对专利申请人,而非专利权人。对此,合议组认为,专利法第二十四条的表述虽然为“申请人”,但基于该条款的本义,其并非仅是申请阶段的申请人的义务,也是专利申请被授予专利权后专利权人的义务。

最终,合议组认定,专利权人在知晓证据1存在的情况下,未在得知情况后两个月内向国家知识产权局提出要求不丧失新颖性宽限期的声明,导致证据1构成可影响涉案专利新颖性或创造性的现有技术,从而宣告涉案专利全部无效。

综上所述,我们认为,新颖性宽限期是专利法给予专利申请人的发明创造因特殊情况被提前公开的适当宽限期限,但这种宽限是有条件的、有限度的。在先申请制度下,专利申请人应当尽早提交专利申请,并且应当在提出专利申请前严加保密自己的发明创造,还应当充分了解“新颖性宽限期”的法律规定。因此,一旦发现未经许可导致发明被他人公开,专利申请人应及时提出享有新颖性宽限期的相应声明,并附具证明材料,而不应怠于举证而导致权利丧失。

 

二、“轴流风轮”发明专利权无效宣告请求案(第50181号无效决定)

专利权人:G公司

请求人:Z公司

专利号:ZL200710026747.4

审查结论:宣告专利权无效

涉案专利涉及轴流风轮的结构。

本案涉及多个焦点问题,其中包括作为使用公开的现有技术以及无效宣告程序中单方委托鉴定的证据效力。

1)关于使用公开

涉及使用公开的专利权无效案件的关键在于证据效力和证据链的完整性。

本案中,请求人主张了构成使用公开的证据链,即证据18-29(涉及四个风轮设备之一的风轮二),用于证明与涉案专利相同的轴流风轮在专利申请日之前已设计制造并公开使用。

具体地,请求人提供了风轮二的实物证据、销售发票和测量数据等来支持使用公开的主张。专利人主张这些使用公开证据的真实性和关联性存疑,风轮设备的零件存在被更换的可能,以及公开状态不能确定,因此不能用于评价涉案专利有效性。

针对这组证据,合议组支持了请求人的主张。经过核实证据,合议组认定涉案专利申请日以前存在空调(风轮二)针对非特定人(即面向公众)的销售行为(基于销售发票等),且符合一般商业惯例。而且,考虑到空调的安装位置和拆卸难度等因素,认为风轮二被初始安装后被更换的可能性较低,在专利权人未提出反证的情况下,认定了风轮二属于在涉案专利申请日之前面向公众的公开销售行为,且风轮二体现的技术方案在涉案专利申请日之前处于公众想要得知即可得知的状态。

对此,我们认为,“使用公开”的证明标准相对严苛。在实践中,较为常见的是当事人采用实物产品的使用公开。对于一种产品,尤其是日常生活消费品(例如本案中的空调),任何公众都可以通过购买获得。只要能够证明该产品在专利申请日之前已经通过公开销售的方式向公众公开,通常可以认为相关技术内容处于公众可以知晓的状态。但是,由于销售行为通常发生在调查取证之前,因此对于销售公开的具体时间是否属于专利法规定的“公开”以及具体公开的内容,应予以认定。

另外,本案中的空调设备属于日常生活中常见产品,当事人在举证方面可以从多个方面来论证产品的使用公开及其承载的技术方案。对于其他类型的产品,可能存在不同的考量因素。例如,对于大型制造设备,如何通过销售行为来证明其使用公开以及如何证明其零部件未被更换过,是需要考虑的重要因素。

2)关于单方委托鉴定报告的证据效力

本案中,请求人针对风轮二出具了相应的测量报告(证据27和证据29)。专利权人认为:专利权无效宣告请求程序中单方委托测量与司法程序中的司法鉴定不同,不能仅以单方委托的测量机构的测量报告为依据,故证据29的测量报告的可信度不高。

对此,合议组认为,证据29的测量报告属于鉴定意见。《专利审查指南》对如何认定单方委托的鉴定意见没有明确规定,应参照民事诉讼法的相关规定。合议组进而根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019修正)》第四十一条的规定(“对于一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见,另一方当事人有证据或者理由足以反驳并申请鉴定的,人民法院应予准许”),我国民事诉讼法并未排除单方委托鉴定意见的证据效力。

合议组认为,证据29是权威计量技术机构出具的鉴定意见,其测量程序和方法无明显瑕疵。专利权人没有提出足以反驳的相反证据,不能否认该类证据的证据效力。据此,合议组认为证据29的测量报告应予采信。

最终,合议组结合其他在案证据认定涉案专利相比于风轮二承载的技术方案不具备新颖性或创造性。

对此,我们认为,从本案对于单方委托鉴定报告的证据效力来看,专利无效程序仍然遵循民事诉讼关于证明标准的基本原则,并非单方鉴定意见就不可采信。当事人应当针对其主张积极举证,在必要时委托具有相应资质和权威性的鉴定机构出具鉴定意见。

综上,无论是使用公开还是单方鉴定意见,均需当事人提出完整的证据链加以证明。本案的审理对于将来涉及使用公开和单方委托鉴定的案件提供了参考范例。