作者：何放 王波 金杜律师事务所争议解决部
一支小水笔，市价可能也就三五元钱，在我们的日常生活中是如此“熟视”，以至近乎于被“无睹”，谁又能想到小小水笔也能引发轩然大波？但现实从不缺乏意外：2017年4月12日，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“上海晨光”）诉得力集团有限公司（以下简称“得力集团”）和济南坤森商贸有限公司（以下简称“济南坤森”）生产、销售的A32160型号水笔侵犯上海晨光第200930231150.3号外观设计专利权一案宣判，得力集团生产的该型号水笔被认定侵犯上海晨光的外观设计专利，需要承担停止侵权及高达10万余元的赔偿责任。该案所涉产品仅为小小水笔，案情却一波三折，原被告双方在无效、诉讼各程序中有过多次交锋，案件本身又涉及了较前沿的法律问题，因此最终该案被最高人民法院法院选为2016年度中国法院十大知识产权案例，该案同时被入选为上海知识产权法院发布的“2016年度二十大典型案例”，可谓是小水笔引发的大案件，下面简述案情并披沙拣金以供玩味。
原告自行设计了笔(AGP67101)的外观，并就该设计申请获得了涉案专利。2015年11月，原告发现翔旺商店所售涉案产品的外观与涉案专利极其相似涉嫌侵权，经查，涉案产品系得力集团所产。原告遂委托金杜律师事务所对该涉嫌侵权的行为进行调查、取证、评估，并于2016年1月向上海知识产权法院起诉。
诉讼过程中，得力集团积极应诉，提交管辖权异议、管辖权异议上诉以争取时间，并在2016年3月向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效。双方的正面交锋移师专利复审委无效程序。上海晨光方面金杜律师事务所应对该无效请求，找出了涉案专利与无效证据在笔杆、笔帽、笔夹的形状、比例等六个方面的差异，驳斥了得力集团的无效主张。国家知识产权局专利复审委员会于2016年8月23日即出无效决定，维持涉案专利有效。自此双方交锋再度回到侵权诉讼程序。
2016年4月至10月，上海知识产权法院举行多次庭审，上海晨光方面由金杜律师事务所合伙人何放及其团队律师王波作为代理律师。原被告双方在被控设计是否落入涉案专利保护范围、被控设计是否属于现有设计、被控产品获利数额等多个方面形成争议焦点，其中尤以侵权比对为最大看点。
本案中，涉案专利为外观设计，专利产品名称是笔，授权公告文本中的图片为黑白线条图，且简要说明中注明设计要点是笔帽的形状，笔帽形状为渐变效果，未请求保护色彩。被控设计与专利图片的一个区别之一是被控设计的笔身上有黄、白两种颜色变化所形成的方格形图案。原被告双方分歧最大的是被控侵权设计笔身上的图案是否应当列入考虑。涉案专利与被控设计对比图如下：
原告观点认为，在涉案专利授权文本的简要说明中未请求保护色彩的情况下，确定涉案专利保护范围时应当将色彩这一要素排除在外，以专利图片和简要说明为准，重点考虑笔的形状要素。被控产品的图案并非立体图案，不是由于类似浮雕那样的由于形状改变而产生的图案，而完全是来自于颜色的变化，本质上属于色彩要素，应当不予考虑。否则侵权人能够通过简单地变换笔身颜色就轻易规避外观设计专利，使外观设计专利失去实际意义。