作者：瞿淼 张平 王波 金杜律师事务所争议解决部
随着技术的进一步“虚拟化”，通过软件而非硬件的方式实现技术功能变得越来越普遍。软件在中国是否能得到专利保护？如何进行保护？在专利的执行和维权过程中有什么特殊的问题？此外，我国知识产权局今年2月颁布的最新《专利审查指南》也特别针对涉及计算机程序的发明内容进行了修订，这些修订对企业会产生什么影响？我们将在本文中试图阐释这些内容。
计算机软件在中国能否作为专利保护的对象
中国的专利制度曾长时间对于计算机软件相关的创新不予保护。但是，随着时间的推移以及来自美国等国家专利保护的影响，以及国内软件产业发展的客观需求，中国对于软件可专利的态度也在不断变化。
1．2006年之前
在2006年之前，完全以计算机程序实现的方案在我国不能得到有效的专利保护。主要否定理由包括：
- 对于主题名称为“程序”的专利申请一般不予授权，其否定理由为属于智力活动的规则和方法，不符合专利法第25条第1款的规定；[1]
- 除主题名称外，如果申请的内容也仅涉及软件程序本身也不予授权，其否定理由同上；
- 有的申请其权利要求仅部分涉及计算机程序本身时也得不到授权，其否定理由可能为不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定；或者认为其不属于技术方案，不符合专利法第2条第1款的规定。
- 如果想要以装置类权利要求来保护涉及计算机软件的技术方案，则不能将其各个组成部分解释为软件，因为会造成不清楚的问题。
2．2006年版的《专利审查指南》颁布之后
随着越来越多的发明创造完全以计算机软件形式实现，产业界对这种类型的发明创造的保护要求越来越高。同时，由于诸如美国等国允许保护计算机软件形式的专利申请，为了与这些国家的审查标准趋近，在2006年版的《专利审查指南》中对于涉及计算机程序的申请作出了新的规定，明确允许了可以以“功能模块”形式来保护完全以计算机程序实现的方案，并且对于这一类专利文件申请文件的撰写给出了一些指导。
例如，2006年版的《专利审查指南》规定：“对于能够完全以计算机程序实现的方案，特别规定了可以按照与该计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式撰写装置权利要求，并且进一步明确了，这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。”这也是我们在实务中常常用到的“虚拟模块”形式的装置权利要求。
这一规定在2010年版的《专利审查指南》中得到保留，并且通过2006-2010之间的实践检验最终形成一种稳定的对待涉及计算机软件的专利申请的撰写和审查标准。然而，这样的装置权利要求的实际保护范围仍然不明确，在确权时存在着较大的不确定性。
3．2017年《专利审查指南》的最新修改
2017年2月28日，国家知识产权局再次针对《专利审查指南》进行修改，关于涉及计算机程序的专利申请的修改包括：
（1）进一步明确了“计算机程序本身”不等于“涉及计算机程序的发明”
强调虽然“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品”仍不属于保护对象，但是再次强化了涉及计算机程序的发明可以获得授权，并且表明对于通过计算机程序模块实现的一些诸如评分、对比等以前不能被授予专利的方法系统，可能将能够获得授权。[2]
（2）明确了如果涉及计算机程序的发明作为产品权利要求进行申请，其组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序。
通过这一修改，对于软硬件混合形式的装置权利要求，不会再以专利法第26条第4款不清楚予以否定。因此，申请人在提交新的专利申请时，从自身产品以及可能的侵权产品的实际情况出发，可以考虑加入以软硬件混合形式的装置权利要求。
4．总结
综上，目前计算机程序本身还不能在中国直接获得专利保护。相应的，单纯的数学算法、计算规则、游戏规则等尚不能单独在中国申请专利。
但是，通过合理的撰写方式，可以将计算机程序所实现的发明创造明确撰写具体的技术方案，或体现明确的技术应用，就可以获得专利保护。具体而言，工业过程的控制程序、数据处理、改善计算机系统内部性能等都属于可专利的范围。明确获得中国《专利审查指南》认可的撰写方式还包括翻译软件、工业用计算机自动控制方法等。
在撰写过程中，专利代理人应当突出计算机软件所解决的技术问题、使用的技术手段遵循自然规律，并因此获得符合自然规律的技术效果。
计算机软件类的专利在维权中遇到的主要问题
如前所述，自2010年中国较为明确地允许计算机软件相关的专利申请之后，已经在司法实践中出现了部分软件专利的维权案例。其中牵涉到一些较为特殊的问题。如《专利审查指南》所允许，软件相关的专利既有以流程、方法等为表达方式的方法专利，也有以“虚拟装置”的表达方式写成的产品专利。这两种专利各自存在不同的问题：
1. 与方法专利相关的问题：
（1）涉及专利步骤由多个不同主体分别实施的问题
在部分复杂的技术方案中，由于技术实现的客观事实以及专利代理人的疏忽，时常并未按照单一主体的原则进行撰写。此种方式下，将导致被授予专利的方法事实上并不能为某一个单一主体所单独完成，而必然会涉及由其它主体共同完成。这些其他主体可能是以下情形：
（2）其它装置或软件（常见的例如系统软件）；
在考虑其他主体共同完成该等步骤的时候，中国所使用的构成共同侵权的原则是根据中国《民法通则》、《侵权责任法》以及《最高人民法院关于专利侵权案件若干问题的解释》中的规定，即需要判定这些主体是否构成了“教唆”和“帮助”的共同侵权。
（3）涉及最终产品的使用者
当部分软件专利的撰写导致相关专利方案的步骤最终只能由消费者完成时，还会产生一个理论上的问题无法解决。即，因为消费者是最终用户，不是为了生产经营目的而实施所谓的专利，因而消费者难以成为侵权行为的主体。此时，专利权人指控相关方法软件的开发者（产品制造商）侵犯专利时，则在理论上失去了基础：虽然软件开发者的确提供了消费者充分且必要的条件，使得消费者能够实施所有的专利步骤。但是，鉴于消费者的非经营性目的，其先天免于承担专利的侵权行为。而如果实际实施专利方法的消费者不侵权，为其提供“帮助”条件的软件开发者又怎么能构成共同侵权或单独侵权呢？
然而，在目前中国的司法实践中，在为数不多的案例中，法官们却似乎充分考虑到了该种情形可能导致的专利保护完全落空的后果。而是试图绕过因不高明的专利撰写方法所导致的维权过程中关于共同侵权、用户是否侵权等理论困境，直接根据公平正义的原则作出对专利权人有利的裁判。具体案例可见广东高院（2011）粤高法民三终字第326号珠海格力电器服从有限公司与广东美的制冷设备有限公司专利侵权纠纷案、北京知识产权法院【2015】京知民初字第1194号西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司案。
这或许是中国知识产权司法保护中为适应中国专利保护制度的快速迅猛发展而做出的适应性选择。例如，在中国保护专利的历史上，还曾经存在过一个名为“多余指定原则”的侵权判定例外原则。是指如果因为专利撰写的瑕疵，导致权利要求中出现了与发明创造不相关的多余的特征，则法官可以在进行侵权比对的时候将该多余指定的特征忽略。该原则已经随着中国专利制度的发展完善逐渐被大家所抛弃和遗忘了。
然而，显而易见，不明智的专利撰写带给权利人的仍然是极大的不确定性。在未来法律环境日益完善的大趋势下，此种突破法律基本原理和逻辑的权宜保护会逐渐被淘汰。专利权人还需要较多依赖自己专利申请的撰写质量。
2. 专利步骤发生在不同国家地域的问题
发生在互联网相关的软件、电子商务或云计算等相关的专利中还有一个常见的问题，即专利中的某些步骤可能系由位于相关司法管辖区之外的服务器、软件或主体完成。在这种情况下，由于相关步骤发生在境外，是否能够认定侵权也成为一个颇有争论的问题。
国内目前涉及专利跨境侵权认定的案例罕见。美国则有几起关于该问题影响较大的案例。例如：NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd案件中，联邦上诉巡回法院认为“方法专利的每一步骤都应该在本国境内实施，否则该方法不可能构成《专利法》第271条a款中规定的‘在美国境内’使用”，从而支持了RIM的相关抗辩理由。另外，2014年的Blue Spike, LLC v. Soundmouse Ltd案件中，纽约州南区法院也持类似的观点：被控技术方案中，“音频及音乐识别”的步骤发生在美国境外，法院认为被控技术方案并非所有的步骤均发生在国内，从而涉案专利的方法权利要求不可能被侵犯。
另外需要注意的是：上述两案件中，原告同时还主张了系统权利要求，法院对于系统权利要求的态度则更有利于专利权人，认为部分系统组件的布局于境外，并不当然排除系统侵犯专利权的可能，只要该系统的实际控制和有益使用均在美国境内，则仍可能构成在美国境内的“使用”侵权。例如在NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd案件中，法院认为，对于系统专利而言，问题不在于是否整个系统都存在于一国境内，而在于对这个系统的“使用”是否会分散出现在组件所在的别国境内，如果这种情况出现，“使用”行为发生地应该确定为“将系统作为一个整体投入服务的位置（例如控制整个系统运作）并且能在此获益的地点”。
3. 与产品专利相关的问题
自2010年《专利审查指南》以后，软件相关的专利除了作为类似流程的方法专利进行撰写外，还可以虚拟装置的方式进行撰写。并且，《专利审查指南》还规定，装置权利要求的各个组成部分与该计算机程序的流程的各个步骤或方法权利要求中的各个步骤应当完全对应一致。
相比方法发明，产品专利能够克服以上我们提到的互联网和软件的运行环境所带来的关于多个主体、跨司法区域等棘手的问题。并且往往能够从更直接的角度限定被控侵权软件的开发、销售、分发等商业行为。
与其它国家和地区一样，装置类的权利要求经常遭遇的问题在于权利要求撰写的公开是否达到了必要程度？对于其创造性评估的标准应当如何把握？关于这类问题，上海市第一中级人民法院审理的（2011）沪一中民五（知）初字第47号诺基亚公司诉上海华勤通讯技术有限公司侵犯发明专利权纠纷案件，曾经因此受到广泛关注。
法院在审理中认为，虚拟装置权利要求中与方法步骤对应的各模块属于功能性特征，根据《司法解释》（一）第四条，对于功能性特征，应当结合说明书实施例及实施例等同实施方式确认保护范围。而该案中涉案专利说明书仅涉及方法、步骤或者功能，缺乏对装置本身的描述，最终法院以权利要求保护范围不清楚为由，驳回了原告诉讼请求。
4. 关于维权诉讼中的事实查明及举证责任分配
我们参与处理过多起计算机软件类的专利侵权纠纷。在诉讼过程中，原告一方往往都会面临较大的举证难题。由于计算机软件的源代码难以获得，分发或销售的软件执行代码即使进行反向工程也往往难以重现要证明落入专利保护范围的方法、流程、以及功能模块（程序模块）。
因此，在实际的案例中，专利权人往往会根据软件产品的功能表象提起诉讼，试图通过其外在的功能效果来初步证明其落入专利保护范围。然而，此种程度的举证显然难以得到证明侵权行为确有发生的高度。此时，原告往往必须依赖法院介入，要求被告一方提供自己计算机软件产品的具体实现信息，以实现技术比对。
这个过程对于被告一方而言，也是一个痛苦的过程，因为被告将因为被起诉而被迫主动披露部分自己产品及技术的细节及秘密，并被迫向技术调查官或鉴定机关说明自己的研发思路秘密。此时，由代理律师为自己做好相关技术秘密的保密措施及申请极为重要和关键。
因此，作为原告一方的专利权人，需要做好准备在案件深入调查、技术事实得以揭示之后，面临发现被告不构成侵权而被迫撤诉的窘境。而作为被告一方，也需要做好准备无辜被诉、被迫披露自己研发机密之后，方得以从诉讼程序中解脱的困境。
对计算机软件相关的发明创造保护的建议
基于中国计算机软件类发明的专利保护实践，我们对于大量通过计算机软件实现的创新企业提出如下建议：
1. 打破软件不能专利的常见误区，积极与专业人员探讨软件创新的专利保护；
我们所接触的大多数工程技术人员和法务人员都存在一个误区，即计算机软件无法进行专利保护。但如我们在本文中探讨的，只要满足法律所规定的条件，计算机软件的创新完全可以通过合理撰写来获得专利的保护。
由于专利的保护能够及于设计思想本身，该种保护相对计算机软件的著作权保护（仅保护到代码层面）显然有利得多。此外，由于计算机软件本身发行、销售过程具有无形及不可见的特征，在专利新颖性审查方面反而相比有形物产品具有优势。
此外，相比商业秘密保护，专利的保护使得权利人的权利边界更加清晰、举证责任更轻、更加容易启动维权程序、也能够更容易实现维权的目的。
2. 已经公开发行销售但尚未开源的软件，也可尝试专利申请
不同于一般产品，对于一些已经公开销售但未开源的软件，我们认为并不当然导致其丧失了专利申请的可能性。《专利法》中“因公开销售而丧失新颖性”的情形指的是产品公开销售后，公众能够轻易通过产品知悉其技术方案的，则该技术方案丧失新颖性，不得再申请专利。但我们理解，一般的商业软件上市均不可能公开源代码，而是公开发行编译、加壳、加密的可执行版本，公众无法通过公开发行的上述编译、加壳、加密的可执行版本知悉软件采用的所有技术方案，因此我们认为公开发行编译、加壳、加密的可执行版本是否属于《专利法》意义上的使用公开仍有待商榷。
3. 注重专利撰写技巧，避免今后维权无用
综上所述，合理进行撰写对于计算机程序类的专利申请尤为重要。我们认为可以考虑四种类型的权利要求，即方法权利要求、全部以硬件组件方式撰写的权利要求、软硬件混合方式撰写的产品权利要求和计算机可读介质为主题名称的权利要求，另外可以关注以计算机程序为主题名称的权利要求。
在涉及到方法权利要求时，我们建议应当尽量始终以单一主体的视角撰写权利要求的各个步骤。如前文所述，目前司法实践中，法官们为避免早期因专利撰写水平不高导致专利保护完全落空的后果，在现阶段往往作出对专利权人有利的裁判。然而，不明智的专利撰写带给权利人的仍然是极大的不确定性。在未来法律环境日益完善的大趋势下，此种突破法律基本原理和逻辑的权宜保护会逐渐被淘汰，方法权利要求的各步骤如果由不同的主体实施，可预见其维权难度将会越来越大。
此外，鉴于最终消费者很容易被认为不以营利为目的实施专利方法或使用专利产品，因此撰写权利要求，尤其是方法权利要求时，如果其中涉及到用户操作的步骤，应当格外慎重，以免在维权阶段带来不必要的麻烦。
4. 综合立体保护，妥善保留研发证据
如前所述，计算机软件的知识产权保护应当是综合立体的，通过专利、商标、软件著作权、商业秘密等多种方式进行保护。在企业的研发实践中，较为重要的是妥善保留好以下几类证据：
- 关于软件从立项到开发完成的完整研发过程和文档，从而能够较为清楚地说明研发的整体过程和思路，并保留完整的不同版本的软件内容；
- 关于某些重要版本和内容的研发完成的时间，最好通过时间戳等技术手段、或提交第三方等方式能够事后予以验证；
- 如果软件作品进行著作权登记，应当明确登记的具体版本和内容，如果同时申请专利，注意不要在著作权登记过程中对拟进行专利保护的设计思想进行提前披露；
- 有时流程图、给客户的说明书等能够清楚说明软件产品设计思想阐述的文件比源代码本身更有用，或更容易说明问题；
- 能通过第三方验证、能够体现具体时间的文件比企业自身保存、存在修改可能的文件及代码更有价值。例如，提交3C认证、软件产品认证、与客户或合作方的合同等，这些涉及到政府机构及第三方的相关文件，其真实性往往更加能够被对方和法院认可。
[1]《专利法》第25条第1款的规定；第二十五条 对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质。对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。
[2] 2017年版的《审查指南》删除了原第二部分第九章的例9。该实例为一种以自定学习内容的方式学习外语的系统。在2013年版的《审查指南》中被认为该系统虽然通过学习机执行计算机程序来实现对学习过程的控制，但该学习机是公知的电子设备，对外语语句所进行的分割、重组、对比和评分既没有给学习机的内部性能带来改进，也没有给学习机的构成或功能带来任何技术上的改变。而该系统解决的问题是如何根据用户的主观愿望确定学习内容，不构成技术问题，所采用的手段是人为制定了学习规则，并按照规则的要求来进行，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，该方法可以使用户根据自身需求自行确定学习内容，进而提高学习效率，所获得的不是符合自然规律的技术效果。因此，该发明专利申请不属于专利法第二条第二款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。