作者:楼仙英 孙浩洸 张逸瑞 金杜律师事务所知识产权部

霞飞路的小酒馆里,IP交易专家英律师一樽煮酒,拆解各类IP交易。连载系列,带你一同诗酒趁年华,仗剑IP天涯。

第二章 技术派创始人,经验丰富是福还是祸?

第三回 冰魄银针V.S.暴雨梨花针:商业秘密侵权主张如何破解? 

要点:

自在阁创始人司马先生,在研发领域有着极为丰富的经验,这一回,却正是因为自己的丰富经验给自在阁来了涉及专利和商业秘密侵权的风险,霞飞路的小酒馆里,司马先生找到了英律师。

前情提要

霞飞路的小酒馆里,IP交易专家英律师提示自在阁创始人司马先生,预防专利侵权的风险,专利对比可谓是利器,但这商业秘密的权利边界可就相对模糊了。原告提起这商业秘密的侵权主张,仿若这冰魄银针,细密如发,几乎例无虚发。

司马先生恍然大悟,“这么说,关于商业秘密,即使七道门以这冰魄银针之功先画个了圈,自在阁仍然有很大的机会?只是英律师,商业秘密如此复杂,换言之,我们似乎根本无从判断哪些是商业秘密,怎么来有针对性地进行应对呢?就好比这冰魄银针已是细密如发,几乎例无虚发,何以破解?”

英律师道:“司马兄可曾听说过暴雨梨花针?”

曲掌柜接话道,“英律师所指可是那“南湖双剑”之子周世明所造之暴雨梨花针?传言是这天下最著名的巧匠,费时三年而成。这暴雨梨花针比拼的可不是人力,而是技术,是对于机械原理的了然于胸吧!”

英律师又添了些酒,继续道:“正是!破解这原告的商业秘密侵权主张之法亦在于此,重要的是要了解这商业秘密的作用机理。首先,虽然不能完全想到原告的针会落向何处,即最可能主张哪些商业秘密,但是商业秘密的常见类型是比较明确的。我们完全可以自己先把涉及的技术方案从商业秘密的角度进行梳理,找出对方可能主张的‘秘点’。接下来,就是针对这些‘秘点’一个个地搜索现有技术方案,并从对方的权利范围内排除了!”

从暮色四合到晨光熹微,酒过哪止三巡。掌勺大厨过了打烊的时间早已歇下,临走留下些熟牛肉,曲掌柜又找出些黄酒豆子花生豆腐干,配这关外白酒倒也合适。涉世愈深,无法穿越的时间的长河便横亘的愈久,源远流长的空白便愈发的干涩无力,偶尔遇上可以彻夜长谈推杯换盏之人,夜便一下子变得不再薄凉。

对于平日里不胜酒力的司马先生而言,喝酒的唯一理由大概就是与他一起喝酒的人是谁了,给大家又添了些酒,司马先生追问道,“英律师,大致我是听明白了,您说的这暴雨梨花针之法更看重的是那事先的准备和对于商业秘密保护之道的理解。冰魄银针再妙也是人力而为之,终有极限,暴雨梨花针则以技术见长,实非人力所能匹敌?”

英律师尝了几片熟牛肉,补充道,“的确如此。要知道,商业秘密的实际诉讼过程中,一旦诉讼启动,留给被告的时间是非常有限的,若无提前准备,往往不能充分举证,何以应对?只有在提前准备的情况下,才可以有充足的时间来检索、梳理现有技术,充分举证来排除对方的商业秘密主张,破解这冰魄银针之法!”

曲掌柜越听越是兴致勃勃,“英律师,这话我是听明白了,只是准备的再充分,总有遗漏,如果有一些‘秘点’实在找不到现有技术呢?为冰魄银针所击中也是在所难免吧?

英律师道,“实际案件中,在排除掉大部分技术内容后,确实还可能剩下一些实实在在的秘点。但咱们不是‘步凌波’嘛,打不过总还是可以躲得过的。此时的商业秘密范围往往已经被缩小到很小的范围,很多时候技术人员已经能够设计出回避方案,来绕开对方的‘秘点’了。当然,这也是提前准备的好处,我们能有充分的时间来考虑回避方案。”

听到此处,司马先生悬了一夜的心终于可以放下。曲掌柜亦是打趣道,“司马兄,我这小酒馆看来是来对了,长谈一夜,得来这暴雨梨花针,换你高枕无忧,可还划算?”

英律师摆摆手道,“两位也切莫掉以轻心,商业秘密的边界是模糊的,技术上对商业秘密的解释往往非常复杂,很容易产生争论。现实中,在技术方面存在实质性争论的情况下,通常是双方都有理,很难分出大是大非。这时候,法官给出的最终决定就有很大的不确定性了,特别是如果在‘接触+相似’已经影响了法官心证的情况下,对于我们可能就不那么有利了。”

司马先生心下又是一紧,“是啦,英律师您一开始就说,商业秘密侵权的认定中,法院普遍会采用‘接触+相似’的原则,一是自在阁能不能接触到七道门所主张的商业秘密,二是自在阁的产品与七道门的产品是否相似。咱们自在阁的创始人都能够接触到太极层的商业秘密,步凌波和太极层在产品和制备工艺方面又都非常相似。这于我们而言都是既存的劣势,这可如何是好?”

曲掌柜淡定的给司马先生倒上热茶一杯,宽慰道,“司马兄莫急,以我之浅见,既然不利影响来自于法官对于‘接触+相似’的先入为主的印象,那这破解之法便必在于打破这一印象嘛,英律师,我说的可有几分道理?”

英律师笑道,“曲兄所言何止几分道理,诀窍都让你给点破了。技术研发不会只有这七道门一家能做。对于一些特定的技术点,倒不如考虑委托一家完全独立的第三方来进行研发。在此过程中,要特别注意不要把自在阁创始人的“经验”带入到这部分的研发中,确保第三方独立形成最终的技术方案方是关键!”

曲掌柜听罢笑说,“英律师,听上去,这暴雨梨花针只是个开头嘛,看这样子,您这兵器谱上排着的宝贝啊,稍许挑两样说一说,我这小酒馆里的酒怕是就不够喽!”

司马先生道,“曲兄莫急,待我先去英律师那里确定详细的准备方案,回头给你这儿搬上几坛,管够!”

<未完待续>