作为世界第二大经济体,中国逐步出现在世界经济舞台的中心,中国的经济和法制也不断发生变化。随着中国国家知识产权保护体系的不断完善,专利投入快速增长,越来越显示出中国创新政策的优势,专利申请也出现了自己的特色。中国公司也创造了大量专有的知识产权,并对外国公司和中国当地的竞争对手提起侵权诉讼。中国第三次专利法修正案[1] (“新专利法”)也在很多方面改变了中国专利实务和程序。
这些新变化对所有中国境内开展的公司将产生深远的影响,特别是发展很大程度上依赖知识产权的公司。应对这些重要变化的最好的方式是什么呢?中国境内公司在设计其中国专利战略时,至少要考虑到下述几点要素。
一、 中国国家创新政策和国家专利发展策略(2011-2020)
2006年,中国国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020年) 》(纲要”)。在该纲要中,中国政府明确表示要推动关键领域的科技发展,增强创新能力,从而促进未来中国的创新发展。据估计,到2020年,研发投入占国内生产总值的比重将达到2.5%以上。纲要还指出,到2020年,中国将成为创新型国家。纲要进一步介绍了一些重要配套政策和办法, 包括鼓励自主创新,以及实施国家知识产权战略。
2010年,中国国家知识产权局发布了《全国专利事业发展战略(2011-2020)》( “战略”)。该战略的目标是,到2015年止,中国专利年申请量达到200万件。如果达到预期目标,中国国内发明专利年度授权量将进入世界前两名。战略还指出,中国对外专利申请量将会翻一番。
在经济快速发展的同时,中国的专利申请量已有显著增长。从2005年到2010年,年专利申请量增长率大约为20%[2] 。在2010年,中国的专利申请总数已达到120万,有大约90.7%专利申请是中国国内申请人递交的。国家还对中国公司在国外的专利申请进行补助。2010年,中兴公司和华为技术公司这两家中国公司的PCT申请量排在全球前五位[3] 。
考虑到中国知识产权政策环境,专利的寿命(从申请日起20年),以及专利现在与未来的潜在市场,国际跨国公司和中国本土公司在内的所有中国境内企业,在中国开展业务时必须制定一个可靠的专利战略。
二、 保护知识产权的行政措施和司法体系
在中国,知识产权可得到所谓的双轨制保护,即通过行政和司法渠道进行保护。采用“双轨制”的目的是及时有效的方式防止侵权、保护权利所有人的法定权利和利益。
对于知识产权所有人来说,在保护知识产权所有人的专利权、商标权、著作权和商业秘密的过程中,行政措施可以提供快速、有效的保护。即使知识产权权利人不能靠行政措施获得损害赔偿,但可以获得其他方面的非常快捷的救济,比如搜查、销毁侵权产品、罚款和临时禁令等。所以,知识产权所有人不应忽视该救济渠道。
中国司法体系可以为知识产权所有人提供禁令救济和损害赔偿救济。就知识产权诉讼案的数量而言,中国已成为世界最爱打官司的国家之一。2010年中国法院受理的知识产权诉讼案超过42, 000个[4] 。这些知识产权案件当中,大部分案子中只涉及中国本土企业,只有约3.2%的案件涉及外国企业或个人。知识产权诉讼已经成为中国企业保护其技术、商标、商品名和其它无形资产的商业手段。
外国公司在中国开展业务,不仅要与中国本土企业竞争,还要与其他国际对手竞争。无论是攻击性地将专利当作利器防止别人使用其专利技术,或是防范性地将专利当作一面盾牌来防止本地或国际竞争对手提起诉讼或反诉讼,外国公司想要在中国取得成功,必须作好走向法庭的准备,积极保护其在中国的专利。
三、 中国专利法第三次修正案
2009年中国进行了专利法的第三次修正,新专利法有了一些重要的修订。这些变化对中国的专利保护产生深远的影响。企业制定中国专利战略时,应考虑新专利法的关键变化。
1、 采用绝对新颖性的标准
旧专利法采用相对新颖性的标准。根据旧专利法,就新颖性评判而言,在中国专利申请之前在世界任何地方发表过的作品属于现有技术,但是在国外已公开使用或已被公众所知,例如通过贸易展览会、生产、销售等,就不属于现有技术。在新专利法中,现有技术被定义为申请日以前在国内外为公众所知的技术。
由于中国采用了先申请原则,为了在中国取得专利,申请人必须避免发明在申请日前以任何方式在世界任何地点公开。
一变化不仅改变了专利授权的标准,对无效一件中国专利也有很大的影响。所有在中国境内外发生的包括公开使用、公众认知的证据,现在都可以用来无效一件专利。
这一新变化也可以弥补发明的第三方在中国对他人发明寻求专利保护的漏洞,也称为专利劫持。根据新法,任何人都不能以他人的发明获取专利,即使该发明已经在展会首次公开,或在中国境外公开使用。
2、 向外国申请专利许可
旧专利法规定,中国单位或个人将其在国内完成的发明创造向国外申请专利的,应当在向国外申请前先向中国申请专利。但并没提到这是否适用中国外资企业或其实验室。因此,为了规避专利先申请的要求,中国的外资企业通常会把在中国完成的发明专利申请先转让给其国外的母公司或中国境外的其它相关实体,然后以外国实体的名义将该专利在中国境外提出申请。
根据新专利法,在国内完成的发明,在获得知识产权局授予的向国外申请专利许可后,可以先向外国申请专利。这项措施也被称为保密审查。未取得向外国申请专利许可或者未申请保密审查,又在中国申请专利的,将不授予专利权。
3、 重复授予专利
中国有三种专利:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。中国的发明专利类似于美国的实用专利,保护期限从申请日起20年。外观设计专利保护产品的形状、图案或其结合,保护期限为从申请日起10年。因为实用新型专利不会像发明专利一样进行实质性审查,所以实用新型专利一般会在申请日起一年内授权。申请实用新型费用低,授权快,因此被中国申请人广泛使用。
目前为至赔偿数额最大的一起专利侵权案件涉及到授权给中国正泰集团股份有限公司的实用新型专利。在正泰集团股份有限公司诉施耐德电气低压(天津)有限公司一案中,中国公司对法国公司就其断路器实用新型专利提出侵权诉讼。温州一审法院判决中国公司获得约4500万美元的损害赔偿。该案于2009年和解,其中施耐德电气低压(天津)有限公司最终同意支付约2000万美元的侵权损害赔偿。这是中国专利权人用其拥有的知识产权资产作为与其他对手竞争的工具,赢得诉讼的一个典型例子 。
根据新专利法,专利申请人可以就同一发明创造同时申请发明专利和实用新型专利。通常情况下,会先授予实用新型专利。在授予发明专利权之前,申请人必须先放弃实用新型专利权。
外国公司也应该充分利用实用新型专利,尤其是其重要产品。在侵权诉讼中,实用新型专利可以与发明专利一样,用于起诉侵权人。
4、 发明人的补偿
根据新专利法,对于职务发明,单位必须在获得专利授权后给发明人以奖励。实施该专利后,单位还必须给予发明人报酬。
这一规定适用于包括中外合资企业和外商独资企业在内的中国境内所有实体。单位未与发明人约定,也未在其规章制度中规定奖励和报酬的方式和数额的,单位必须就一项发明专利发给发明人不少于3000元人民币作为奖励。实施发明专利后,单位应当从实施该项发明的营业利润中提取不低于2%,作为发明人的报酬。
对于给发明人报酬的要求对任何在中国营业的企业都构成潜在的风险。为了避免潜在的风险,单位应该与发明人就专利奖励和报酬签订协议。根据专利法,单位也可以制定规章制度明确专利奖励和报酬的具体细节。
中国知识产权体系正处于快速发展阶段,仍有很大的进步空间。对于在中国经营业务或者有业务的所有企业,既是机遇也是挑战。实用新型专利的专利权期限为10年,发明专利的专利权期限为20年。在随后的10年到20年,中国和中国知识产权体系会发生显著的发展和改变。为了拥有一个坚实的专利战略体系,任何企业制定专利战略时,不仅应该考虑到中国现在的知识产权形势,还应该考虑到其未来的需求。
注释:
[1] 《中华人民共和国专利法》于1984年3月12日由第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,于1992年9月4日第七届全国人民代表大会常务委员会上进行第二十七次会议第一次修正,于2000年8月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议上进行第二次修正。十一届全国人大常委会第六次会议于2008年12月27日审议通过了第3次修改的《专利法》,并于2009年10月1日正式实施。
[2] 来源:中国国家知识产权局。
[3] 来源:世界知识产权组织。
[4] 来源:《中国法院知识产权司法保护状况(2010年)》白皮书。